통관보류 위조상품도 상표권 침해, 6,300만원 배상 판결 

[상표권침해 손해배상 판결]

위조상표 상품 수입·판매,

통관보류도 침해? 6,300만원 배상



[사건 핵심 요약]

등록상표가 부착된 신발을 상표권자의 허락 없이 수입·판매하고,

추가로 수입신고한 신발 2,328켤레가 상표권 침해 의심으로 통관보류된 사건.

법원은

통관이 완료되지 않았더라도 국내에 도착한 제품은 상표법상 수입에 해당한다고 판단.

통관보류된 제품에 대해서도

상표권 침해 및 손해배상책임을 인정하여,

1차 수입·판매에 따른 손해액 6,000만 원과

2차 통관보류 제품에 따른 손해액 300만 원,

합계 6,300만 원의 배상을 명함.



상표권 침해가 의심되어 세관에서 통관이 보류된 신발.

국내에서 판매되지 않았는데도 상표권 침해와 손해배상책임이 인정될까요?

법원은

통관이 완료되지 않은 제품의 수입행위도 상표권 침해에 해당한다고 판단하고,

판매되지 않은 제품에 대해서도 손해배상을 인정하였습니다.

통관보류와 상표권 침해의 성립 기준, 과실 인정 여부 및 6,300만 원의 손해액 산정 근거를

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[판결 상세 요약]



1. 사건 개요

원고는 단화, 부츠 등을 지정상품으로 하는 등록상표의 상표권자.

피고는 원고의 허락 없이 해당 상표가 부착된 신발을 수입하여 온라인 쇼핑몰에서 판매.

2019년 5월경 신발 4,082켤레를 수입하였고, 같은 해 10월 추가로 신발 2,328켤레를 수입신고.

인천세관장은 추가 수입신고된 제품에 대해 상표권 침해가 의심된다는 이유로 특허법인에 수입사실을 통보.

특허법인은 해당 제품이 상표권 침해제품에 해당한다고 회신하였고, 신발 2,328켤레는 통관보류됨.

원고는 피고의 1차 수입·판매 및 2차 수입신고가 모두 상표권 침해에 해당한다며

손해배상금 94,810,527원을 청구.

2. 당사자 주장

가. 원고 주장

피고가 상표권자의 허락 없이 등록상표와 동일한 상표가 부착된 신발을 수입·판매하고

추가로 수입하여 상표권을 침해.

1차 및 2차 침해행위에 따른 손해배상책임이 있으므로 94,810,527원 및 지연손해금 지급을 청구.

나. 피고 주장

2019년 10월 수입신고한 제품은 통관보류되어 국내에 반입되지 않았으므로

상표법상 수입행위 및 상표권 침해가 성립하지 않는다는 주장.

또한 이전에 동일한 해외업체로부터 수입한 신발에 대해 진품 감정을 받은 사실이 있으므로

상표권 침해에 대한 고의·과실이 없다는 주장.

2차 침해제품은 국내에 전혀 유통되지 않아 원고에게 손해가 발생하지 않았다는 주장.

3. 법원 판단

가. 통관보류된 제품도 상표권 침해 인정

법원은

2019년 5월경 신발을 수입·판매한 행위뿐 아니라,

2019년 10월 수입신고 후 통관이 보류된 신발에 대해서도 상표권 침해를 인정.

상표법에는 '수입'에 관한 별도의 정의 규정이 없고,

수입의 사전적 의미는 다른 나라로부터 상품 등을 국내로 사들이는 것.

따라서 통관이 완료되지 않았더라도 국내에 도착한 제품에 대해서는 상표법상 수입이 이루어진 것으로 판단.

또한 통관보류는 지식재산권 침해제품의 유통을 사전에 차단하기 위한 임시적·예외적 조치에 해당.

통관보류되었다는 이유만으로 상표권 침해가 성립하지 않는다면

통관보류 제도의 취지에도 부합하지 않는다고 판단.

결국 통관이 완료되지 않은 신발 2,328켤레에 대해서도 상표권 침해 인정.

나. 진품 감정 이력이 있어도 과실 인정

피고는 이전에 동일한 업체로부터 수입한 신발에 대해 진품 감정을 받은 사실을 근거로 고의·과실이 없다고 주장.

그러나 법원은

등록상표를 침해한 피고의 과실이 추정되며,

다음 사정에 비추어 과실 추정이 번복되지 않는다고 판단.

-해외 공급업체가 원고 제품의 공식판매처가 아니었던 점

-해당 업체의 모든 제품이 진품이라고 믿을 객관적 근거가 없었던 점

-1차 수입제품에 상표권 침해 문제가 제기되었음에도 같은 업체로부터 다시 제품을 수입한 점

따라서 이전의 진품 감정 이력만으로는 피고의 과실을 부정하기 어렵다고 판단.

다. 판매되지 않은 제품도 손해 발생 인정

피고는 2차 침해제품이 통관보류되어 판매되지 않았으므로 원고에게 손해가 없다고 주장.

그러나 법원은

원고가 등록상표를 사용하여 피고와 동종 영업을 하고 있으므로

상표권 침해로 인한 손해 발생이 사실상 추정된다고 판단.

특히 상표권 침해로 인한 손해는 상품 판매액 감소에 한정되지 않고,

상표 사용에 대해 받을 수 있었던 사용료를 받지 못한 손해도 포함.

따라서 통관보류로 제품이 판매되지 않았다는 사정만으로 손해가 없다고 볼 수 없다고 판단.

4. 손해배상 범위

가. 1차 침해 손해액 6,000만 원

원고는 피고의 판매대금 142,051,412원에서 수입대금 24,117,054원을 공제한 117,934,358원을

피고의 이익으로 주장하면서 그 일부인 64,810,527원을 청구.

그러나 법원은

제출된 증거만으로 피고의 이익액이 위 금액이라고 인정하기 부족하다고 판단.

다만 침해행위로 인한 손해 발생은 인정되나 구체적인 손해액 증명이 극히 곤란하다고 보아

상표법 제110조 제6항에 따라 손해액을 6,000만 원으로 산정.

나. 2차 침해 손해액 300만 원

통관보류된 신발 2,328켤레에 대해서도 상표권 침해 및 손해 발생 인정.

법원은

구 상표법 제111조 제1항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사 결과 등을 종합하여

손해액을 300만 원으로 인정.

다. 손해액 산정에 고려한 사정

원고의 J 제품 온라인 판매가격 69,000원, 피고의 판매가격 38,900원~54,000원,

수입신고 단가 미화 5.5달러 등을 고려.

또한 피고가 구매계약, 수입 및 판매 관련 비용 등에 관한 문서제출명령에도 아무런 자료를 제출하지 않은 점과

2차 침해제품이 실제 유통되지 않은 점 등을

종합적으로 고려.

라. 결론

법원은

피고에게 상표권 침해 손해배상금 합계 6,300만 원 및 지연손해금 지급을 명함.

지연손해금은 소장 부본 송달 다음날부터 판결 선고일까지 연 5%, 그 다음날부터 완제일까지 연 12% 적용.

[ 시사점 ]

이 판결은 상표권 침해제품이 세관에서 통관보류되어 실제 판매되지 않았더라도

상표권 침해 및 손해배상책임이 성립할 수 있음을 보여주는 사례입니다.

상표권 침해 여부는 단순히 국내 판매가 이루어졌는지만으로 판단되지 않습니다.

제품의 국내 도착 및 수입 경위, 등록상표와 지정상품의 동일성, 상표권자의 허락 여부 등을

종합적으로 검토할 필요가 있습니다.

특히 해외 공급업체로부터 제품을 구매하였거나

과거 동일 업체의 제품에 대해 진품 감정을 받은 이력이 있다는 사정만으로

상표권 침해에 대한 과실이 당연히 부정되는 것은 아닙니다.

상표권 침해가 문제 되는 수입업자는

거래처의 정품 공급 권한, 제품의 진정성, 구매계약 및 수입 관련 자료 등

과실 추정을 번복할 수 있는 객관적 증거를 확보하는 것이 중요합니다.

반면 상표권자는

침해제품이 통관보류되어 유통되지 않았더라도 손해배상청구 가능성을 검토할 필요가 있습니다.

다만 침해행위의 성립과 손해액의 산정은 구별되는 문제이므로,

판매수량과 거래가격, 수입원가, 침해자의 이익 및 상표 사용료 상당액 등에 관한 증거를

구체적으로 검토해야 합니다.

이 사건에서도 1차 침해제품과 통관보류된 2차 침해제품의 손해액은 서로 다른 법적 근거에 따라 산정되었고,

실제 유통 여부도 손해액 산정에 고려됩니다.

상표권 침해에 따른 손해배상청구 또는 방어에서는

통관 여부만을 다투는 데 그치지 않고, 침해 성립요건과 귀책사유, 손해 발생 및 손해액 산정 근거를

각각 구분하여 검토하는 것이 중요합니다.

사건의 구체적인 거래 경위와 증거관계에 따라 책임 인정 여부 및 배상범위가 달라질 수 있으므로

초기부터 관련 자료를 토대로 법적 대응 방향을 정할 필요가 있습니다.

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[판결 전문]





1. 기초사실

가. 원고는 '이 사건 상표'의 상표권 등록을 마쳤다( 지정상품: 제25류(단화, 부츠 등)).

나. 피고는 이 사건 상표가 부착된 신발을 수입하여 주식회사 F가 운영하는 온라인 상거래 사이트(이하 'F 사이트'라 한다)에서 판매하였다.

다. 사단법인 G는 이 사건 상표를 관리하는 특허법인(유한) H(이하 '특허법인'이라 한다)에 피고가 위와 같이 F 사이트에서 판매하는 신발(상표: I, 모델명: J)이 상표권을 침해하는지 감정을 요청하였고, 특허법인은 위 제품이 침해제품에 해당한다고 회신하였다.

라. 피고는 인천세관장에게 이 사건 상표가 부착된 신발에 대하여 수입신고를 하였고, 인천세관장은 같은 날 위 제품의 상표권 침해가 의심된다는 이유로 지식재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시(이하 '고시'라 한다) 제13조 제2항에 따라 특허법인에 피고의 수입사실을 통보하였다.

마. 특허법인은 인천세관장에게 수입신고 된 신발(J 제품 1,728켤레, K 제품 600켤레)이 침해제품에 해당한다고 회신하였다. 위 제품은 현재 통관이 보류되어 있다.

2. 상표권 침해행위의 성립

가. 당사자의 주장

(1) 원고의 주장

피고는 상표권자인 원고의 허락 없이 이 사건 상표와 동일한 표장이 부착된 신발을 2019. 5.경 수입, 판매하였고, 2019. 10. 수입하여 원고의 상표권을 각 침해하였다. 따라서 피고는 위 각 상표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

이에 피고는 원고에게 94,810,527원 및 이에 대한 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급할 의무가 있다.

(2) 피고의 주장

2019. 10. 수입신고 한 제품은 통관이 보류되어 국내에 반입되지 않아 피고가 이를 수입한 것으로 볼 수 없으므로 상표권 침해행위가 성립하지 않는다.

피고의 수입, 판매행위가 상표권 침해행위에 해당한다고 하더라도 피고에게는 고의, 과실이 없으므로 손해배상의무가 성립하지 않는다.

나. 판단

(1) 상표권 침해행위 성립 여부

(가) 2019. 5.경 수입, 양도에 대하여

법원은, 위 인정사실에 의하면, 피고는 2019. 5.경 상표권자인 원고의 허락 없이 이 사건 상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 표시한 제품을 양도할 목적으로 수입하고, 이를 양도하여 원고의 상표권을 침해한 것으로 인정된다고 판시하였습니다(이하 '1차 침해'라 한다).

(나) 2019. 10. 16. 수입신고에 대하여

법원은, 다음과 같은 사정을 종합하면, 피고가 2019. 10. 수입신고 한 제품은 국내 도착 후 통관이 완료되지는 않았으나 상표법상 '상표의 사용'에 해당하는 수입이 이루어진 것으로 볼 수 있으므로 피고는 2019. 10. 상표권자인 원고의 허락 없이 이 사건 상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 표시한 제품을 양도할 목적으로 수입하여 원고의 상표권을 침해한 것으로 인정된다고 판시하였습니다(이하 '2차 침해'라 한다).

1) 상표법에는 '수입'에 대한 정의 규정이 따로 없고, '수입'의 사전적 의미는 '다른 나라로부터 상품이나 기술 따위를 국내로 사들임'이다. 통관이 완료되지 않았더라도 국내에 도착한 제품에 대하여는 위와 같은 의미의 '수입'이 이루어진 것으로 볼 수 있다.

2) 관세법 제235조, 같은 법 시행령 제239조, 고시 등은 통관과정에서 발견된 지식재산권 침해제품에 대한 통관보류 제도를 규정하고 있다. 이는 지식재산권 침해제품의 유통을 사전에 차단하여 지식재산권 보호를 증진하기 위한 것으로(고시 제1조), 지식재산권 권리자의 요청(관세법 제235조 제4, 5항, 고시 제14조) 또는 세관장의 직권(관세법 제235조 제7항, 고시 제18조)에 의하여 발령되는 임시적, 예외적 조치이다.

3) 통관보류가 이루어졌다고 하여 침해자가 수입행위를 완전히 중단하거나, 수출입신고 수리가 종국적으로 반려되어 해당 물품의 반입이 불가능하게 되는 것이 아니고, 해당 제품에 대한 통관이 허용되거나 유치가 해제될 때까지 세관장이 지정한 장소에 보관하면서, '관련 법령에 의하여 권리 없음으로 판결되거나 소멸되는 경우', '법원에서 침해하지 않았다는 판결이 확정되거나 권리자가 소송을 취하한 경우', '송치의뢰한 결과 무혐의로 결정된 경우' 등에는 수입신고 수리 등 후속 통관절차가 진행될 수 있다(고시 제17조 제3항).

4) 통관업무는 수출입신고에 따라 이루어지는 것이므로 위 고시 규정에서 말하는 비침해판결, 송치의뢰, 무혐의결정 등은 수출입신고자에 대한 것으로 해석할 수 있다. 따라서 통관보류 제도는 통관보류 된 제품에 대하여 수출입신고자에게 민 · 형사상 지식재산권 침해행위가 성립할 수 있다는 것을 전제로 하고 있다고 볼 수 있다.

5) 통관보류 된 제품이 국내에 실제 반입된 것이 아니라는 이유로 상표권 침해행위가 성립하지 않는다고 보게 되면, 그러한 제품은 통관보류가 해제되어 국내에 곧 반입, 유통될 수 있게 된다. 그와 같은 결과는 침해제품의 국내 반입을 사전에 차단함으로써 피해범위를 최소화하여 지식재산권 보호를 증진하고자 하는 통관보류 제도의 취지에도 부합하지 않는다.

(2) 귀책사유 인정 여부

피고는 이전에 동일한 업체로부터 제품을 수입하면서 특허법인으로부터 진품에 해당한다는 감정을 받은 적이 있으므로, 그러한 감정을 받은 이후에 있었던 1, 2차 침해행위에 대하여는 고의, 과실이 인정되지 않는다고 주장하였으나,

법원은, 등록된 이 사건 상표를 침해한 피고에 대하여는 과실이 추정되고, 다음의 사정들을 종합하면, 피고의 침해행위에 대한 과실 추정이 번복된다고 인정하기는 어렵다고 판시하였습니다.

(가) 피고가 2019. 3. 20. 이 사건 상표와 동일한 상표가 부착된 신발을 수입한 것과 관련하여 작성된 수입신고필증에는 해외거래처가 "L"이라고 기재되어 있고, 1차 침해 당시 작성된 수입신고필증에도 같은 업체가 해외거래처로 기재되어 있는 사실,

(나) 특허법인은 2019. 3. 인천세관장으로부터 피고가 수입신고한 제품이 침해제품인지 감정을 의뢰받아 위 제품이 진품이라고 회신한 사실이 인정되기는 하나 피고가 위와 같이 수입신고필증에 기재한 업체로부터 제품을 구입한 것이라고 하더라도 위 업체는 원고 제품의 공식판매처가 아니었고, 달리 위 업체가 판매하는 모든 제품이 진품이라고 믿을 객관적 근거가 없는 점(원고는 피고가 정품의 1/10도 안 되는 가격에 제품을 구매하였다고 주장하고 있고, 피고는 위 업체와의 구매계약 관련 서류를 제출하지 않았다),

(다) 피고는 2019. 5.경 수입한 제품에 대하여 상표권 침해 문제가 제기되었음에도 2019. 10. 다시 같은 업체로부터 제품을 수입한 점

3. 손해의 발생

가. 피고는 2차 침해제품을 국내에 전혀 유통하지 않아 원고에게 손해가 발생하지 않았고, 손해가 발생할 위험도 없다고 주장하였습니다.

나. 판단

그러나 법원은, 원고가 업으로 이 사건 상표를 사용하여 피고와 동종의 영업을 하고 있는 사실이 인정되므로 피고의 상표권 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생하였다고 사실상 추정된다고 판시하였고(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 등 참조),

상품에 상표를 표시한 것을 수입하는 행위도 상표의 사용에 해당하고, 상표권 침해행위로 인하여 상표권자에게 발생하는 손해는 반드시 상표권자의 상품 판매액의 감소(상표법 제110조 제1항)만을 의미하는 것이 아니라,상표의 사용에 대하여 받을 수 있었던 사용료를 받지 못한 것도 포함되므로(상표법 제110조 제4항), 수입을 하고 아직 판매하지 않았다는 사정만으로 원고의 손해가 없다는 것이 증명되었다고 보기 부족하다고 판시하면서, 피고의 위 주장은 받아들이지 않았습니다.

4. 손해배상의 범위

가. 1차 침해로 인한 손해 : 6천만원

(1) 상표법 제110조 제3항에 의한 손해액 인정 여부

원고는 피고가 1차 침해행위로 판매한 대금 총액 142,051,412원에서 수입대금 24,117,054원(= 수입신고 한 단가 6,429.5원 × 판매수량 3,751개)을 공제한 117,934,358원의 이익을 얻었으므로 그 중 일부인 64,810,527원을 손해액으로 배상을 구한다고 주장하였으나,

법원은 갑 제2, 8호증의 각 기재, 이 법원의 주식회사 F에 대한 사실조회결과만으로는 피고가 얻은 이익액이 117,934,358원이라고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다고 판시하였습니다.

(2) 상표법 제110조 제6항에 의한 손해액 산정

법원은, 이 사건에서는 피고의 침해행위로 원고에게 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 인정되므로 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 아래 다항 기재와 같은 사정을 종합하여, 원고의 손해액을 60,000,000원으로 인정한다고 판시하였습니다.

나. 2차 침해로 인한 손해 : 300만원

법원은, 피고는 상표권자인 원고가 사용하는 등록상표와 같은 상표를 그 지정상품과 같은 상품에 사용하여 원고의 상표권을 침해하였으므로 구 상표법(2020. 10. 20. 법률 제17531호로 개정되기 전의 것) 제111조 제1항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 아래 다항 기재와 같은 사정을 종합하여, 원고의 손해액을 3,000,000원으로 인정한다고 판시하였습니다.

다. 손해액의 산정에 고려하는 사정

(1) 피고가 수입한 침해제품은 1차 침해 관련 총 4,082켤레(= 1,562켤레 + 1,200켤레 + 1,320켤레), 2차 침해 관련 총 2,328켤레이다.

(2) 원고는 인터넷에서 J 제품을 69,000원에 판매하고 있고, 피고는 위 제품을 38,900원 내지 54,000원에 판매하였다.

(3) 피고는 1차 침해제품에 대하여 수입신고를 하면서 제품의 단가가 미화 5.5달러라고 기재하였다.

(4) 원고는 이 법원의 주식회사 F에 대한 사실조회결과에 기초하여 피고가 2019. 5. 1.부터 2019. 7. 5.까지 J 제품 3,774켤레를 142,051,412원에 판매하였다고 주장하고 있다.

(5) 이 법원이 2021. 8. 원고의 신청에 따라 피고에 대하여 피고의 구매계약, 수입 및 판매 관련 비용 등에 관한 문서제출명령을 발령하였으나, 피고는 아무런 자료도 제출하지 않았다.

(6) 2차 침해제품은 통관이 보류되어 유통된 사실이 없다.

라. 소결론

따라서 법원은 피고는 원고에게 상표권 침해로 인한 손해배상금 63,000,000원 및 이에 대하여 침해일 이후로서 원고가 구하는 대로 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 피고가 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일까지는 민법에서 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 판시하였습니다.



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