등록 안 된 전용사용권자의
상표권 침해 손해배상 약 1억 원 청구,
1심 전부 기각→항소심 3,000만 원 인정!
이유는?
[사건 핵심 요약]
원고는 등록상표권자로부터 대한민국 내 전용사용권을 설정받은 회사로, 피고가 온라인 쇼핑몰에서 동일한 등록상표가 표시된 골프가방 718개를 판매하자 상표권 침해를 이유로
약 1억 원의 손해배상을 청구한 사건.
1심은
원고가 제출한 권한부여증서만으로는
전용사용권 설정 사실을 인정하기 어렵다고 판단하여 손해배상청구를 전부 기각했음.
그러나 항소심에서 원고가 라이선스 계약서와 상표권자의 확인서 등을 추가 제출했고,
항소심은
전용사용권 설정등록이 없더라도
상표권자의 설정행위만으로 전용사용권이 성립한다고 판단했음.
또한 피고의 정품 구매대행 및 고의·과실 부존재 주장을 배척하고
상표권 침해에 따른 손해배상책임을 인정했음.
결국 항소심은
1심과 달리 원고의 전용사용권을 인정하고,
피고에게 손해배상 3,000만 원 선고.
등록상표권자가 아니고 전용사용권 설정등록도 마치지 않은 회사가
상표권 침해를 이유로 약 1억 원의 손해배상을 청구한 사건입니다.
1심은
전용사용권을 인정할 증거가 부족하다는 이유로 청구를 전부 기각했지만,
항소심은
추가 제출된 증거를 근거로 전용사용권을 인정하고 3,000만 원의 손해배상을 명했습니다.
전용사용권 설정등록이 없는데도 손해배상청구가 인정된 법적 근거는 무엇일까요?
1심과 항소심의 판단이 달라진 결정적인 이유는 무엇이었을까요?
아래 판결 상세요약과 판결전문으로 확인해보세요.
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상표권 침해, 부정경쟁행위 금지가처분신청 기각결정 성공사례
[판결 상세 요약]
1. 사건개요
미국 회사 C는 골프가방 등 스포츠용품을 지정상품으로 하는 등록상표의 상표권자임.
원고는 해당 상표가 표시된 골프용품을 제조·판매하는 회사로,
C로부터 대한민국 내 전용사용권을 설정받았다고 주장했음.
피고는 약 1년간 온라인 쇼핑몰 2곳을 운영하면서
원고의 허락 없이 동일한 등록상표가 표시된 골프가방을 광고·판매했음.
판매수량은 총 718개, 판매금액은 157,847,260원에 달했음.
2. 당사자 주장
원고는
국내 전용사용권자로서 피고가 동일한 등록상표를 동일한 지정상품에 사용하여
전용사용권을 침해했다고 주장.
이에 상표법 제111조 제1항에 따른 법정손해배상으로 97,120,243원 및 지연손해금을 청구.
반면 피고는
원고의 전용사용권이 인정되지 않고,
중국 인터넷 쇼핑몰의 정품 판매처에서 구매대행을 했을 뿐이므로
상표권 침해의 고의·과실이 없다고 주장했.
또한 손해배상액도 과도하다고 다투었음.
3. 손해배상책임
가. 1심 – 전용사용권 증명 부족으로 청구 전부 기각
1심은
원고가 제출한 권한부여증서만으로는 전용사용권 설정 사실을 인정하기 어렵다고 판단.
해당 증서는 지식재산권 침해 조사 등에 관한 대리권을 부여한 문서로 보일 뿐,
원고에게 등록상표의 독점적 사용권을 부여하는 내용이 확인되지 않았음.
증서 작성자의 전용사용권 부여 권한도 충분히 증명되지 않았음.
따라서 원고의 전용사용권자 지위를 인정하지 않고 손해배상청구를 전부 기각했음.
나. 항소심 – 전용사용권 인정
항소심에서 원고는
2006년경 체결된 라이선스 계약서와 C 대표자가 공증받아 작성한 확인서 및 권한부여증명서를 추가 제출했음.
항소심은
위 증거들을 종합하여 원고가 늦어도 2014년부터 대한민국 내 전용사용권을 설정받았다고 판단음.
특히 전용사용권은 상표권자의 설정행위만으로 성립하고,
설정등록은 양립할 수 없는 지위를 취득한 제3자에 대한 대항요건일 뿐 성립요건은 아니라고 판단했음.
(대법원 2025. 3. 7. 선고 2024다306691 판결 법리를 적용하여 피고의 전용사용권 미등록 주장을 배척).
다. 상표권 침해 및 과실 인정
피고는 등록상표와 동일한 상표를 동일한 지정상품인 골프가방에 사용했으므로
원고의 전용사용권을 침해한 것으로 판단했음.
피고는 중국 판매처에 정품 여부를 문의했다고 주장했으나,
법원은 다음 사정들을 고려하여 과실을 인정했음.
① 피고 제품과 원고 제품의 부속품 등 세부 구성 및 모델명이 달랐음.
② 피고 제품의 판매가격이 원고 제품보다 약 50% 이상 저렴했음.
③ 정품 여부에 관한 문의는 소송 제기 이후 이루어졌고,
판매처의 적법한 상표사용권에 대한 구체적인 확인도 없었음.
라. 소결
이에 피고의 구매대행 및 고의·과실 부존재 주장을 배척하고 손해배상책임을 인정.
4. 손해배상액
원고 청구액은 97,120,243원이었음.
항소심은 상표법 제111조 제1항에 따라 법정손해배상액을 산정하면서
다음 사정을 고려해 결국 법정손해배상액을 3,000만 원으로 산정함.
① 약 1년간 골프가방 718개를 판매하여 157,847,260원의 매출이 발생했음.
② 침해 기간과 판매 규모가 상당하고, 원고의 영업 및 등록상표의 식별력에 부정적 영향을 미쳤을 것으로 판단했음.
③ 피고의 판매이익이 매출액의 약 90%라는 원고 주장에는 객관적 증거가 부족했음.
④ 원고의 영업이익률 및 관련 업종의 단순경비율 등을 손해액 산정에 참작했음.
5. 결론
항소심은
피고에게 3,000만 원과
이에 대한 판결 선고일까지 연 5%, 그다음 날부터 완제일까지 연 12%의 지연손해금 지급을 명함
[시사점]
▶이 사건은 상표권 침해 손해배상소송에서 침해행위 자체뿐 아니라
원고의 권리자 지위, 침해자의 과실 및 손해액에 관한 증명이 판결 결과를 좌우할 수 있음을 보여줍니다.
특히 1심에서는
전용사용권 증명 부족으로 청구가 전부 기각되었으나,
항소심에서
라이선스 계약서와 상표권자의 확인서 등이 추가 제출되면서 전용사용권이 인정되고
손해배상책임까지 인정되었습니다.
전용사용권 설정등록이 없다는 사정만으로 전용사용권 자체가 부정되는 것은 아니므로,
라이선스 계약의 내용과 권한 부여 범위, 제3자에 대한 대항관계 등을 구체적으로 검토할 필요가 있습니다.
▶ 또한 해외 판매처에서 정품이라고 안내받았거나 구매대행 방식으로 판매했다는 사정만으로
상표권 침해의 과실이 부정되는 것은 아닙니다.
판매가격, 제품 구성, 모델명, 정품 여부 및 상표사용권 확인 경위 등이 과실 판단의 중요한 근거가 될 수 있습니다.
▶손해배상액 역시 판매금액만으로 결정되는 것이 아니라
침해 기간, 판매 규모, 영업이익률, 객관적인 손해액 자료 등을 종합하여 판단됩니다.
따라서 상표권자나 전용사용권자가 침해에 대응하는 경우에는
권리관계와 침해 사실을 입증할 자료를 체계적으로 확보하고,
손해배상청구의 법적 근거와 금액을 면밀히 검토하는 것이 중요합니다.
반대로 상표권 침해로 손해배상청구를 받은 경우에도
판매 경위와 정품 확인 과정, 권리자의 청구권자 지위 및 손해액 산정 근거를
구체적으로 검토하여 대응할 필요가 있습니다.
▶상표권 침해 분쟁은
계약서의 문구, 권리 설정 및 등록관계, 판매자료와 증거 제출 시기에 따라 결과가 달라질 수 있으므로,
소송 초기부터 관련 자료를 확보하고 쟁점별로 법률적 대응 방향을 수립하는 것이 중요합니다.
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[판결 전문]
1. 기초 사실
가. C(C, 이하 'C'라고 한다)는 미합중국의 회사로서 '이 사건 등록상표()지정상품: 상품류 구분 제28류의 스포츠용구, 골프가방 등'의 상표권자이다.
나. 원고는 골프장비의 구매, 판매, 배분 및 경장비 제조 등을 목적으로 하는 회사로, 이 사건 등록상표가 표시된 골프용품을 제조 또는 판매해오고 있다.
다. 피고는 약 1년간 "L", "O"라는 상호로 M에서 온라인 쇼핑몰을 운영하면서, 원고의 허락 없이 이 사건 등록상표와 같은 상표가 표시된 골프가방(이하 '피고 제품'이라 한다)을 광고 및 판매하였다.
라. 피고가 L 및 O를 통해 판매한 피고 제품의 판매내역 합계 개수는 718개, 총 판매액은 157,847,260원이고 구체적 판매 내역은 별지 기재와 같다.
2. 당사자 주장의 요지
가. 원고
원고는 C로부터 이 사건 등록상표에 관한 대한민국 내 전용사용권을 설정받은 회사인데, 피고는 온라인 쇼핑몰을 운영하면서 이 사건 등록상표와 같은 상표를 그 지정상품과 동일한 골프가방에 사용하여 원고의 전용사용권을 침해하였다.
따라서 피고는 원고에게 상표법 제111조 제1항에 따른 법정손해배상으로 97,120,243원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
나. 피고
원고가 C로부터 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 설정받았다고 볼 수 없으므로, 원고는 상표법상 손해배상 청구권자가 아니다.
또한 피고는 중국 인터넷 쇼핑몰 내 정품 판매처에서 구매대행을 한 것에 불과하므로 상표권 침해에 대한 고의나 과실이 없었다.
설령 피고에게 상표권 침해에 따른 손해배상책임이 인정된다고 하더라도 원고가 산정한 손해배상액은 과도하다.
3. 손해배상청구에 대한 판단
가. 원고가 이 사건 등록상표의 전용사용권자인지 여부
(1) 1심 판단
1심 에서는 원고가 회사 명의로 작성된 권한부여증서만 제출하였고 이에 에1심 법원은, 위 권한부여증서는 소외 회사가 원고 소속인 G, H, I과 J 개인에게 소외 회사를 대리하여 지적 재산권의 침해와 관련된 조사 등을 수행할 권한을 부여하는 취지의 문서로 보일 뿐, 원고에게 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 설정하는 내용의 문서라고 보기 어렵고
나아가 전용사용권이 설정된 경우 상표권자라고 하더라도 전용사용권이 미치는 범위 내에서는 상표를 사용할 수 없는데, 위 권한부여증서에는 권한 부여증서의 작성 및 교부로써 소외 회사가 일정 범위에서 이 사건 등록상표를 사용할 수 없게 된다거나 제3자에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락하지 않을 의무를 부담하게 된다는 등의 내용이 확인되지 않으며
또한 위 권한부여증서의 작성자는 N이고 직책은 Corporate Secretary로만 기재되어 있는데, 원고가 제출한 증거들만으로는 위 작성자가 소외 회사를 대표 또는 대리하여 이 사건 등록상표의 전용사용권을 부여할 권한이 있는지 여부를 알기 어렵고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없으므로,원고가 제출한 증거들만으로는 원고가 이 사건 등록상표의 전용사용권자임을 인정하기 어려우므로 이와 다른 전제에 선 원고의 이 사건 청구는 이유 없다고 판시하며 원고 청구를 전부 기각하였습니다.
(2) 항소심 심판단
항소심에서 원고는 원고와 C가 체결한 2006년경 라이선스 계약서를 증거로 추가 제출하였고, 1심 판결 선고 후 C의 대표자 N이 원고에게 각 공증받아 작성해준 "C는 대한민국을 지역으로 하여 원고를 C상표에 대한 전용사용권자(Exclusive Certificate)로 지정한다는 내용의 확인서 및 권한 부여 증명서가 제출되었고,
이에 항소심은 위 인정사실에 의하면, 원고는 늦어도 2014년부터 C로부터 대한민국 내에서 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 설정을 받았다고 봄이 타당하므로, 원고는 피고가 피고 제품을 판매한 시기에 이 사건 등록상표의 전용사용권자로서 그 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표를 사용할 권리를 독점한다고 판시하였습니다.
(3) 이에 대하여 피고는, 이 사건 라이선스 계약은 채권적 효력만 발생되는 것일 뿐 원고가 전용사용권 설정 등록을 받지 않아 그 계약의 신빙성이 떨어지고, 설정 등록을 받지 아니한 이상 피고에게 전용사용권의 침해를 주장할 수 없다고 주장하였으나
법원은 전용사용권자는 상표권자의 설정행위만으로 그 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점하게 되는 것이고, 설정 등록은 원고와 양립 불가한 지위를 취득한 제3자에 대한 대항요건일 뿐 그 성립요건은 아니다(대법원 2025. 3. 7. 선고 2024다306691 판결 등 참조)라고 판시하면서 피고 주장을 인정하지 않았습니다.
(4) 또한 피고는, 이 사건 라이선스 계약의 제9항의 내용에 비추어 보더라도 원고의 권리가 전용사용권으로 해석될 수 없다는 주장도 하였으나
법원은 이 사건 라이선스 계약에서는 C의 법적 조치 여부와는 별도로 원고에게도 직접 법적 조치를 취할 수 있도록 하고 있고(제10항), 이 사건 라이선스 계약과 관련하여 앞에서 본 바와 같이 C의 대표자가 원고가 "Exculsive licensee in Korea"라는 점을 명확히 확인하는 사실확인서 및 권한부여증명서를 재차 작성해 준 사실까지 모두 종합하여 보면, C가 원고에게 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 설정해 준 사실이 인정되므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다고 판시하였습니다.
나. 손해배상책임의 발생
(1) 법원은, 원고가 이 사건 등록상표의 전용사용권자임은 앞서 본 바와 같고, 위 기초 사실에 의하면 피고는 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 같은 상품에 사용하여 원고의 전용사용권을 침해하였으며, 피고에게 그 침해 행위에 대한 과실이 추정되므로(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결 참조), 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 상표법 제111조 제1항에 따라 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 따른 손해를 배상할 의무가 있다고 판시하였습니다.
(2) 이에 대하여 피고는 중국 인터넷 쇼핑몰 내 정품 판매처에서 구매대행을 한 것에 불과하고, 판매처에게 정품 여부도 확인한 바 있으므로 상표권 침해에 대한 고의나 과실이 없었다고 주장하였으나,
법원은, 피고의 주장과 같이 피고가 해당 판매처에게 정품 여부를 문의한 사정이 인정되긴 하나
피고가 주장하는 위와 같은 사정 및 제출된 증거만으로는 피고에게 과실이 없었다는 점을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없고
오히려 다음과 같은 사실 및 사정들을 종합하여 보면, 적어도 피고는 이 사건 등록상표권 침해에 관하여 과실이 있었다고 봄이 타당하므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다고 판시하였습니다.
① 피고 제품과 원고가 제조 또는 판매하는 제품은 그 구체적인 부속품과 같은 세부 구성에서 차이가 있고, 제품 표시사항에 기재된 모델명도 상이하다
② 피고 제품은 원고 제품의 가격과 비교하여 약 50% 이상 저렴한 가격에 판매된 것으로 보인다.
③ 피고는 중국 내 인터넷쇼핑몰 판매처에게 정품 여부를 문의하였다고는 하나, 그 문의 시기는 이 사건 소송이 제기된 이후일뿐더러 해당 판매처로부터 정품에 대한 구체적으로 상표사용권의 존재 여부 등에 관하여는 별다른 확인을 받은 내용이 없다.
다. 손해배상책임의 범위
원고는 상표법 제111조 제1항에 따라 피고에게 97,120,243원의 손해배상을 구하였으나,
법원은 상표법 제111조 제1항에 의하면, 원고는 피고를 상대로 1억 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있는바, 앞에서 든 증거들 및 변론 전체의 취지로부터 알 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정들을 종합하여 피고의 손해배상액을 30,000,000원으로 정한다고 판시하였습니다.
① 피고는 L에서 피고 제품 487개를 93,483,000원에, O에서피고 제품 231개를 64,364,200원에 각각 판매하여 약 1년간 합계 718개를 157,847,260원에 판매히였다.
② 위와 같이 피고의 침해 기간은 1년 이상으로 짧지 않고, 판매 개수 및 판매액도 상당하다. 피고의 침해 행위로 인하여 원고의 영업 및 이 사건 등록상표의 식별력에 상당히 부정적인 영향을 미쳤을 것으로 보인다.
③ 원고는, 피고가 피고 제품의 판매로 얻은 이익이 판매액의 약 90%이므로, 적어도 피고 제품 판매액의 55%를 손해배상액으로 산정하여야 한다고 주장하나, 이를 확인할 수 있는 객관적인 자료는 없다. 다만, 원고의 영업이익률이 2023년도경 12.8%(= 16,866,819,694원 ÷ 131,814,142,841원), 2024년도경 16.9%(=55,148,420,498원 ÷ 325,758,581,478원)인 점, 유사 업종에 해당하는 골프장비소매업의 2023년, 2024년 단순경비율이 86.3%, 88.9%이고, 가방 제조업의 2025년 단순경비율이 93.4인% 점 등을 고려하여 손해배상액 산정에 참작한다.
라. 소결론
법원은 따라서 피고는 원고에게 손해배상으로 30,000,000원 및 이에 대하여 최종 불법행위일부터 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일까지는 민법에서 정한 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 판시하였습니다.
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