[디자인권 침해 기각판결]
실제 피고 제품 확보 못하고
심미감도 다르다고 판단,
5천만 원 청구 기각
[핵심 요약]
등록디자인권자가
대차 커버 디자인권 침해를 주장하며
침해금지·폐기·손해배상 5,000만 원 청구한 사건.
원고는
등록디자인과 동일·유사한 제품을
피고가 제작·사용했다고 주장.
피고는
디자인 비유사, 직접 제작·판매 아님,
공지디자인, 신규성 부정, 통상실시권 등을 주장.
법원은
실제 피고 제품 디자인이 특정되지 않아
동일·유사 여부 자체를 인정할 증거가
부족하다고 판단.
가정적으로 디자인을 비교하더라도
지배적 특징이 달라
서로 다른 심미감을 준다고 판단.
결국 디자인권 침해를 인정하지 않고
원고 청구 모두 기각.
등록디자인과 유사한 제품이라고 해서 반드시 디자인권 침해가 인정되는 것은 아닙니다.
이번 사건에서는 원고가 실제 피고 제품을 확보하지 못한 채 임의로 제작한 도면을 기준으로 침해를 주장하였고
, 법원은 이러한 증거만으로는 디자인의 동일·유사 여부를 인정할 수 없다고 판단하였습니다.
또한 가정적으로 디자인을 비교하더라도
등록디자인의 지배적인 특징에서 차이가 커 서로 다른 심미감을 준다고 보아 디자인권 침해를 부정한 판결입니다.
실제 제품의 특정과 디자인 유사성 입증이 얼마나 중요한지 확인해 볼 수 있는 판결 사건입니다.
법원의 위와 같은 판단이유를 아래 판결 상세 요약과 판결 전문으로 확인해 보세요.
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[판결 상세 요약]
1. 기초 사실
원고는 물품운반용 커버에 관한 등록디자인의 디자인권자.
피고는 자동차부품 등을 생산·판매하는 회사로, 제품 운송 과정에서 물품운반용 대차에 커버를 부착하여 사용.
원고는 피고 제품이 등록디자인과 동일·유사한 디자인이라며
디자인권 침해를 이유로 침해금지, 침해물품 폐기 및 손해배상 5,000만 원 청구.
2. 당사자들의 주장
가. 원고의 주장
원고는 피고 제품이 등록디자인과 동일·유사한 디자인에 해당한다고 주장.
피고의 제작·사용은 디자인권 침해에 해당하므로
침해행위 금지, 침해물품 폐기 및 손해배상 5,000만 원을 지급하여야 한다고 주장.
나. 피고의 주장
① 디자인 비유사
등록디자인과 피고 제품은 전체적인 외관이 달라 동일·유사하지 않다고 주장.
② 등록 전 실시
등록디자인 출원 이전부터 피고 제품을 제작하였으므로 디자인권 침해가 성립하지 않는다고 주장.
③ 직접 실시 아님
피고 제품은 제3자가 제작하여 납품한 것으로 피고는 직접 제작·판매하지 않았고,
이를 업으로 사용하여 재산상 이익을 얻은 사실도 없다고 주장.
④ 공지디자인
등록디자인은 출원 전 국내에서 이미 실시된 공지디자인으로 신규성이 부정된다고 주장.
⑤ 권리남용
등록디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 디자인으로 무효사유가 명백하므로
디자인권 행사 역시 허용될 수 없다고 주장.
⑥ 통상실시권
등록디자인을 알지 못한 상태에서 독자적으로 창작하여 제작한 제품이므로 통상실시권이 인정된다고 주장.
3. 법원의 판단
가. 대상 물품의 동일·유사 여부
법원은 등록디자인과 피고 제품 모두 물품운반용 대차에 사용하는 커버로 대상 물품은 동일·유사하다고 판단.
나. 디자인 유사 여부 판단기준
법원은 디자인의 유사 여부는
개별 요소를 분리하여 비교할 것이 아니라
전체 외관을 대비·관찰하여 보는 사람이 받는 심미감이 동일한지 여부에 따라 판단하여야 한다고 판시.
또한 디자인권은 공지 부분까지 독점하는 권리가 아니므로
권리범위를 판단할 때 공지 부분의 중요도는 낮게 평가하여야 하고,
공지 부분을 제외한 특징적인 부분이 동일·유사한지가 핵심이라고 판시.
다. 실제 피고 제품과의 비교 입증 부족
법원은 원고가 실제 피고 제품을 확보하지 못한 채 임의 제작한 도면만으로
디자인 유사성을 주장한 점에 주목.
법원의 석명에도 실제 피고 제품을 제출하지 못하였고,
제출된 사진·영상 역시 정면 일부만 확인될 뿐 전체 형상과 구성을 확인하기 어려움.
따라서 제출된 증거만으로는
실제 피고 제품의 디자인을 특정하거나 등록디자인과 동일·유사하다고 인정하기 부족.
원고의 디자인권 침해 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없음.
라. 가정적으로 비교하더라도 디자인 비유사
법원은 가정적으로 양 디자인을 비교하더라도 다음과 같은 공통점과 차이점이 존재한다고 판단.
(1) 공통점
① 전체적으로 가로로 긴 직사각형 형태.
② 중앙 직사각형 투명창 형성.
③ 가장자리에 일정한 두께의 테이프 영역 존재.
④ 테이프를 따라 원형 자석이 일정 간격으로 배치.
(2) 차이점
① 상단 절개부 길이가 서로 다름.
② 투명창의 크기와 비율이 현저히 다름.
③ 등록디자인에만 좌우 하단 사선 테이프 영역 존재.
④ 원형 자석의 부착 방식이 서로 다름.
⑤ 하단 원형 자석 개수가 서로 다름.
마. 지배적 특징이 달라 서로 다른 심미감 형성
법원은 직사각형 형태, 중앙 투명창, 가장자리 테이프 등은
선행디자인에도 존재하는 공지 부분이므로
유사 여부 판단에서 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 판단.
반면 좌우 하단 사선 테이프 영역은 선행디자인에는 없는 등록디자인의 지배적인 특징으로 판단.
피고 제품에는 이러한 특징이 존재하지 않고,
원형 자석의 표현 방식 역시 달라 전체 외관에서 서로 다른 심미감을 형성.
결국 양 디자인은 지배적인 특징이 달라 동일·유사한 디자인으로 볼 수 없음.
4. 결론
법원은 원고가 실제 피고 제품과 등록디자인의 동일·유사성을 입증하지 못하였고,
가정적으로 비교하더라도 지배적인 특징이 달라 서로 다른 심미감을 형성한다는 이유로 디자인권 침해를 부정.
이에 따라 원고의 침해금지, 침해물품 폐기 및 손해배상 5,000만 원 청구를 모두 기각.
▣ 시사점 ▣
이번 판결은 디자인권 침해소송에서 가장 중요한 것은
실제 침해제품의 특정과 디자인의 동일·유사성 입증이라는 점을 보여줍니다.
단순히 등록디자인과 유사해 보이는 도면이나 일부 사진만으로는 침해를 인정받기 어렵습니다.
실제 제품을 확보하여 전체 외관을 객관적으로 비교할 수 있는 증거를 제출해야 하며,
법원은 공지된 디자인 요소보다 등록디자인만의 지배적인 특징이 실제 제품에도 구현되어 있는지를
중점적으로 심사합니다.
따라서 디자인권자는 소송 제기 전 실제 침해제품 확보와 증거수집 전략을 충분히 마련해야 하고,
반대로 침해를 주장받는 기업 역시 선행디자인과 차별되는 요소 및 제품의 실제 구성을 체계적으로 입증한다면
디자인권 침해 책임을 효과적으로 다툴 수 있습니다.
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[판결 전문]
1. 기초 사실
가. 원고는 'C'라는 명칭의 '이 사건 등록디자인'의 디자인권자이다.
나. 피고는 자동차부품 등의 생산, 조립, 구매, 판매, 임대 기타의 모든 자재, 상품에 관한 거래행위 등을 영위하는 회사이다.
다. 피고는 피고가 제작 · 판매하는 E제품을 거래처에 납품하는 과정에서 물품운반용 대차(팔레트 용기, 이하 '물품운반용 대차'라고만 한다)에 E 제품을 적재하여 운송하고 있는데, 피고가 사용하고 있는 물품운반용 대차에는 별지 기재와 같은 대차 커버 제품(이하 '피고 제품'이라 한다)이 부착되어 있다.
2. 당사자들의 주장
가. 원고의 주장
피고는 이 사건 등록디자인과 동일 · 유사한 디자인을 가진 피고 제품을 제작 · 사용함으로써 원고의 디자인권을 침해하고 원고에게 손해를 입히고 있다. 따라서 원고는 피고를 상대로, 디자인보호법 제113조 제1항 및 제3항에 따라 청구취지 제1항과 같은 침해의 금지 및 침해행위를 조성한 물품의 폐기 등을 구하고, 디자인보호법 제115조 제1항에 따라 디자인권 침해를 원인으로 한 손해배상으로 5,000만 원 및 이에 대한 지연손해금을 청구한다.
나. 피고의 주장
(1) 이 사건 등록디자인과 피고 제품의 디자인은 서로 동일 · 유사하지 않다(디자인 비유사 주장).
(2) 피고는 이 사건 등록디자인이 등록되기 이전부터 피고 제품을 제작하였다. 따라서 이러한 피고의 행위는 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해하지 않는다(디자인권 비침해 주장).
(3) 대차 커버에 해당하는 피고 제품은 G가 제작하여 물품운반용 대차를 제작하는 주식회사 H(이하 'H'이라 한다)에 납품한 것이고, H은 피고 제품이 부착된 물품운반용대차를 원고에게 납품한 것이다. 따라서 피고는 피고 제품을 직접 제작하거나 판매한 적이 없고, 피고 제품을 업으로서 활용하여 재산상의 이익을 얻은 적도 없다.
(4) 이 사건 등록디자인은 그 디자인등록출원 이전에 국내에서 공연히 실시된 디자인이므로(디자인보호법 제33조 제1항), 신규성이 부정되어 그 권리범위를 인정할 수 없다(공지 디자인 항변).
(5) 이 사건 등록디자인은 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 디자인등록출원 이전에 국내에서 공연히 실시된 디자인이나 국내에서 널리 알려진 형상 · 모양 · 색채 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인이다(디자인보호법 제33조 제2항). 따라서 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백하므로 무효인 디자인권에 기초한 원고의 청구는 허용되지 않는다(권리남용 항변).
(6) 피고는 디자인등록출원된 이 사건 등록디자인의 내용을 알지 못한 상태에서 피고 제품의 디자인을 창작하고 피고 제품을 제작하였으므로 디자인보호법 제100조에 따라 피고 사업의 목적 범위에서 이 사건 등록디자인에 관한 통상실시권을 가진다. 따라서 피고가 피고 제품을 제조 · 사용하더라도 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 디자인권을 침해하지 않는다(정당한 사용권한의 항변).
3. 디자인권 침해 여부에 관한 판단
가. 디자인의 대상이 되는 물품의 동일 · 유사 여부
이 사건 등록디자인의 대상 물품은 'C'이고, 피고 제품 역시 물품운반용 대차에 부착하여 사용하는 커버이므로 디자인의 대상이 되는 물품은 동일 · 유사하다.
나. 디자인의 동일 · 유사 여부
(1) 관련 법리
볍원은 "디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2012. 6. 14. 선고 2012후597 판결 등 참조). 이 경우 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2016후1710 판결 등 참조).
한편 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지의 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지 부분에서 동일 · 유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지 부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다"고 판시하였습니다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3568 판결 등 참조).
(2) 피고 제품의 디자인이 이 사건 등록디자인과 대비가 가능할 정도로 특정되었는지 여부
원고는 이 사건 등록디자인과 실제 피고 제품의 디자인을 직접 대비하지 않고, 이 사건 등록디자인과 원고가 임의로 제작한 피고 제품의 도면만을 대비하여 양 디자인이 서로 동일 · 유사하다고 주장하였으나(원고는 이 사건 등록디자인과 실제 피고 제품을 직접 구성 대비하여 디자인의 동일 · 유사를 주장 · 증명하라는 이 법원의 석명준비명령에도 불구하고 피고 제품을 입수하지 못하였다는 이유를 들어 변론종결일까지도 이를 이행하지 않음)
법원은, 피고 제품의 디자인이 원고가 임의로 제작한 피고 제품의 도면과 동일하다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없고
나아가 갑 제4호증의 1 내지 3의 영상에서는 피고 제품의 정면 디자인만을 확인할 수 있고 그마저도 디자인의 상세한 구성은 파악하기 어려우므로 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록디자인과 피고 제품의 디자인이 동일 · 유사하다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없는바,
이 사건 등록디자인과 피고 제품의 디자인이 동일 · 유사하다는 전제에 선 원고의 디자인권 침해 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다고 판시하였습니다.
(3) 이 사건 등록디자인과 피고 제품 디자인의 대비
(가)법원은, 비록 원고가 제출한 증거만으로는 피고 제품 디자인의 상세한 구성을 파악하기 어려우나, 가정적으로나마 이 사건 등록디자인과 당사자들이 제출한 증거에서 확인할 수 있는 피고 제품의 디자인을 그 미감이 같게 느껴지는 방향을 기준으로 대비하여 동일 · 유사 여부를 살펴보면 아래와 같은 공통점과 차이점이 있다고 판시하였습니다.
1) 공통점
법원은 이 사건 등록디자인과 피고 제품의 디자인은 다음의 점에서 공통된다고 판시하였습니다.
① 커버가 전체적으로 가로로 넓은 직사각형의 형태이면서 상단부의 좌우 경계가 직각으로 안쪽으로 들어와 좁아지는 형태를 가지고 있는 점,
② 커버의 중앙부에 직사각형의 투명창이 형성되어 있는 점,
③ 좌, 우, 하단부의 가장자리에 모두 일정한 두께의 테이프 영역이 형성되어 있는 점,
④ 테이프 영역을 따라 다수 개의 원형 자석이 일정 간격으로 배치되어 있는 점
2) 차이점
법원은, 반면 다음의 점에서 차이가 있다고 판시하였습니다.
① 이 사건 등록디자인의 경우 상단부의 좌우 경계가 안쪽으로 들어와 좁아지는 부분이 상대적으로 긴 반면 피고 제품은 매우 짧게 형성되어 있는 점,
② 이 사건 등록디자인의 투명창에 비하여 피고 제품에서 투명창이 차지하는 면적이 훨씬 넓고 가로로 길게 형성되어 있는 점,
③ 이 사건 등록디자인의 경우 좌우측 하단부에 각각 사선의 테이프 영역이 존재하는 반면 피고 제품은 이와 같은 추가적인 테이프 영역이 존재하지 않는 점,
④ 이 사건 등록디자인에서는 원형 자석이 테이프 영역의 외부에 부착되어 있는 반면 피고 제품에서는 원형 자석이 테이프 영역의 내부에 삽입되어 있는 점,
⑤ 이 사건 등록디자인에서는 하단부에 원형 자석 4개가 배치된 반면 피고 제품은 하단부에 원형 자석 5개가 배치된 점
(다) 소결
법원은 이러한 공통점과 차이점을 종합하여 양 디자인의 유사 여부를 보면, 아래와 같은 사실 내지 사정들을 종합하여 볼 때, 이 사건 등록디자인과 피고 제품의 디자인은 그 외관을 전체적으로 대비 · 관찰하면 보는 사람으로 하여금 심미감에서 뚜렷한 차이를 느끼게 하므로 서로 동일 · 유사하다고 볼 수 없다고 판시하였습니다.
1) 이 사건 등록디자인의 대상이 되는 물품 및 피고 제품과 동일 · 유사한 '자동차 부품 납품용 대차 커버'에 관하여, 원고 디자인등록전 그리고 피고 제품 제작전 네이버 블로그에 위 물품에 관한 여러 디자인이 게재되었는데, 그 주요 형태는 다음과 같다(이하 모두 합하여 '선행디자인들'이라 한다).
위 선행디자인들은 이 사건 등록디자인의 출원일(D) 이전에 공개된 인터넷 사이트에 게재된 것으로서 공지된 디자인인데, 앞서 본 이 사건 등록디자인과 피고 제품 디자인의 공통점 중 ① 커버가 전체적으로 가로로 넓은 직사각형의 형태이면서 상단부의 일부 좌우 경계가 직각으로 안쪽으로 들어와 좁아지는 형태를 가지고 있는 점, ② 커버의 중앙부에 직사각형의 투명창이 형성되어 있는 점, ③ 좌, 우, 하단부의 가장자리에 모두 일정한 두께의 테이프가 덧대어져 있는 점은 선행디자인들에 이미 나타나 있으므로 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 보아야 한다.
2) 이 사건 등록디자인과 피고 제품의 디자인은 테이프 영역을 따라 다수 개의 원형 자석이 일정 간격으로 배치되어 있는 점에서 공통되는데(공통점 ④), 이러한 공통점은 선행디자인에는 나타나 있지 않다[피고는 위 선행디자인들과 동일한 시점에 공지된 다른 대차 커버 디자인에서 테이프 영역을 따라 원형 자석이 일정 간격으로 배치된 모습을 확인할 수 있다고 주장하나, 을 제1호증의 6의 영상만으로는 피고 주장과 같은 디자인의 존재 여부가 확인되지 않는다].
다만 피고 제품의 경우 이 사건 등록디자인과 달리 원형 자석이 테이프 영역의 외부에 부착된 것이 아니라 내부에 삽입되어 있는 차이점이 존재하고(차이점 ④), 이로 인하여 피고 제품의 원형 자석이 배치된 부분과 테이프 영역의 색상 차이가 크지 않은데다가 원형 자석이 피고 제품에서 차지하는 부분도 상대적으로 작아 외부에서 관찰할 때에는 원형 자석 부분이 눈에 잘 띄지 않을 것으로 보이므로, 이와 같은 공통점만으로는 양 디자인의 지배적인 특징이 동일 · 유사하다고 단정하기는 어렵다.
3) 오히려 이 사건 등록디자인에서 좌우측 하단부에 각각 존재하는 사선의 테이프 영역은 수요자들에게 잘 보이는 부분일 뿐만 아니라 물품 전체에서 차지하는 비중도 상당하고 선행디자인들에서도 나타나 있지 않은 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징이라고 할 것인데, 피고 제품에는 이와 같은 사선의 테이프 영역과 동일하거나 유사한 영역이 존재하지 아니하여 보는 사람으로 하여금 서로 상이한 심미감을 느끼게 한다(차이점 ③).
4) 소결론
법원은 따라서 피고 제품의 디자인은 이 사건 등록디자인과 동일 · 유사하지 아니하므로, 피고 제품이 원고의 이 사건 등록디자인에 관한 디자인권을 침해한다고 볼 수 없다고 판시하며 원고 청구를 전부 기각하였습니다.
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