[상표권침해 손해배상 기각 판결]
기존 제품 표장 그대로 썼는데…
나중에 상표 등록한 원고 패소
“상표등록무효+선사용권 인정된 이유”
등록상표권이 존속기간만료로 소멸된 뒤 타인이 동일한 표장을 다시 등록하면
정당한 상표권자로 보호받을 수 있을까요?
이 경우 기존 상표를 계속 사용하던 판매자들은 기존 상표를 계속 사용할 수 있을까요?
이 사건에서는 기존 제품을 오랜 기간 판매해온 피고 업체가 그대로 표장을 사용했는데,
뒤늦게 동일 상표를 등록한 원고가 상표권 침해를 주장하며 피고업체들에게 수천만 원 손해배상을 청구했습니다.
법원은 원고 등록 상표 자체를 무효로 보고
피고들에게 선사용권까지 인정하며 전부 기각하였습니다.
법원이 어떤 이유로 원고 등록 상표 자체를 무효로 보았는지
피고들에게 선사용권까지 인정된 이유는 무엇인지
아래 판결 핵심요약 및 판결 상세 요약과 판결 전문으로 확인해 보세요.
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<이 사건 판례 핵심 요약>
등록상표권이 존속기간만료로 소멸된 직후
동일 표장을 출원·등록한 원고가
기존에 해당 등록상표를 계속 사용하는 판매자를 상대로 상표권침해를 이유로 손해배상을 청구한 사건.
법원은 원고의 등록 상표가
기존 제품의 식별표지를 모방한 것으로 보아
상표법 제34조 제1항 제13호 무효 사유에 해당하므로 원고의 상표권행사가 권리남용이라고 판단.
또한 피고에게 선사용권(상표법 제99조)이 인정된다고 보아 상표권침해 자체를 부정.
결국 손해배상 청구는 전부 기각됨.
<판결 상세 요약>
1. 기초사실 – 상표 소멸 직후 동일표장 출원등록
피고는 약 15년간 해외 I 제품을 수입하여 동일 표장을 부착해 국내 판매
기존 I 상표는 존속기간 만료로 소멸
원고는 소멸 후 약 1개월 만에 동일 표장을 동일 상품에 출원·등록
이후 피고는 동일 방식으로 계속 판매
▶ 원고가 기존 유통표장을 그대로 선점 출원등록
2. 당사자 주장 – 등록상표권 vs 선사용권
가. 원고
동일 표장 사용 → 상표권 침해
약 4,300만원 손해배상 청구
나. 피고
원고출원 전부터 계속 사용 → 선사용권
원고 등록상표 자체가 무효 → 권리남용
3. 법원 판단① –원고 등록상표 무효 (상표법 제34조 제1항 제13호)
1) 기존 제품 표장이 이미 국내 수요자에게 인식
2) 부정한 목적의 모방 상표
-동일 문자·동일 상품
-상표 소멸 직후 곧바로 동일표장 출원
-기존 거래관계 및 인지도 존재
▶원고 상표는 무효가 될 것이 명백
따라서 원고의 상표권행사는 권리남용 → 손해배상 청구 불가
4. 법원 판단② – 피고의 선사용권 인정 (상표법 제99조)
1)피고는 출원 전부터 계속 사용
장기간 판매로 수요자 인식 형성
2) 부정경쟁 목적 없음
▶ 선사용권 인정 → 적법 사용
5. 결론
상표권침해 아님 → 전부 기각
▣ 시사점 (실무 핵심)▣
상표권 등록을 하였다고 하더라도
단순히 먼저 등록했다는 사정만으로 보호되는 것이 아니라,
해당 표장이 형성해 온 시장 인식과 사용 경위까지 종합적으로 고려된다는 점을 보여주는 판결입니다.
특히 기존 제품의 식별표지를 그대로 모방하여 상표를 출원한 경우에는
상표법 제34조 제1항 제13호에 따라 무효로 판단될 수 있고,
이러한 상표권을 근거로 한 권리행사는 권리남용으로 제한될 수 있습니다.
또한 타인의 상표등록 이전부터 동일한 표장을 계속 사용해 온 경우에는
상표법 제99조에 따른 선사용권이 인정되어,
설령 이후 제3자가 동일한 상표에 대해 출원, 등록되었다고 하더라도
상표권침해가 부정되고 계속 사용할 권리가 인정될 수 있습니다.
결국 실무에서는 상표 출원 이전의 사용 사실, 거래 실정, 수요자 인식 형성 여부가
결정적인 판단 요소로 작용하므로,
단순한 ‘선출원’ 전략만으로는 권리 확보에 한계가 있고,
기존 시장에서 형성된 표장과의 관계를 충분히 검토한 후 출원 전략을 수립할 필요가 있습니다.
그리고 선사용권이 성립될 경우
상표권침해가 부정되므로
섣불리 상표권침해주장에 대해 합의하기에 앞서
전문변호사를 통해 상표법 제99조에 따른 선사용권이 성립되는지에 대해
정확히 검토해볼 필요가 있으며
선사용권은 오래전부터 사용한 사실만으로 곧바로 인정되는 것이 아니라
상표법 제99조 제1항 각 호 요건을 모두 충족하여야 하므로
이에 대해서도 전문 변호사를 통해 정확한 검토를 받아볼 필요가 있습니다.
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<판결 전문>
1. 기초사실
가. 피고 주식회사 B(이하 '피고 B'이라고 한다)은 소외 I 회사(이하 'I'라고 한다)가 제조하는 제품인 'J'(이하 'I 제품'이라고 한다)를 수입하여 국내에 판매하여 왔다. 다만, 피고 B은 I 제품의 원액을 대용량으로 수입하여 4리터(ℓ), 20리터(ℓ) 규격의 용기에 나눠 담은 후, 원액과 함께 수입한 I의 라벨(이하'I표지'라 한다)을 소분한 용기에 부착하여 판매하여 왔다.
나. I는 아래와 같이 I 제품에 관하여 K일자 국내에 상표를 출원하여 등록을 마쳤다(이하 'I 표장'이라고 한다).
다. 피고 B은 I와 I 제품에 관하여 피고 B이 국내에서 독점적으로 수입 · 판매할 수 있는 권리를 가지는 내용의 독점 수입 · 판매 협약을 체결하였다. 위 협약에 따른 최초 계약기간은 약 2년이었으나 두 회사는 이후에도 계약 종료 의사를 상호 통지함이 없이 계속하여 효력을 연장하여 왔다.
라. 이후 I의 위 상표권은 존속기간이 만료되어 소멸등록이 이루어졌다.
마. 원고는 I의 상표권 소멸등록시로부터 약 1달 뒤인 N일자 I 표장과 대소문자 차이를 제외하면 동일한 표장으로 구성된 상표를 동일한 지정상품에 대해 출원하여 등록이 이루어졌다(이하 '원고 등록상표'라고 한다).
바. 피고 B은 위 마의 등록때까지 약 15년 동안 매년 1회 내지 2회에 걸쳐 I로부터 I 제품 원액을 수입하여 국내에 판매하여 왔고, 원고 등록상표가 등록된 이후 2년동안에도 I로부터 I 제품 원액 약 10,400리터(ℓ)[275갤런(약 1,040ℓ) 박스 10개]를 수입하여 그 수입된 원액을 4리터(ℓ), 20리터(ℓ) 규격의 용기에 나눠 담은 후 I 표지 및 표장을 부착하는 방식으로 제품을 제조하여 판매하였다(피고 B이 I 표지를 부착하여 판매한 제품을 이하 '피고 제품'이라고 한다).
한편, 피고 B 외의 나머지 피고들은 피고 B으로부터 공급받은 피고 제품을 일반수요자 등을 상대로 판매하였다.
2. 당사자들의 주장
가. 원고 주장의 요지
피고 B은 원고 등록상표의 지정상품과 동일한 피고 제품에 원고 등록상표와 동일한 표장을 부착하여 생산 · 판매하고 있고, 나머지 피고들은 피고 B으로부터 피고 제품을 공급받아 판매하고 있는바, 이는 원고 등록상표에 대한 상표권을 침해하는 행위에 해당한다. 피고들은 원고에게 원고 등록상표의 상표권 침해로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있는바
원고에게, 피고 주식회사 B은 43,000,000원, 피고 주식회사 C은 4,401,000원, 피고 주식회사 D는 2,904,000원, 피고 E은 1,984,500원, 피고 F은 973,500원, 피고 G은 7,410,000원을 지급할 의무가 있다.
나. 피고들 주장의 요지
(1) 피고 B은 원고 등록상표의 출원 전부터 국내에서 I 표지 및 그 표지에 포함된 'J' 표장을 피고 제품에 표시하여 계속 사용하였고, I 표지 및 표장은 원고 등록상표의 출원시 국내 수요자간에 피고 제품을 표시하는 것이라고 인식되었으므로, 피고는 상표법 제99조 제1항의 규정에 따른 선사용권자로서 I 표지를 피고 제품에 대하여 적법하게 사용할 권리가 있고, 나머지 피고들은 위와 같이 적법한 사용권한이 있는 피고 제품을 공급받아 판매한 것에 불과하다
(2) 원고 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제9, 11, 13호에 의하여 등록이 무효가 될 것임이 명백하므로, 상표권에 기한 손해배상청구는 권리남용에 해당한다. 또한 원고가 I 표지 또는 표장과 동일한 상표를 등록한 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것이므로, 상표권에 기한 손해배상청구는 권리남용에 해당한다.
3. 판단
가. 원고 등록상표의 효력
(1) 법원으느, 원고는 원고 등록상표에 대한 유효 · 적법한 권리자임을 전제로 피고들이 원고의 상표권을 침해하였다고 주장하므로, 먼저 위 상표의 효력에 관하여 다음과 같이 판단하였습니다
(2) 원고 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호 무효 상표에 해당되는지 여부
(가) 관련 법리
법원은, "상표법 제34조 제1항 제13호 는 '국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일 · 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표'에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 제13호에 해당하는 상표인지의 판단기준 시기는 상표출원시이다( 상표법 제34조 제2항 단서 참조).
구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정된 법) 제7조 제1항 제12호 는 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 사용자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다.
따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일 · 유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일 · 유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다"고 판시하고 있습니다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).
(나) 판단
법원은, 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 원고 등록상표는 국내의 수요자에게 I의 상품 식별표지로 인식되어 있는 I 표지 또는 표장을 모방하여 부당한 이익을 얻으려는 목적을 가지고 사용하는 상표에 해당한다고 봄이 타당하므로, 원고 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 의하여 그 등록이 무효로 될 것임이 명백한 경우에 해당하고, 이러한 상표권에 기초한 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 한다고 판시하였습니다.
1) 위 기초사실과 같이 I는 I 제품에 관하여 K일자 국내에 I 표장을 출원하여 상표등록을 마쳤고, 피고 B은 I와 I 제품에 관하여 피고 B이 국내에서 독점적으로 수입 · 판매할 수 있는 권리를 가지는 내용의 독점 수입 · 판매 협약을 체결하였으며,약 14년 동안 I로부터 I 제품 원액을 수입하여 I 표지 및 표장을 부착한 피고 제품을 국내에 지속적으로 판매하였음.
2) I 표지 또는 표장이 부착된 I의 상품은 2000년경 이전부터 공공기관의 조경사업에서 추천되거나 Q단체 발간 자료집에 소개되었고, 다수의 도 · 소매상들의 카탈로그에 홍보되었으며, 2006년경부터는 피고 B이 독점적으로 수입하여 국내에 지속적으로 판매한 결과, I 표지는 원고 등록상표의 출원일인 2016. 5.경'I의 상품을 나타내는 표지'로 국내 수요자에게 인식되기에 이르렀음을 충분히 인정할 수 있음
(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정된 구 상표법은 본호의 규정 중 종전 '현저하게 인식되어'라는 부분을 '인식되어'로 변경하여 개정하였는바, 원고가 그 판단기준을 국내 수요자에게 '현저하게 인식'되어야 한다는 취지로 주장하면서 드는 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362호 판결은 위 개정 전 본호의 규정에 대한 것으로 이 사건에 원용할 수 없음).
3) 원고 등록상표는 종전 I의 상표 또는 I 표지의 핵심문구인 J와 동일한 문자로 구성된 표장이고, 그 지정상품 역시 서로 동일함.
4) 원고는 원고 등록상표를 출원하기 전부터 상당한 기간 동안 관련자재를 취급하였고, I의 상표권이 존속기간이 만료되어 소멸등록이 이루어지자 약 1달 뒤인 N일자 위 상표권의 표장과 동일한 표장으로 구성된 상표를 동일한 지정상품에 대해 출원하였음.
5) 원고는 원고의 식물용 관련 제품을 판매하면서 원고 등록상표외에 I의 상호를 함께 기재한 라벨을 용기에 부착하여 판매하기도 하였음.
(3) 소결론
따라서 법원은, 원고 등록상표가 유효함을 전제로 하는 원고의 피고들에 대한 손해배상 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다고 판시하였습니다(나머지 상표법 또는 부정경쟁방지법에 따른 권리남용 항변은 따로 판단하지 않음).
나. I 표지에 관한 선사용권 인정여부
(1) 관련 법리
법원은, "상표법 제99조 제1항은 "타인의 등록상표와 동일 · 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 · 유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다"고 규정하면서,
같은 항 제1호에서 "부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것", 같은 항 제2호에서 "제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것"을 규정하고 있다."고 판시하였습니다
(2) 판단
법원은, 앞서 본 바와 같이 피고 B은 I 표지를 피고 제품에 부착하여 10년 이상 지속적으로 판매하면서 원고의 상표등록 출원 전부터 국내에서 계속하여 사용한 사실, 그 결과 I 표지는 원고 등록상표의 출원일인 N경 'I의 상품을 나타내는 표지'로 국내 수요자 간에 인식되어 있는 사실을 충분히 인정할 수 있는바
결국 피고 B은 원고 상표의 출원 전부터 국내에서 부정경쟁의 목적 없이 I 표지를 식물용 수분증발방지제 제품에 표시하여 계속 사용하여, I 표지는 원고 등록상표의 출원시에 국내 수요자 간에 피고 제품을 표시하는 것이라고 인식되었다고 할 것이므로,
피고 B은 상표법 제99조 제1항의 규정에 따른 선사용에 의한 법정사용권자로서 I 표지 및 그 표지의 핵심 문구인 'J'를 기존에 사용하였던 방식(수입, 상표의 표시, 양도 · 인도 등) 그대로 적법하게 사용할 권리를 갖으므로 피고들의 선사용권 주장은 이유 있다고 판시하였습니다.
(3) 피고 B에게 선사용권의 보호범위를 넘는 부정경쟁의 목적있다는 원고 주장에 대한 판단
이에 대하여 원고는, 피고 B이 I의 제품 원액을 희석하여 소용량 용기에 나눠 담은 제품을 I의 정품으로 볼 수 없고, I와 관계없이 임의로 제작한 가품이며 이러한 가품을 I의 진정상품인 것처럼 그 품질을 오인하도록 제조, 생산하고 있어 선사용권의 보호범위를 넘는 부정경쟁의 목적이 있으므로 피고 B에게 선사용권이 인정되지 않는다는 취지로 주장하였으나,
법원은, 상표법 제99조 규정의 부정경쟁의 목적이란 상표등록을 출원한 원고에 대한 관계에서 원고 또는 원고 상품의 신용이나 명성을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하는 것이고, 피고 B에 이와 같은 부당한 이익을 얻을 목적이 있음을 인정할 아무런 정황도 없으므로 이와 다른 전제에 서 있는 원고의 위 주장을 받아들일 수 없다고 판시하였습니다.
(앞서 본 바와 같이 피고 B은 I와 국내에서 독점적으로 수입 · 판매할 수 있는 계약을 체결하였고, I 제품 원액을 수입하여 이를 소분한 다음 I 표지를 부착하여 판매하는 방식으로 I 표지를 사용할 수 있는 선사용권을 가지므로 이 사건에서 '진정상품의 병행수입' 법리가 적용될 여지가 없고, 원고가 드는 대법원 2012. 4. 26. 선고, 2011도17524 판결은 사안이 다른 이 사건에 원용할 수 없다고 판시함).
(4) 또 법원은, 설령 원고가 원고 등록상표에 대한 유효 · 적법한 권리자임을 가정하더라도 피고 B이 I 표지를 기존의 사용 방식과 같이 피고 제품에 부착하여 사용하는 행위는 선사용권에 기한 것으로서 원고의 상표권에 대한 침해행위에 해당하지 않고, 피고 B으로부터 피고 제품을 공급받아 판매하는 나머지 피고들의 행위 역시 상표권 침해행위에 해당하지 않는다고 판시하였습니다.
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