강아지 캐릭터 가방
등록디자인권 침해 손해배상청구사건
법원,
선사용 통상실시권·선행디자인(신규성 부정)이유로
👉 디자인권 침해 부정,전부 기각
피고의 유사 강아지 형상의 캐릭터 가방 디자인에 대해
원고가 디자인권 침해를 이유로 손해배상을 청구한 사건입니다.
법원은
원고의 제1디자인권의 경우 피고에게 선사용 통상실시권이 인정되고,
제2디자인권은 선행디자인의 존재로 무효에 해당함을 이유로
디자인권침해를 부정하며
원고 청구를 전부 기각하였습니다.
<판결 요약>
1. 사건 개요
– 두 개의 디자인권과 강아지 캐릭터 가방
원고는 강아지 형상의 가방 디자인에 관하여
제1디자인권과 제2디자인권(이하 ‘이 사건 각 디자인권’)의 디자인권자.
피고는 캐릭터 및 디자인 사업, 완구·생활용품 제조·판매를 영위하는 회사로,
미국·일본·영국 등에 판매법인을 두고 강아지 등 동물인형과 가방 제품을 제조·판매해 왔으며,
북미 지역 설문조사에서 브랜드 인지도 3위를 기록한 바 있음.
피고는 각 디자인을 적용한 강아지 형상 가방을 제작·판매하였고,
그 중 제2디자인 적용 제품은 현재까지 판매 중임.
▶ 강아지 캐릭터 가방을 둘러싼 2개의 디자인권 분쟁
2. 심판·소송의 경과
– 권리범위확인심결과 무효심판의 병존
원고는 각 피고 실시제품에 대해 적극적 권리범위확인심판을 제기하였고,
특허심판원은 피고 실시제품 1·2 모두 각 디자인권의 권리범위에 속한다는 심결을 내렸고 확정됨.
한편 피고는 제2디자인권에 대해 무효심판을 제기하였고,
특허심판원은 무효심결을 내렸으며, 현재 특허법원에 취소소송이 계속 중.
▶ 핵심 요약: 피고 디자인실시에 대한 원고 디자인권 침해 심결과
선행 디자인존재로 인한 원고 디자인권 무효 심결이 동시에 존재한 구조
3. 원고의 주장
– 디자인권 침해에 따른 금지·폐기·손해배상 청구
원고는 피고가 이 사건 각 디자인과 동일·유사한 디자인을 적용한 가방을 제작·판매하여
디자인권을 침해하였다고 주장.
이에 따라
제품의 사용·양도·전시 금지
보관 중인 완제품 폐기
손해배상금 5천만 원 지급청구.
▶ 핵심 요약: 침해금지 + 폐기 + 손해배상 청구
4. 피고의 항변
– 무효 항변과 선사용 통상실시권 주장
피고는
① 이 사건 각 디자인권은 선행 간행물 게재 디자인과 유사하여 무효 사유가 명백하고,
② 제1디자인권에 대해서는 출원 전부터 동일·유사 디자인을 실시하거나 준비해 왔으므로
선사용에 의한 통상실시권이 있다고 항변.
▶ 핵심 요약: 무효 + 선사용 통상실시권이 핵심 방어 논점
5. 제1디자인권 침해 여부
– 디자인 유사성은 인정, 그러나 선사용권에 의한 통상실시권인정
법원은 제1디자인과 피고 실시디자인 1이
허스키 강아지 형상
등 부분 지퍼
수납 기능이 있는 가방 구조
등에서 전체적으로 유사한 심미감을 준다고 보아 디자인 유사성은 인정하였음.
그러나 피고가 출원 전부터 강아지 인형을 변형한 가방 디자인을 완성하고,
3,600개 생산 지시를 한 사실 등을 근거로
선사용에 의한 통상실시권이 인정된다고 판단하였다.
▶ 핵심 요약: 선사용 통상실시권이 인정되어 제1디자인권 침해 부정.
6. 제2디자인권 침해 및 무효 여부
– 선행디자인에 의한 무효 인정
법원은 제2디자인과 피고 실시디자인 2 역시 유사하다고 보았으나,
피고가 2003년 미국에서 배포한 제품 카탈로그에 동일·유사한 선행디자인이 게재되어 있었다는 점을 인정.
이에 따라 제2디자인권은
디자인보호법 제5조 제1항 제3호(신규성 결여)에 해당하여
등록이 무효임이 명백하다고 판단하였음.
▶ 핵심 요약: 제2디자인권은 선행디자인으로 무효
7. 결론
– 디자인권 침해·손해배상 청구 전부 기각
법원은
제1디자인권: 선사용 통상실시권 인정
제2디자인권: 선행디자인권존재로 인하여 무효에 해당
한다는 이유로,
원고의 침해금지 및 손해배상 청구를 전부 기각하였음.
▣ 실무상 시사점 ▣
등록디자인과 유사하더라도 그 등록디자인 출원 전 실시·준비 사실이 입증되면
통상실시권이 인정되어
해당 실시는 등록디자인권을 침해하는 것이 아니게 됩니다.
등록디자인과 유사한 디자인에 대하여 권리범위확인심결이 있었다고 하더라도
등록디자인권에 신규성부정(선행디자인존재)무효 사유가 명백하면
등록디자인권자라고 하더라도 권리행사는 제한됩니다.
즉 디자인권등록을 하였다고 하더라도
타사의 유사디자인 실시에 대하여
그 디자인권행사가 제한되는 경우가 있습니다.
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<판결 전문>
1. 기초사실
가. 이 사건 각 디자인권
원고는 '제1디자인권'과 '제2디자인권'( 합하여 '이 사건 각 디자인권'이라 한다}의 디자인권자임.
나. 피고의 지위 및 실시
(1) 피고는 캐릭터 및 디자인 사업, 선물용품 및 생활용품의 제조 및 판매업, 완구류 제조 및 판매업 등을 목적으로설립된 회사로서, 미국, 일본, 영국 등에 설립한 판매법인을 통하여 국·내외로 강아지 등의 동물인형을 제조·판매하여 왔고, 선물·완구 등에 관한 정보지가 북미 지역 캐릭터 인형 도·소매상, 소비자를 대상으로 실시한 설문조사에서 브랜드 인지도 3위를 차지하였음.
(2) 피고는 각 피고 실시디자인을 적용한 각 가방(이하 피고 실시디자인 1을 적용한 제품을 '피고 실시제품 1'이라 하고, 피고 실시디자인 2를 적용한 제품을 '피고 실시제품 2'라 하며, 합하여 '각 피고 실시제품'이라 한다)을 제작·판매한 바가 있고, 그 중 피고 실시디자인 2를 적용한 가방은 현재까지 제작·판매하고 있음.
다. 한편 원고는 각 피고 실시제품에 대하여 적극적 권리범위확인심판을 제기하였는데, 특허심판원에서는 피고 실시제품 1은 제1디자인권의 권리범위에 속한다는 심결이, 특허심판원 다른 사건에서는 피고 실시제품 2는 제2디자인권의 권리범위에 속한다는 심결이 각 내려졌고, 그 무렵 확정되었음(피고는 위 각 심판사건에서 답변을 하지 않았으나, 특허심판원은 양 디자인의 유사 여부를 구체적으로 판단하였음).
라. 피고가 제기한 제2디자인권에 관한 무효심판인 특허심판원 사건에서는 무효심결이 내려졌고, 현재 특허법원에 그 심결 취소소송이 계속 중임.
2. 당사자의 주장
가. 원고의 주장
피고는 이 사건 각 디자인과 동일 내지 유사한 디자인을 적용한 각 피고 실시제품을 제작·판매함으로써 이 사건 각 디자인권을 각 침해하였으므로, 피고는 각 피고 실시디자인을 이용한 직물지 가방을 사용·양도하거나 그 직물지 가방의 양도의 청약 또는 양도를 위한 전시를 하여서는 아니 되고, 피고의 공장, 창고, 사무실, 영업소, 대리점과 그 밖의 장소에 보관 내지 전시되어 있는 각 피고 실시디자인을 이용한 직물지의 완제품을 폐기하며, 손해배상으로 원고에게 50,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
나. 피고의 주장
(1) 이 사건 각 디자인권은 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인과 동일 내지 유사하여 신규성이 없거나 위 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 위 간행물에 기재된 디자인 등의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인으로서, 무효사유가 있는 것이 분명하므로, 위 각 디자인권에 기초한 금지 및 손해배상청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.
(2) 피고는 제1디자인권 출원 전 제1디자인과 동일 내지 유사한 디자인에 관한 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하였으므로, 제1디자인권에 관하여는 디자인보호법 제50조에서 정한 선사용에 의한 통상실시권을 가진다.
3. 제1디자인권 침해 주장에 대한 판단
가. 청구원인에 대한 판단
법원은, 제1디자인과 피고 실시디자인 1의 대상물품은 강아지의 형상과 등부분에는 내부 수납공간이 있는 가방으로서 용도와 기능이 같은 동일한 물품에 해당하고,
나아가 위 각 디자인은 ① 개의 일종인 허스키 강아지의 형상으로서 강아지 특유의 특징적인 털의 색깔이 머리의 눈, 코, 입 주위, 배, 다리 및 꼬리 끝 부분이 흰색이고, 머리의 일부와 등 부분이 진회색으로 동일하고, ② 강아지의 등 부분에 지퍼를 형성하였으며, ③ 등부분에 어깨끈 또는 손잡이끈이 형성되어 있는 점에서 특징적인 부분이 동일하거나 매우 유사한 점이 있고
다만, 위 각 디자인은 등부분의 진회색으로 표현된 부분에서 다소 차이가 있고, 제1디자인은 강아지가 입을 벌리고 있는 반면에, 피고 실시디자인 1은 입을 다물고 있으며, 제1디자인은 어깨끈으로 되어 있는 반면에, 피고 실시디자인 1은 손잡이끈으로 되어 있는 차이가 있으나
그러나 위 각 차이점은 통상의 기술자라면 누구나 단순하게 변형할 수 있는 상업적 변형에 불과한 것으로서 디자인의 심미감에 영향을 줄 수 있는 요소가 될 수는 없다 할 것이고, 더욱이 위 각 차이점은 이 사건 유사디자인과 해당 부분이 동일하다 할 것이어서,1) 제1디자인과 피고 실시디자인 1은 그 외관을 전체적으로 대비관찰하여 보는 사람으로 하여금 동일 내지 유사한 심미감을 느끼게 하는 유사한 디자인이라 할 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 피고는 제1디자인권 침해로 인한 침해금지 및 손해배상의무가 있다고 판시하였습니다.
나. 피고의 항변에 대한 판단: 제1디자인권에 대한 통상실시권을 가지는지여부
법원은, 피고는 피고가 이전부터 생산·판매하던 강아지 형상의 캐릭터 인형을 변형하여 가방끈2)이 탈·부착 가능한 쇼울더백(제1디자인과 동일한 기능의 가방으로 보인다)에 관한 디자인을 완성한 뒤, 3,600개의 생산 작업지시를 한 사실이 인정되고, 달리 반증이 없으며,
위 인정사실에다가 피고가 강아지 등의 캐릭터 인형을 제조·판매하여 온 점 등 피고의 영업규모와 기간, 제1디자인의 출원일 등을 보태어 보면,
피고는 제1디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을 창작하여 국내에서 이와 동일 내지 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자에 해당한다 할 것이어서, 제1디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다 할 것이므로, 피고의 위 항변은 이유 있다고 판시하였습니다.
4. 제2디자인권 침해 주장에 대한 판단
가. 청구원인에 대한 판단
법원ㅇ느, 제2디자인과 피고 실시디자인 2의 대상물품은 강아지의 형상과 등부분에는 내부 수납공간이 있는 가방으로서 용도와 기능이 같은 동일한 물품에 해당하고
나아가 위 각 디자인은 ① 개의 일종인 푸들 강아지의 형상으로서 몸통과 앞다리를 감싸는 의복이 착용된 형태이고, 이를 가방으로 변형하기 위해 푸들 강아지의 등 부분에 지퍼를 형성하였고, ② 푸들 강아지 특유의 특징적인 털이 부풀어 오른 머리와 두 귀, 두 발 및 꼬리 부분이 유사하며, ③ 등부분에 어깨끈 및 손잡이끈이 형성되어 있는 점에서 특징적인 부분이 동일하거나 매우 유사하고,
다만 위 각 디자인은 착용된 의복의 모양과 코 및 꼬리 끝 부분의 형태에서 다소 다른 점이 있으나,
위 각 차이점은 통상의 기술자라면 누구나 단순하게 변형할 수 있는 상업적 변형에 불과한 것으로서 디자인의 심미감에 영향을 줄 수 있는 요소가 될 수는 없다고 할 것이고, 따라서 제2디자인과 피고 실시디자인 2는 앞서 본 바와 같은 동일 내지 유사점에 비추어 그 외관을 전체적으로 대비관찰하여 보는 사람으로 하여금 동일 내지 유사한 심미감을 느끼게 하는 유사한 디자인이므로 특별한 사정이 없는 한 피고는 제2디자인권 침해로 인한 침해금지 및 손해배상의무가 있다고 판시하였습니다.
나. 피고의 항변에 대한 판단
(1) 선행디자인
법원은, 피고는 2003년 무렵 별지5 목록 기재 디자인(이하 '이 사건 선행디자인'이라 한다)이 포함된 제품 카탈로그를 미국에서 반포하였는데, 위 카탈로그의 표지에는 'Mid Year 2003'이라고 기재되어 있는 사실, 피고는 . 미국 캘리포니아 소재 'P'에 위 카탈로그 20,000부의 제작을 의뢰하는 등 그 무렵 위 카탈로그를 제작하여 미국에서 배포한 사실이 인정되고, 달리 반증이 없으므로, 위 선행디자인은 제2디자인권 출원 전 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인에 해당한다고 판시하였습니다.
(2) 디자인의 유사여부
법원은, 제2디자인과 이 사건 선행디자인은 ① 개의 일종인 푸들 강아지의 형상으로 몸통과 앞다리를 감싸는 의복이 착용된 형태이고, 이를 가방으로 변형하기 위해 푸들강아지의 등부분에 지퍼를 형성하였으며, ② 푸들 강아지 특유의 특징적인 털이 부풀어 오른 머리와 두 귀, 두 발 및 꼬리 부분이 유사하고, ③ 등부분에 어깨끈 및 손잡이끈이 형성되어 있는 점에서 특징적인 부분이 동일하거나 매우 유사하고,
다만 위 각 디자인은 착용된 의복의 모양과 코 및 꼬리 끝 부분의 형태에서 다소 다른 점이 있으나,
위 차이점은 통상의 기술자라면 누구나 단순하게 변형할 수 있는 상업적 변형에 불과한 것으로서 디자인의 심미감에 영향을 줄 수 있는 요소가 될 수는 없다고 할 것이고,
따라서 제2디자인과 이 사건 선행디자인은 앞서 본 바와 같은 동일 내지 유사점에 비추어 그 외관을 전체적으로 대비관찰하여 보는 사람으로 하여금 동일 내지 유사한 심미감을 느끼게 하는 유사한 디자인이라고 판시하였습니다.
(3) 소결론
따라서 법원은, 제2디자인권은 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당하는 디자인으로서 그 등록이 무효임이 명백하다 할 것이어서, 이에 기초한 침해금지 및 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다 할 것이므로, 피고의 이 부분 항변도 이유 있다고 판시하였습니다.
5. 결론
따라서 법원은 원고의 제1디자인권 및 제2디자인권침해청구 및 손해배상청구 전부를 기각하였습니다.
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