상표권 침해에 대한 경고 및 손해배상 청구 

경고장(내용증명)을 받았다면

상표권 침해 행위에 대한 내용증명은 침해에 대한 민·형사상 책임을 묻기 전 사전절차의 성격이 강하므로 반드시 전문가의 도움을 받아 차분하게 따져보고 대응해야만 합니다.

상표권 등 침해행위에 대한 경고장을 받았다면?

상표권 침해라는 경고장을 받은 경우에는 경고장에서 말하는 상표권자의 침해 주장에 대한 타당성을 검토해야만 합니다.

① 상표권의 유효성 확인

이를 확인하기 위해서는 정부에서 운영하는 KIPRIS 특허정보검색 서비스를 이용하면 됩니다. 경고장에 적시돼 있는 상표의 등록번호로 검색을 해보면 현재 유효하게 등록돼 있는 상표인지 여부를 알 수 있습니다. 만일 해당 상표가 거절됐던지, 포기, 무효 등으로 소멸된 상태라면 상표권 침해가 성립되지 않게되지요. 다만 현재 등록 전이라도 출원 중이라면 나중에 출원 상표가 등록된다면 경고장 이후에는 손실보상 청구권이 발생할 수도 있습니다.

② 상대방이 상표권의 등록권자인지 확인

경고장을 발송해 상표의 사용을 금지시킬 수 있는 자는 상표권자 또는 전용 사용권자여야 합니다. 따라서 키프리스 검색 등을 통하여 상대방이 등록권자인지 확인해 보아야합니다.

③ 해당 상표를 상표적으로 사용한 것인지 판단

상표 침해가 성립하기 위해서는 침해자가 해당 표장을 상표적으로 사용한 경우에만 해당합니다. 이는 상품과 서비스의 출처 표시로서 사용한 경우를 의미하고, 제공하는 서비스나 상품에 관한 설명을 위해서 또는 규격 표시나 디자인적으로 사용한 경우는 상표적 사용으로 보지 않습니다. 하지만 실제로 상표적 사용인지 여부는 개별 사안별로 재판을 통해 최종 판단되는 문제로서 비전문가가 사전에 상표적 사용인지 여부를 판단하긴 어렵고 또 위험요소가 많아 전문가의 도움을 받아야할 영역입니다. 만약 상표를 상호로서 사용하는 경우라면 대부분 제공 서비스의 출처 표시로서 사용하는 것이므로 일반적으로 상표적 사용이 아니라고 주장하기는 어려울 것입니다.

④ 상표의 사용이 상표권의 침해에 해당하는지의 여부를 검토

상표권은 상표와 지정상품의 동일 유사 범위까지 미치게 됩니다. 따라서 KIPRIS 검색을 통해 등록상표와 자신이 사용하는 상표가 동일하거나 유사한지 여부 및 등록 상표의 지정 상품 또는 서비스와 해당 사용 상표가 사용되는 상품 또는 서비스가 동일, 유사한지를 살펴봐야 합니다. 상표의 비교는 등록상표권자가 실제로 사용하는 상표의 태양과 비교하는 것이 아니라 등록원부 상에 등재된 등록 상표의 태양과 자신의 사용 상표의 태양을 비교하는 것에 해당합니다. 지정 상품이나 서비스도 등록원부에 등재돼 있는 상품 또는 서비스와 자신이 사용하는 상품이나 서비스를 비교해서 동일 유사 여부를 판단하는 절차를 거쳐보고 상표나 지정 상품(서비스)의 하나라도 유사하지 않으면 침해가 아니게 됩니다.

⑤ 선사용권 검토

상표법 제99조에서는 부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표등록 출원 전부터 자신의 상표를 국내에서 계속해서 사용함으로써 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 상표의 사용자는 그 상표를 계속해서 사용할 권리를 인정​해 주고 있습니다.

따라서 상대방이 침해를 주장하여도 선사용 시기와 부정한 목적이 없음을 입증한다면 선사용권을 인정받을 수 있습니다. 부정한 목적이란 타인의 신용을 이용해 부당한 이익을 얻을 목적을 말하는데, 부정한 목적에 관한 부분은 전문가와 상의해야 합니다.

⑥ 상표권 효력 제한 사유는 없는지 검토

상표법 제 90조에서는 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위를 정하고 있습니다.

최근들어 상표권자들은 상표권자는 자신의 상표에 식별력 없는 부분이 포함돼도 경고장을 보내는 등 상표권의 행사를 하려 하고 있습니다. 이런 경우, 경고장을 받은 사람의 입장에서 자신이 식별력 없는 기술적 표장을 보통으로 사용하는 방법으로 사용하고 있다면 상표권의 효력이 미치지 않음을 주장할 수 있습니다.

상표 침해라고 판단되는 경우라면,,

상표의 양수 또는 사용권 설정

등록상표에 무효 또는 취소 사유가 없는 상황에서 동 상표를 계속 사용하고 싶다면 상표권을 양수하든지, 상표권자로부터 사용권을 설정해서 사용료를 지불해야 할 것입니다. 또한 그 간의 침해에 대해서 손해배상 등을 해야 할 수도 있습니다.

상표(상호) 변경 등

상표권자의 요구에 따른 모든 조치를 이행하고, 상표(상호)를 변경해야 합니다. 상표의 양수나 사용료의 부담은 덜 수 있으나 상표 변경에 따른 새로운 영업을 해야 하는 부담이 생길 수밖에는 없습니다.

상표 침해가 아니라고 판단되는 경우라면,,

충분히 검토해도 상표 침해가 아니라고 판단되는 경우 답변을 안 하는 것보다는 답변을 내용증명으로 보내 왜 상표권 침해가 아닌지 분명히 밝혀야 합니다. 만약 답변을 안 하고 무대응으로 일관한다면, 상표권자가 실제로 민·형사상 조치를 취하는 경우, 상표권자의 민·형사상 조치에 일일히 대응해야만 하므로 비용과 시간이 만만치 않게 들고 결과 또한 장담할 수 없습니다. 상대방의 경고장이나 내용증명에 대한 답변은 전문가의 조언을 얻어 자세하고 정확하게 대응해야 상대방이 권리행사를 포기할 수 있을 것입니다.