상표권 침해금지 (승소) 

1. 사건의 개요

의뢰인은 A라는 상표의 상표권자로서 A 그룹을 위한 상표권 관리 등의 업무를 하는 법인입니다. A그룹의 대표이사는 중공업 회사를 기반으로 해 1998년 A그룹을 설립하고 A 캐피탈, A 조선 등을 운영하고 있었습니다. 당시 A 그룹에서는 철도 트레일러 및 A 조선을 통한 소형 선박 등을 제조하고 있었으며, 세계시장에서 일정수준의 경쟁력과 인지도를 확보한 상태였습니다. 반면 피고는 독일로부터 자동차를 수입, 판매, 사후관리 등을 제공하는 회사로서 A라는 이름의 스포츠카를 수입 및 전시, 판매하였는데, 전시 당시 스포츠카의 번호판, 차의 뒷면, 그리고 각종 홍보물 등에 A라는 상표를 붙여 진행하였습니다. A 스포츠카는 독일에서는 정식으로 상표등록이 완료된 바 있지만, 국내에서는 A 그룹의 상표를 이유로 상표출원이 거절되었고, 이에 대해 의뢰인을 상대로 한 상표권의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나 기각된 바 있습니다.

2. 본 사건의 특징

본 사건은 상표권 침해와 부정경쟁, 그리고 상표법상 손해배상이 이슈가 된 사항입니다. 상표권의 침해가 인정되려면, 1) 상표로서 사용된 표장이 상호 유사해야 하며, 2) 해당 표장이 실제로 상표로서 사용되어야 하며, 3) 나아가 상표가 사용된 상품 자체가 유사한 것이어야 합니다. 

이에 대해 대법원은 “상표의 동일․유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 일반수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이 원칙(대법원 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결 참조)”이지만, “상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌기 쉬운 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상품표지를 기능적으로 관찰하고, 그 중심적 식별력을 가진 주요부위를 추출하여 두 개의 상품표지를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로 필요하다(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결 참조)”고 판시하고 있습니다. 나아가, “문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 구성부분 중 일부만에의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조)”고 판단하고 있습니다.

더불어 유사한 상표의 사용으로 인해 부정경쟁이 인정되려면, 1) 상품의 표지 등이 국내 에 널리 인식(국내 주지성)되어 있어야 하며, 2) 상표를 통한 혼동하게 하는 행위가 있어야 합니다(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목). 

부정경쟁방지법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "부정경쟁행위"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기ㆍ포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포(頒布) 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

이 때 혼동하게 하는 행위란 “상품의 출처가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일 도는 유사한 표지를 사용함으로써 일반수요자나 거래자로 하여금 당해 상품표지의 주체와 동일ㆍ유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함(대법원 2001. 4. 10. 선고98도2250 판결 등 참조)”합니다.

마지막으로 상표법 침해로 인한 손해배상액을 결정하는데 있어 대법원은 “상표권자가 상표법 제67조 제1항에 의하여 상표권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구하는 경우에, 침해자가 받은 이익의 액은 침해 제품의 총 판매액에 그 순이익률을 곱하거나 또는 그 제조판매수량에 그 제품 1개당 순이익액을 곱하는 등의 방법으로 산출함이 원칙이지만, 통상 상표권의 침해에 있어서 침해자는 상표권자와 동종의 영업을 영위하면서 한편으로 그 상표에 화체된 상표권자의 신용에 무상으로 편승하는 입장이어서, 위와 같은 신용을 획득하기 위하여 상표권자가 투여한 자본과 노력 등을 고려할 때, 특별한 사정이 없는 한 침해자의 위 순이익률은 상표권자의 해당 상품 판매에 있어서의 순이익률보다는 작지 않다고 추인할 수 있으므로, 침해자의 판매액에 상표권자의 위 순이익률을 곱하는 방법으로도 침해자가 받은 이익의 액을 산출할 수 있다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 참조)”고 판시하고 있습니다.

본 사건의 경우 피고의 상표출원이 거절된 점, 원고를 상대로 했던 상표권 취소 심판청구가 기각된 점 등 의뢰인 측에 유리한 점이 많았으나, 피고는 스포츠카에만 해당 상표를 사용해 의뢰인의 상품인 트레일러 등에 A 상표를 사용한 적이 없었으며, 2012년 말부터 폐업 상태였기에 손해 또한 입은 바가 없다고 주장하고 있었기에 자칫하면 원고의 상표권 침해가 지속될 수 있는 상황이었습니다.

3. 배수영 변호사의 조력

의뢰인과 상담한 뒤, 배수영 변호사는 특허청은 의뢰인의 상품과 피고의 상품이 유사한 것이라고 판단한 부분에 대한 주장 및 입증을 철저히 해 유리한 위치를 공고히 함과 동시에 비록 의뢰인의 상품이 트레일러로써 스포츠카와는 전혀 다르게 보일수도 있지만, 관련된 판례를 전부 분석해 상품류 유사군 분류코드가 상이함에도 상품의 유사성을 인정한 선례는 있지만, 상품류 유사군 분류코드가 동일함에도 상품의 비유사성을 명시한 판례는 없다는 상황을 부각하며, 원고와 피고의 상품 사이의 관계를 분석하였습니다. 나아가 상표권 분쟁의 본래 법리로 돌아가 원고의 상표에 주지성이 인정되어 있으며, 혼동행위 및 이로 인한 손해가 발생한 사실에 대하여 주장 입증하였습니다.

4. 결론

결국 법원은 본 사건에 대하여 상표권의 침해 금지를 조건으로 화해권고결정을 하였습니다. 최종 판결을 내린 것은 아니나, 의뢰인이 당초에 원했던 바 대로 의뢰인의 상표가 유효하게 존속하는 동안에는 A 표지를 스포츠카 상품에 표시하여 이를 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하거나 스포츠카 상품에 대한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 이를 표시하고 전시 또는 배포하여서는 안 된다고 결정하였습니다. 즉 상표에 대한 침해가 인정된 것으로써 사실상 의뢰인의 주장이 모두 받아들여진 것이었습니다. 본 사건은 배수영 변호사의 상표권에 대한 깊은 이해 및 관련법리의 철저한 분석을 통해 트레일러와 스포츠카라는 일반적으로 보았을 경우 달리 보이는 제품이라는 이유로 의뢰인의 상표를 무단으로 사용해 의뢰인이 입었을 수 있는 손해에 대항해, 효율적인 방법으로 위험을 피했다는 점에서 의의가 있는 사건입니다.