[변리사 출신] 상표권 내용증명 보냈다가 가처분? 원장 승소 

「저는 등록상표권자로서 사용 중단을 요청하는 내용증명 한 통을 보냈을 뿐입니다. 그런데 오히려 제가 권리를 행사하지 못하게 해 달라는 가처분이 들어왔습니다.」

한의원을 운영하는 원장 A씨의 사건입니다. 저희는 A씨를 대리해 상대방의 가처분 신청을 전부 기각받았습니다.

A씨에게 무슨 일이 있었나

A씨는 한의원 이름을 상표로 등록하면서, 장차 한방병원으로 넓힐 것을 생각해 병원업·의료업까지 지정업무에 넣었습니다. 상표가 공시된 뒤 한 의료법인이 오래 쓰던 병원 이름을 A씨 상표와 같은 부분이 들어간 이름으로 바꾸었습니다.

A씨가 내용증명을 보내자, 상대방은 A씨가 정한 회신기한도 오기 전에 가처분을 신청했습니다. 침해 고지, 거래처 고지, 포털 게시중단 요청까지 미리 막고, 어기면 1회마다 돈을 물리라는 내용이었습니다.

이 사건의 쟁점 세 가지

1) 일부 지정업무가 불사용으로 취소될 수 있다면 상표권 행사가 권리남용인가

2) 내용증명 한 통이 영업을 방해한 것인가

3) 지금 가처분으로 막아야 할 손해가 있는가

핵심 쟁점은 권리남용 하나였습니다

등록상표권 행사가 권리남용인지는 출원·등록의 목적과 경위, 권리를 행사하게 된 구체적 사정을 종합해 판단합니다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결). 상대방은 A씨의 등록에 부정한 목적이 있었다고 주장하지 않았고, 권리행사 사정으로 든 것도 통지서 한 통뿐이었습니다. 저희는 상대방 서면의 해당 진술을 그대로 인용해 판단 기준이 요구하는 자료가 비어 있다는 점을 보였습니다.

저희가 한 일

1) 쟁점이 권리남용 하나뿐이라는 점을 먼저 정리했습니다.

2) 상표는 사용 의사로 등록되고, 쓰지 않은 데 대한 제재는 취소심판이며, 그 효과도 심판청구일 이후에만 미친다는 점을 들어 상대방 논리가 등록제도와 맞지 않는다고 짚었습니다.

3) 분쟁의 원인이 상표 공시 뒤에 비슷한 이름을 새로 고른 상대방 자신에게 있다는 점을 보였습니다.

4) A씨는 거래처 고지도, 포털 신고도, 고소도 하지 않았다는 점을 들어 보전의 필요성을 다투었습니다.

법원은 이렇게 판단했습니다

재판부는 내용증명을 한 번 보낸 것을 두고 정당한 권리행사를 넘은 권리남용이라 보기 어렵고, 영업이 방해되었다고 볼 자료도 없다고 보았습니다. 나중에 상대방이 상호를 바꾸게 되더라도 그 손해는 상대방 자신의 침해에서 비롯된 것이라고 했습니다. 신청은 전부 기각되었고 소송비용도 상대방이 부담합니다.

상표권자로서 통지를 보내기 전에

□ 등록상표의 지정업무와 상대방 업무가 겹치는지 확인하세요.

□ 통지서에는 침해 사실과 중단 요청만 담고 회신기한을 정하세요.

□ 거래처 고지나 포털 신고는 통지 결과를 본 뒤 단계적으로 하세요.

자주 받는 질문

Q. 이름을 바꾸는 쪽은 무엇을 확인해야 하나요?

A. 새 이름을 쓰기 전에 같은 부분이 든 등록상표가 있는지 확인해야 합니다. 이 사건도 분쟁의 원인은 상표 공시 뒤에 이름을 바꾼 쪽에 있었습니다.

Q. 상표 일부를 안 쓰고 있으면 권리를 행사하면 안 되나요?

A. 아닙니다. 취소심판으로 취소되기 전까지는 등록상표권을 행사할 수 있습니다.

Q. 내용증명을 보내면 역으로 소송을 당하나요?

A. 이 사건처럼 절제된 통지라면 권리남용이 되지 않습니다. 통지 범위와 문구를 처음부터 신중하게 정하는 것이 좋습니다.

Q. 간접강제는 무엇인가요?

A. 법원 명령을 어기면 위반 1회마다 일정 금액을 물게 하는 제도입니다. 이 사건 상대방은 가처분과 함께 간접강제도 구했지만, 신청이 전부 기각되면서 함께 받아들여지지 않았습니다.

Q. 상대방이 취소심판을 청구하면 권리 행사를 멈춰야 하나요?

A. 상표를 쓰지 않은 데 대한 제재는 취소심판으로 정해져 있고, 취소의 효과도 심판청구일 이후에만 미칩니다. 심판청구서가 접수되었다는 사정만으로 상표권자가 자기 권리에 관해 말할 수 없게 되는 것은 아닙니다.

결과를 좌우한 것은 상표권자의 절제된 권리행사였습니다.

이런 부분을 도울 수 있습니다

(i) 상표 침해 통지서의 범위와 문구를 함께 정합니다.

(ii) 권리남용 주장에 판례 기준으로 맞서는 답변서를 씁니다.

(iii) 병원·한의원 이름 상표의 등록과 분쟁을 함께 관리합니다.

의뢰인 보호를 위해 사건 내용 일부를 각색했습니다. 사건마다 사실관계에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.

법무법인 리브로 · 서울 서초구 반포대로34길 14 · 광고 책임 변호사 유연

📌 법무법인 리브로 대표변호사·변리사 유연