[특허권 간접침해 기각판결]
국내서 비트코인 채굴기용 칩 생산해 중국 수출했는데
간접침해 아니다?
2억 원 손해배상청구 기각
[사건 핵심 요약]
원고는 비트코인 채굴 관련 특허권자로서,
피고가 채굴기용 H 칩을 국내에서 생산하여
중국 회사에 수출한 행위가
특허권 간접침해에 해당한다고 주장.
중국 회사는 해당 칩을 이용하여 중국에서 비트코인 채굴기를 제작·판매했음.
원고는 피고를 상대로 제품의 생산 등 금지·폐기와 함께 손해배상 일부청구로 2억 10만 원 청구.
법원은
물건발명의 간접침해에서 전제가 되는 ‘생산’은
국내에서의 생산을 의미하는데
이 사건 채굴기는 중국에서 생산되었고, 방법발명 역시 해당 방법의 사용 또는 사용의 청약이
국내에서 이루어졌다고 인정할 증거가
부족하다고 판단.
따라서 피고의 칩 생산·수출행위에 대한
특허권 간접침해를 인정하지 않고
원고의 청구를 기각.
국내에서 특허발명에 사용되는 칩을 생산해 해외로 수출했다면, 그 자체로 국내 특허권의 간접침해가 성립할까요?
이 사건에서는 피고가 생산한 칩이 중국에서 제작·판매되는 비트코인 채굴기에 사용되었고,
국내 해외구매대행 오픈마켓에서도 해당 채굴기가 검색되었습니다.
그럼에도 법원은
특허권의 속지주의와 간접침해의 성립범위를 엄격하게 판단하여
2억 원대 손해배상청구를 기각했습니다.
특히 해외에서의 제품 생산과 국내에서의 방법발명 실시 여부를 법원이 어떻게 구별하여 판단했는지가 중요합니다.
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[판결 상세 요약]
1. 사건개요
원고는 비트코인 채굴 관련 이 사건 특허권의 특허권자임.
피고는 비트코인 채굴기에 사용되는 H 칩을 생산하여 중국 소재 회사에 수출했고
이 중국 회사는 피고 제품을 사용하여 중국에서 비트코인 채굴기를 제작·판매.
한편 관련 특허무효심판에서는 특허심판원이 무효심판청구를 기각했으나,
이후 특허법원은 원고의 정정이 부적법하고 신규사항이 추가되어 특허등록이 무효로 되어야 한다고 판단하여
심결취소판결을 선고했으며, 해당 사건은 상고심 계속 중이었음.
2. 당사자 주장
가. 원고
피고의 H 칩은
이 사건 제1항 방법발명의 실시에만 사용되는 물건 또는 제15항 물건발명의 생산에만 사용되는 물건에
해당한다고 주장.
따라서 피고가 이를 생산·양도한 행위는
특허법 제127조에 따른 특허권 간접침해에 해당한다고 주장.
이에 피고 제품의 생산 등 금지 및 폐기와 함께 손해배상의 일부청구로 2억 10만 원 및 지연손해금을 청구.
나. 피고
먼저 원고가 침해금지·폐기를 구하는 대상이 구체적으로 특정되지 않아 해당 청구가 부적법하다고 주장.
본안에서는 이 사건 특허발명에 신규사항 추가, 진보성 결여, 기재불비, 산업상 이용 가능성 결여 등의
무효사유가 존재하므로 원고의 특허권 행사는 권리남용에 해당한다고 주장.
3. 법원 판단
가. 침해금지·폐기 대상이 특정되었는지
특허권 침해금지를 청구하려면 그 대상이 다른 제품이나 방법과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어야 함.
원고는 피고가 중국 회사에 공급하는 비트코인 채굴기용 H 칩을 명시하고,
해당 제품에 따른 블록 마이닝 방법도 단계별로 기재했음.
법원은
다른 블록 마이닝 방법 및 장치와 구별될 수 있을 정도로 특정되었다고 판단함.
따라서 피고의 본안 전 항변은 받아들이지 않았음.
나. 물건발명에 대한 간접침해여부
특허법 제127조는
물건발명의 경우
그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로 생산·양도·대여 또는 수입하는 등의 행위를
일정한 경우 특허권 침해로 봄.
그러나 특허권에는 속지주의 원칙이 적용됨.
따라서 간접침해에서 말하는 ‘생산’ 역시 국내에서의 생산을 의미하며,
특허발명에 해당하는 물건의 생산이 국외에서 이루어진 경우에는
그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어졌더라도 간접침해가 성립할 수 없다고 판단.
이 사건에서 피고는 H 칩을 생산하여 중국 회사에 수출했지만,
해당 칩을 이용한 비트코인 채굴기는 중국에서 제작·판매되었음.
법원은
채굴기의 생산이 중국에서 이루어진 이상
피고의 칩은 특허법 제127조 제1호의 간접침해 제품에 해당하지 않는다고 판단.
다. 방법발명에 대한 간접침해여부
이 사건 제1항 발명은 ‘블록 체인에서 블록을 마이닝하는 방법’에 관한 방법발명임.
방법발명의 경우에도 간접침해가 인정되려면
그 전제로 해당 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위가 국내에서 이루어져야 함.
원고는 이 사건 채굴기가 해외구매대행 오픈마켓에 등록되어
국내 웹사이트 검색 결과에도 노출된다는 점 등을 근거로 간접침해주장.
그러나 법원은
이것만으로는 해당 채굴기가 실제로 국내에 수입·판매되거나 국내에서 사용되었다고 볼 수 없다고 판단.
특히 제3자가 채굴기를 해외구매대행 오픈마켓에 등록했다는 우연한 사정만으로 국내 실시를 인정한다면,
원래 적법했던 피고의 생산·수출행위가 제3자의 행위 때문에 위법해질 수 있다고 지적.
이는 특허권의 효력을 지나치게 확장하는 결과가 되어 간접침해 제도의 취지에도 부합하지 않는다고 판단.
4. 결론
법원은 피고가 비트코인 채굴기용 칩을 생산하여 중국 회사에 수출했더라도,
① 해당 칩을 이용한 채굴기의 생산이 중국에서 이루어졌고,
② 방법발명의 사용 또는 사용의 청약이 국내에서 이루어졌다고 인정할 증거도 부족하므로
피고의 제품 생산·수출행위는 이 사건 특허권에 대한 간접침해에 해당하지 않는다고 판단.
따라서 원고의 생산 등 금지·폐기 및 2억 10만 원의 손해배상청구를 모두 기각.
[ 시사점 ]
특허권 간접침해 사건에서는
단순히 “피고가 국내에서 특허발명에 사용되는 부품을 생산했다”는 사실만으로 침해가 인정되는 것은 아닙니다.
특히 국내에서 부품을 생산한 뒤 해외로 수출하고,
완성품의 생산이나 특허방법의 실시가 해외에서 이루어지는 거래구조라면
특허권의 속지주의가 핵심 쟁점이 될 수 있습니다.
물건발명에서는
특허법 제127조가 전제로 하는 최종 물건의 ‘생산’이 어디에서 이루어졌는지,
방법발명에서는
해당 방법의 ‘사용’ 또는 ‘사용의 청약’이 실제 국내에서 이루어졌는지를
구체적으로 입증하는 것이 중요합니다.
또한 해외구매대행 사이트에 제품이 노출되거나 국내 소비자가 구매할 가능성이 있다는 사정과,
실제 국내에서 특허발명이 실시되었다는 사실은 구별하여 판단할 필요가 있습니다.
따라서 해외 생산·수출이 결부된 특허분쟁에서는
침해제품의 구조만 비교할 것이 아니라
부품 생산 → 수출 → 완성품 생산 → 판매 → 실제 사용에 이르는 전체 공급망과 각 행위가 이루어진 국가를
먼저 확인해야 합니다.
특허권자는 국내 실시행위를 뒷받침할 수 있는 수입·판매·사용 자료를 구체적으로 확보할 필요가 있고,
침해를 주장받는 기업 역시
해외 생산·판매 구조와 국내 실시 여부를 객관적인 자료로 정리하여 대응할 필요가 있습니다.
특히 간접침해는 직접침해보다 성립요건과 적용범위에 관한 법적 검토가 복잡하므로,
소송 전 특허청구범위와 실제 거래구조를 함께 분석하는 것이 중요합니다.
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[판결 전문]
1. 기초 사실
가. 이 사건 특허발명
원고[G회사(이하 '출원인'이라 한다)는 특허출원하여 등록을 받은 후 원고에게 특허권을 양도하였다.]는 이 사건 특허권자임(청구항내용, 발명내용 등 생략)
나. 피고 제품의 생산 · 수출 등
피고는 H 칩(이하 '피고 제품'이라 한다)을 생산하여 중국에 위치한 회사인 I(이하 '소외 회사'라 한다)에 수출하였다. 소외 회사는 중국에서 피고 제품을 사용한 비트코인 채굴기(모델명: J 등, 이하 '이 사건 채굴기'라 한다)를 제작하여 판매하였다.
다. 관련 사건의 경과
(1) 소외 회사는 원고를 상대로 이 사건 특허발명에 대하여 '특허법 제47조 제2항 위반(신규사항 추가), 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제2호 위반(기재불비), 특허법 제29조 제1항 본문 및 제2항 위반(산업상 이용 가능성 및 진보성)' 등을 이유로 등록무효심판을 청구하였고(특허심판원 K), 원고는 위 무효심판절차에서 정정청구서를 제출하였다(이하 '이 사건 정정'이라 한다).
(2) 특허심판원은 '이 사건 특허발명은 출원 심사단계에서 보정에 의해 신규사항이 추가되었다고 볼 수 없고, 청구범위의 기재가 불비하다고 볼 수도 없으며, 이 사건 정정은 적법하다. 또한 이 사건 정정 후의 특허청구범위(정정발명)는 산업상 이용 가능하고, 진보성이 부정되지 않는다.'는 이유로 소외 회사의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
(3) 소외 회사는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은, '이 사건 정정은 부적법하고, 이 사건 특허발명은 신규사항이 추가되어 특허법 제47조 제2항에 위배되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.'는 이유로 소외 회사의 청구를 받아들여 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였다. 이에 대하여 원고가 상고하여 위 사건은 현재 상고심 계속 중이다.
2. 당사자들의 주장
가. 원고
피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 실시에만 또는 이 사건 제15항 발명의 생산에만 사용되는 물건이므로, 피고가 피고 제품을 생산 · 양도한 행위는 이 사건 제1, 15항 발명에 관한 원고의 특허권을 간접침해한다. 이에 원고는 피고에 대하여 피고 제품의 생산 등의 금지 및 폐기를 청구하고, 손해배상의 명시적 일부청구로서 200,010,000원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.
나. 피고
(1) 본안 전 항변
원고는 별지 목록 기재 제품에 대하여 침해금지 및 폐기를 구하고 있는데, 청구취지의 기재만으로는 침해금지 및 폐기를 구하는 대상이 적법하게 특정되었다고 볼 수 없다. 특히 별지 목록 제2항 기재 부분은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 문언을 거의 그대로 인용한 것이다. 따라서 원고의 침해금지 및 폐기청구 부분은 그 청구취지가 특정되지 아니하여 부적법하다.
(2) 본안에 관한 권리남용 항변
이 사건 특허발명에는 아래와 같은 무효사유가 있어 그 특허등록이 무효가 될 것이 명백하므로, 이 사건 특허발명에 기초한 원고의 청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다.
(가) 이 사건 특허발명은 심사단계에서 보정에 의해 신규사항이 추가된 것이어서 특허법 제47조 제2항에 위배되고, 선행발명들의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다.
(나) 이 사건 제1항 발명은 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않으므로 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배되고, 수학적 알고리즘 자체 내지 인위적 약속에 불과하므로 산업상 이용 가능성이 없다. 또한 이 사건 제15항 발명은 이 사건 제1 내지 13항 발명을 선택적으로 인용하는 종속항으로서, 이 사건 제1항 발명과 동일한 무효사유가 존재한다.
3. 본안 전 항변에 대한 판단
가. 관련 법리
민사소송에 있어서 청구의 취지는 그 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하므로, 특허권에 대한 침해의 금지를 청구함에 있어 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007다53785 판결, 대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결 등 참조).
나. 판단
(1) 이 사건 제1항 발명은 '블록 체인에서 블록을 마이닝하는 방법'에 관한 방법의 발명이고, 이 사건 제15항 발명은 위 방법 등을 수행하도록 구성된 장치로서 물건의 발명에 해당한다. 특허권의 침해금지 등을 청구하는 경우 그 금지 등의 대상을 구체적· 개별적으로 특정하여야 하는데, 물건의 발명은 피고가 실제 생산 · 판매하는 제품으로 특정하고, 방법의 발명은 ① 그 방법의 사용 과정을 단계별로 설명하는 방식, ② 그 방법의 발명이 실질적으로 구현된 기기가 있다면 그 기기 자체를 명시하는 방식 등으로 특정할 수 있다.
(2) 원고는 청구취지에서 침해금지 및 폐기를 구하는 대상으로 피고 제품인 '피고가 소외 회사에 공급하는 비트코인 채굴기용 H 칩'(별지 목록 제1항)을 명시하고, '그 제품에 따른 블록 마이닝 방법'(별지 목록 제2항)을 단계별로 설명하였는데, 사회통념상 다른 블록 마이닝 방법 및 그 장치와 구별될 수 있을 정도로 특정되었다고 할 것이다. 또한 원고가 특정한 피고의 실시방법 내용이 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 문언과 상당 부분 중복된다고 하더라도, 그 자체로 구체성, 개별성, 명확성이 떨어진다고 보이지는 않는다(원고가 특정한 피고의 실시제품 및 그 방법이 피고의 실제 제품 및 그 사용 방법과 다른 경우에는 원고의 청구가 기각될 뿐이다). 따라서 피고의 본안전 항변은 받아들일 수 없다.
4. 특허권 침해 여부에 대한 판단
가. 관련 법리
(1) 특허법 제127조는 간접침해에 관하여, 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 '생산'에만 사용하는 물건을 생산 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(제1호)를, 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 '실시'에만 사용하는 물건을 생산 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(제2호)를 각각 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정한다.
(2) 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산 · 사용 · 양도 · 대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조).
나. 간접침해 해당 여부
(1) 이 사건 제15항 발명
피고가 이 사건 채굴기에 사용되는 H 칩인 피고 제품을 생산하여 소외 회사에 수출하고, 소외 회사는 피고 제품 등을 사용하여 '중국'에서 이 사건 채굴기를 제작 ·판매한 사실은 앞서 본 바와 같은데
특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하므로, 이 사건 채굴기의 생산이 국외인 중국에서 일어나고 있는 이상 피고 제품은 특허법 제127조 제1호에서 정한 간접침해 제품에 해당하지 않는다고 판시하였습니다.
(2) 이 사건 제1항 발명
법원은, 이 사건 제1항 발명은 '블록 체인에서 블록을 마이닝하는 방법'에 관한 것으로 방법의 발명에 해당하고, 방법의 발명에서 실시는 '그 방법을 사용하는 행위' 또는 '그 방법의 사용을 청약하는 행위'를 의미하므로(특허법 제2조 제3호 나목), 피고가 이 사건 제1항 발명에 관한 특허권을 간접침해한 것이 인정되기 위해서는, 그 전제로서 이 사건 제1항 발명에 대응되는 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위가 '국내'에서 이루어졌어야 하는데
다음과 같은 사실 내지 사정들을 종합하면, 원고가 제출한 증거들만으로 이 사건 제1항 발명에 대응되는 방법을 '사용'하는 행위 또는 그 방법의 '사용을 청약'하는 행위가 '국내'에서 이루어졌다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 피고 제품의 생산 등의 행위가 이 사건 제1항 발명에 관한 특허권을 간접침해한다고 볼 수 없다고 판시하였습니다.
① 이 사건 채굴기가 'L' 등과 같은 해외 구매대행 오픈마켓에 등록되어 있고, 그 결과 M 웹사이트에서 'J'를 검색어로 입력하면 이 사건 채굴기가 검색되는 사실은 인정되나 이는 일반 소비자가 해외 구매대행의 방법으로 이 사건 채굴기를 구매할 수 있다는 것을 의미할 뿐이다. 위 오픈마켓을 통해 이 사건 채굴기가 실제로 수입 · 판매되었는지, 국내에서 '사용'되었는지 등을 확인할 수 있는 자료는 제출되지 않았다.
② 또한 소외 회사가 중국에서 이 사건 채굴기를 생산 · 판매하는 행위에 대하여는 이 사건 특허발명의 효력이 미치지 않고, 그에 따라 피고가 피고 제품을 생산하는 등의 행위 역시 특허권 침해가 되지 않음은 앞서 본 바와 같다. 그런데 제3자가 이 사건 채굴기를 해외 구매대행 오픈마켓에 등록함으로써 국내의 일반 소비자가 이 사건 채굴기를 구입할 수 있게 되었다는 사정만으로 이를 국내 실시로 보아, 피고 제품의 생산 · 수출이 간접침해에 해당한다고 하면, '제3자의 오픈마켓 등록'이라는 우연한 사정으로 인해 적법했던 피고의 생산 · 수출행위가 위법한 것이 되어 부당할 뿐만 아니라 특허권이 지나치게 확장되는 결과가 초래될 수 있어 간접침해를 규정한 취지에도 부합하지 않는다.
다. 소결론
법원은 따라서 피고 제품의 생산, 수출 등의 행위는 이 사건 제1, 15항 발명에 관한 특허권을 간접침해하지 않는다고 판시하면서 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각한다는 판결을 선고하였습니다.
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