기술 개발 업무를 담당하는 임직원이 재직 중 완성한 발명을 회사에는 알리지 않은 채 자기 명의로 특허출원을 마쳤다는 사실이 뒤늦게 드러나는 경우가 있습니다. 인사이동이나 퇴사를 앞둔 시점에 발견되는 일이 많아, 회사로서는 그 발명이 실제로 직무발명에 해당하는지, 그리고 이 임직원을 업무상배임으로 형사고소할 수 있는지부터 확인해야 하는 상황에 놓입니다. 그런데 직무발명을 개인 명의로 출원했다는 사실만으로 곧바로 배임죄가 성립하는 것은 아닙니다. 회사와 그 임직원 사이에 어떤 약정이 있었는지, 통지 절차가 어떻게 이루어졌는지에 따라 결론이 크게 달라지기 때문에, 섣불리 고소부터 진행했다가는 무혐의로 끝나는 경우도 적지 않습니다.
먼저 전체를 짚어보겠습니다: 직무발명 개인 명의 출원, 무조건 배임은 아닌 이유
직무발명은 임직원이 그 직무에 관하여 발명한 것으로서, 발명을 하게 된 행위가 회사의 업무범위에 속하고 동시에 그 임직원의 현재 또는 과거 직무에 속하는 발명을 말합니다(발명진흥법 제2조 제2호). 문제는 이 요건을 충족하는 발명이라고 해서 특허를 받을 권리가 자동으로 회사에 넘어가는 것은 아니라는 점입니다. 원칙적으로 발명을 완성한 임직원 본인에게 특허받을 권리가 원시적으로 귀속되고, 회사는 별도의 승계 절차 없이는 그 발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권만 법률상 취득합니다(발명진흥법 제10조 제1항).
따라서 임직원이 개인 명의로 출원했다는 사정만으로 배임죄를 논하기 전에, 먼저 회사와 그 임직원 사이에 권리를 회사로 넘기기로 한 약정, 즉 예약승계 규정이 취업규칙이나 근무규정에 있었는지부터 확인해야 합니다. 이 규정의 존재 여부가 이후 형사·민사 모든 판단의 출발점이 됩니다.
법은 이렇게 판단합니다: 예약승계 조항과 통지의무, 배임죄 성립의 네 가지 요건
업무상배임죄가 성립하려면 먼저 그 임직원이 회사에 대하여 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있어야 합니다. 그런데 앞서 본 것처럼 특허를 받을 권리는 원칙적으로 발명자 본인에게 귀속되므로, 회사와 임직원 사이에 예약승계 약정이 없다면 애초에 회사에 귀속될 권리 자체가 존재하지 않아 '타인의 사무'를 논할 전제가 성립하기 어렵습니다. 대법원도 이 점을 분명히 했습니다. 대법원 2011도15093 판결은, 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 승계시키는 계약이나 근무규정이 있거나 발명 완성 후 이를 승계시키는 별도 계약이 있었다는 등 특별한 사정이 없는 한, 종업원의 명시적 의사표시나 이를 추인할 수 있는 사정이 인정되는 경우가 아니고서는 권리승계 합의를 쉽게 인정할 수 없다고 판시했습니다. 이 사건에서는 회사가 출원 비용을 부담했다는 사정만으로는 묵시적 승계 의사를 인정하기에 부족하다고 보아, 원심의 배임 유죄 판단이 파기환송됐습니다.
반대로 취업규칙이나 직무발명 규정에 발명 완성과 동시에 특허를 받을 수 있는 권리가 회사에 승계된다는 예약승계 조항이 명시돼 있다면 상황이 달라집니다. 발명진흥법 제13조 제1항에 따라 이런 규정이 있는 경우, 회사가 임직원의 완성사실 통지(제12조)를 받은 날부터 대통령령으로 정한 기간 안에 승계하지 않겠다고 통지하지 않는 한, 그 권리는 발명이 완성된 시점에 곧바로 회사로 귀속된 것으로 취급됩니다. 이 경우 임직원은 이미 회사 소유가 된 권리를 사무처리자의 지위에서 관리·이전할 의무를 지는 상태였다고 볼 여지가 커지고, 그럼에도 이를 회사에 알리지 않고 개인 명의로 출원했다면 임무위배행위에 해당할 수 있습니다.
다만 임무위배행위가 있었다는 것만으로 배임죄가 성립하지는 않습니다. 배임죄는 재산상 이익 취득과 재산상 손해 발생(또는 그 위험) 사이에 대응관계, 이른바 견련성이 있어야 합니다. 여기서 실무상 자주 부딪히는 항변이, 회사는 예약승계가 없더라도 어차피 발명진흥법 제10조에 따라 무상 통상실시권을 법률상 취득하는데 명의만 개인으로 바뀐 것으로 회사에 무슨 손해가 있느냐는 것입니다. 대법원 2011도10525 판결은 이와 비슷한 맥락에서, 발명자에 해당하는지는 특허출원서 발명자란 기재 여부와 무관하게 실질적으로 정해지므로 명의 표시만으로는 회사의 특허권이나 권리관계 자체에 영향을 미쳤다고 보기 어렵고, 그로 인한 재산상 손해나 손해발생의 위험이 인정되지 않는다고 판단했습니다. 반면 예약승계로 권리 자체가 이미 회사에 귀속돼 있던 사안이라면 이야기가 다릅니다. 통상실시권은 회사가 그 발명을 스스로 실시할 수 있는 권리에 불과하고, 특허권 자체를 보유함으로써 갖는 독점적 처분권·제3자에 대한 실시허락(라이선스) 수익·양도 대가는 통상실시권만으로는 확보되지 않습니다. 임직원이 예약승계로 이미 회사 몫이 된 권리를 개인 명의로 빼돌려 스스로 특허권자가 된 경우라면, 회사는 이런 독점적 이익을 상실할 구체적 위험에 노출되므로 재산상 손해가 인정될 여지가 커집니다.
예를 들어 연구개발직 임직원이 재직 중 완성한 발명이 시장에서 연간 3억 원 규모의 실시료 수익이 예상되는 기술이었고, 회사 근무규정에 예약승계 조항이 있었다고 가정해 보겠습니다.
예약승계 조항 있음 + 통지의무 위반 + 개인 명의 출원 — 회사에 귀속된 권리를 은닉·처분한 것으로 평가돼 임무위배와 재산상 손해가 함께 인정될 가능성이 높습니다.
예약승계 조항 없음 + 개인 명의 출원 — 애초 회사에 귀속될 권리 자체가 없었으므로 배임죄가 성립하지 않을 가능성이 높고, 회사는 무상 통상실시권만 주장할 수 있습니다.
예약승계 조항 있음 + 통지·승계 절차는 진행됐으나 명의만 착오로 개인 표시 — 실질적 권리관계에 영향이 없다면 손해발생 위험 자체가 부정될 가능성이 있습니다.
배임의 고의도 별도로 입증돼야 합니다. 근무규정에 예약승계 조항이 있다는 사실과 통지의무의 존재를 인식하면서도 이를 회피할 의도로 개인 명의 출원을 진행했다는 정황 — 이를테면 출원 사실을 회사에 숨기거나, 퇴사 직전에 서둘러 출원을 마치거나, 이후 이를 제3자에게 양도·실시허락하려 한 정황 등이 뒷받침돼야 형사 절차에서 고의를 인정받기 수월해집니다.
김상훈 변호사의 대응, 이렇게: 예약승계 규정 확인부터 형사·민사 병행까지
쟁점이 정리됐다면, 실제로는 다음 순서로 대응합니다.
근무규정·고용계약상 예약승계 조항 존재 여부부터 확인 — 조항이 있으면 발명 완성 시점에 권리가 이미 회사로 귀속된 것으로 다툴 수 있고, 없으면 형사고소보다 통상실시권 확보와 향후 규정 정비 쪽으로 방향을 잡는 편이 현실적입니다.
직무발명 해당성과 통지의무 위반 입증자료 확보 — 업무분장표, 연구개발 지시 이메일, 연구노트, 예산집행 내역, 그리고 발명 완성 시점과 개인 명의 출원일의 근접성 등을 통해 직무발명성과 은닉 정황을 함께 뒷받침합니다.
형사고소(업무상배임)와 특허권 이전청구 병행 검토 — 예약승계로 회사가 정당한 권리자인데도 임직원이 무권리자로서 출원·등록을 마친 경우라면 특허법 제133조 제1항 제2호의 무효사유에 해당하므로, 무효심판 대신 특허법 제99조의2에 따른 특허권 이전청구로 명의를 회사 앞으로 신속히 되돌려 오는 방법을 함께 검토합니다.
손해배상청구 — 형사상 배임 인정 여부와 별개로 민사상 채무불이행 또는 불법행위 책임을 물어, 그 특허의 실시료 상당액이나 회사가 입은 일실이익을 청구합니다.
퇴사가 임박한 사안은 가처분부터 — 처분금지가처분 등으로 소송이 끝나기 전에 임직원이 제3자에게 특허권을 양도하거나 실시허락을 해버리는 것을 먼저 막아 두어야, 뒤늦게 권리를 되찾더라도 실익이 남습니다.
망설이는 사이, 시간은 불리해집니다: 확인이 늦어질수록 회복할 수 없는 이유
예약승계 조항 유무를 먼저 확인하지 않은 채 곧바로 형사고소부터 진행하면, 정작 핵심 쟁점인 권리귀속 여부를 제대로 다투지 못하고 무혐의로 종결될 위험이 있습니다. 반대로 그 임직원이 이미 제3자에게 특허권을 양도하거나 실시허락을 마쳐버리면, 회사가 뒤늦게 권리를 되찾더라도 이미 흩어진 이익까지 전부 회복하기는 어려워집니다.
직무발명이 개인 명의로 출원된 사실을 확인했다면, 근무규정과 통지 경위부터 점검하고 형사·민사 대응 방향을 함께 검토해 보시기 바랍니다.
법률 문제는 초기 대응이 중요합니다. 도움이 필요하시면 언제든 김상훈 변호사에게 문의해 주시기 바랍니다.
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