상표권 라이센스 계약 체결 시, 주의할 점 

상표권이나 특허권과 같은 지적재산권 라이센스 계약 체결 시, 주의할 점에 대한 글을 쓰도록 하겠습니다.

나의 상표권을 어느 지역에서, 얼마나 사용하도록 할 것인지에 대한 결정이 필요

상표출원 시, 사업의 필요에 따라 국내에만 출원할 수도 있고, 내가 앞으로 사업을 하게 될 수 있는 미국, 중국, 유럽에도 출원할 수 있습니다.

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만일 나의 상표를 국내뿐만 아니라 미국, 중국, 유럽에도 출원을 했고 그 출원으로 등록을 받았다면, 나는 한국, 미국, 중국, 유럽의 상표권자라 할 것입니다.

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이때 나의 상표를 누군가가 쓰고 싶다고 한다면, 나는 지역을 한정하여 허락해 줄 수 있습니다.

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가령, '향후 5년간은 미국에서 활동을 할 계획이 없으니 미국에 한정하여 상표를 사용하세요.'라는 취지로 계약서에 상표 사용 지역을 미국으로 한정하여 기재하면 될 것입니다.

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또한 그 사용기간도 한정할 수 있습니다.

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지금으로부터 향후 5년까지는 미국에서 활동할 계획이 없지만 5년 후부터는 미국에서 활동할 계획이 있다면, 2024년부터 2029년까지만 상표권을 사용하도록 한정할 수 있는 것입니다.

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그에 상응하는 로열티만 받으면 될 것입니다.

로열티 지급 방법은 어떻게?

로열티는 일시금으로 지급하도록 할 수도 있고, 연 단위로 분할 납부하도록 할 수도 있으며, 매출의 몇%를 지급하도록 계약을 체결할 수도 있습니다.

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이때 매출이 얼마인지에 대해 상대방이 투명하게 고지하도록 하는 의무조항을 기재하는 것이 필요할 것입니다.

상표 사용권자가 상표를 사용할 수 있는 범위를 지정할 수도

가령, 상표 사용권자가 한 번의 라이선스 계약으로 여러 점포를 개점하여 상표를 사용하거나 다양한 물품에 무분별하게 상표를 사용하게 될 수도 있을 것입니다.

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따라서 애초에 계약을 할 때, 특정 점포에서만, 그리고 특정 물건에만 상표를 사용할 것을 한정할 수 있고, 그 이외의 영역까지 확정하여 사용할 경우 추가 로열티를 지급할 것을 약정할 수 있습니다.

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이로써 무분별하게 나의 상표가 사용되는 것을 막을 수 있을 것입니다.