회사에서 임직원으로 근무하였던 자가 퇴직 후 회사가 사용하던 표장을 상표로 출원한 후 등록한 다음 회사를 상대로
상표사용금지 가처분을 신청하였습니다. 민태호 변호사는 회사를 대리하여 가처분 사건을 대응하였습니다.
법원의 판단은 어떠하였을까요?
법원은 상표사용금지가처분의 성격상 만족적 가처분이므로 기존 대법원 판례상 엄격하게 판단해야 한다고 하였습니다. 결론적으로 회사의 상표선사용권을 인정하였고, 임직원이 등록한 상표에 무효사유가 있다고 판단하였습니다.
구체적인 내용은 아래와 같습니다.
채권자(임직원) 주장
자신이 제품을 관리하고 제품의 표장을 직접 건의하였고 자신이 등록한 상표를 지정상품에 회사가 부착하여 채권자의 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 침해한 것이다
자신은 회사로부터 부당하게 해임당하였으므로 회사가 사용하고 있는 상표는 자신의 것이므로 상표를 사용하는 것은 부당한 것이다.
채무자(회사)의 주장
상표법 제99조 제1항에 의하여 채무자 회사의 상표사용 행위는 부정경쟁 목적이 없고, 채권자의 상표등록 출원부터 계속하여 이 사건 표장들을 국내에서 사용하였으므로 채무자 회사는 상표의 선사용권이 존재하여 채권자의 이 사건 청구는 기각되어야 한다
이 사건 등록상표는 이 사건 등록상표 출원일인 이전에 채무자 회사와 고용 관계를 가지고 있었던 채권자가 채무자 회사가 이 사건 등록상표 와 동일 또는 유사한 상표를 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하고 있는 사실을 알면서 이 사건 등록상표를 상표등록출원하여 등록한 상표로 상표법 제33조 제1항 제20호에 해당하는 무효사유가 존재한다.
본안 판결 이전에 채권자가 시급히 가처분으로 채무자 회사의 상표사용행위를 금지하여야 할 보전의 필요성이 없다.(대법원 1980. 12. 9. 선고 80다829 판결 참조)
법원의 기각 결정 - 채권자(임직원)의 상표사용금지 가처분을 기각하여 채무자(회사)의 주장을 인용하였습니다.
가. 상표법 제99조 제1항 선사용권 인정
상표법 제99조 제1항에서는 부정경쟁 목적 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속 사용하고 있는 경우 선사용권을 규정하고 있다.
채권자는 채무자가 채무자 사용표장을 표시한 이 사건 지정상품을 판매할 당시 이 사건 등록상표를 사용한 영업을 영위하지 않았을 뿐만 아니라, 이 사건 등 록상표 출원 당시 채무자의 사내이사 또는 공동대표이사로서 채무자와 이해관계를 같이 하였다. 따라서 채무자는 채권자와 부정경쟁의 목적 없이 채무자 사용표장을 이 사건 상품에 표시하여왔다고 봄이 타당하다.
나. 상표법 제34조 제1항 무효사유 있음
상표법 34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있습니다
이 사건 등록상표를 출원할 당시 채무자의 공동대표이사이었고 채권자는 이 사건 상품의 품질관리 업무 담당하였으므로 채무자 소속으로 업무를 진행한 것이며, 채무자 대표로부터 주식을 받았고, 공동대표이사로 취임하여 채권자의 기여에 대한 일정한 보상이 있었다.
이 사건 등록상표는 상법 제34조 제1항 제20호에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당한다고 볼 여지가 크다.
다. 보전의 필요성이 없음
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