상표권 침해로 내용증명 또는 경고장을 받은 경우 

1. 상표권 침해 내용증명

상표권을 침해하였다며 내용증명이나 경고장, 또는 고소장을 받으신 경우가 생길 것입니다. 이럴 경우 단순히 특허검색서비스에서 상대방의 권리자 등록 사실만 가지고 무조건적으로 상대요구에 전부 다 응하실 필요 없습니다.

기본적으로 상표권은 등록되었다고 전부 다 권리가 인정되는 것이 아니라 무효사유가 없어야 하며 다른 효력제한 규정도 존재하기 때문에 경우에 따라서는 면피 되실 수 있습니다.

다만 위와 관련된 규정이 너무나도 방대하여 변호사들이 전부 기억해두고는 곧바로 답변주기는 매우 어려울 수 있으며 애매한 점들도 상당부분 있습니다.

따라서 일단은 사안의 개요만 변호사에게 잘 전달해준다면, 검토시간을 거쳐서 (생각보다 상당시간 소요될 수 있음) 변호사가 보았을 때 확실히 면피 주장이 가능하다고 판단된다면 다시 내용증명을 보내어서 반응을 살펴볼 수 있습니다.

아래 실제로 당사자가 변리사로부터 내용증명을 받았는데 제가 검토 후 확실히 면피될 수 있다고 하면서 내용증명을 보내 그 이후 아무런 대응도 없는 사례 소개해드립니다.

2. 진정상품의 병행수입

모조품을 수입하면 당연히 상표권 침해입니다. 따라서 모조품을 수입하는 분들은 해당사항 없고 다만 외국에서 진정상품을 수입한 경우로 국내와 국외의 상표권자가 동일하다면 진정상품의 병행수입에 해당되어 상표권 침해가 성립되지 않습니다. 권리소진이론이라고 하는데 한번 구입한 물건은 상표에 관한 금원도 지불한 것이라 보고 권리가 소진된 것이며 그 이후 전전유통될 때에도 상표권 침해로 본다면 상표권자를 이중삼중으로 과도하게 보호하는 것이라는 취지입니다.

구매대행의 경우도 거의 마찬가지라 보시면 됩니다.

(다만 부정경쟁방지법 위반 소지도 있으니 따로 검토될 필요가 있음)

하지만 상담 사례의 경우는 국내 상표권자와 국외 상표권자가 동일하지 않아서 위 진정상품 병행수입의 법리에 맞지 않아 별도의 검토가 요구되었습니다.

3. 상표법상 등록 거절 사유 혹은 무효사유

1) 현행 상표법 제34조 제1항 제13호는 ‘국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표’의 경우 거절 또는 무효사유라고 규정하고 있습니다.

따라서 국내 상표권자와 국외 상표권자가 동일하지 않다면 ➀ 일단 국내외 상표권자 사이에 특정한 관계가 있는지 확인해보고 ➁ 그러한 관계가 없다면 위 무효사유에 해당되는지 검토해볼 필요가 있게 된다고 보시면 됩니다.

2) 대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결을 보면,

위 ‘부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’에 해당하기 위한 요건에 관하여,

“(1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다.”고 판시하고 있습니다.

“이 규정은 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표권자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지”라는 것입니다.

3) 이러한 무효사유는 매 케이스마다 상세히 살펴보아야 하며, 따라서 위 사례는 하나의 예시로 보셔야 합니다. 한편 상표권 효력제한 사유도 있으니 이는 공통적으로 살펴보아야 하기도 합니다.

4. 내용증명의 재발송 및 추이 경과

위와 같은 검토로 면피가 확실하다는 판단이 들면 저희는 내용증명이나 의견서를 대신 보내드린다고 하게 됩니다. 그래서 아래 캡쳐와 같이 내용증명을 보내게 됩니다.

약 1년 전에 있던 상담사례인데요. 이 당시 그 이후로 아무런 연락이 저에게도, 의뢰인에게도 오지 않았습니다.

5. 참고사항 (팁)

변호사 명의로 내용증명이나 경고장이 오게 되면 가능성은 두가지입니다. 소송에 관한 비용을 투여하여 조금 더 수월하게 사건 진행을 하기 위해서 내용증명을 보내온 경우일 수도 있습니다. 하지만 더러는 소송으로는 패소될 것으로 판단되니 내용증명으로 한번 찔러보는 경우도 있습니다.

위 사례의 경우는 후자였죠. 소송으로는 패소될 것이라서 내용증명을 변리사 이름으로 넣어본 것입니다.

하지만 이러한 판단은 어디까지나 전문가만 가능합니다. 섣부른 추측을 하시면 안 될 겁니다. 적은 합의금으로 해결될 수 있는 문제를 더 큰 비용으로 배상해야 할 수 있으니 꼭 상담 받으시길 권합니다.

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