지식재산권 침해 경고장 발송과 손해배상 책임 

지식재산권 침해가 의심되는 경우 상대방에게 경고장을 발송하는 경우가 많습니다.

그런데 상대방의 거래처에까지 경고장을 발송하는 경우, 경우에 따라서는 오히려 손해배상 책임을 부담하게 되는 경우도 있습니다.

상대방의 거래처에게 경고장을 발송하였다가 비침해 판단이 이루어진 경우 오히려 상대방에 대한 손해배상 책임이 인정된 사례를 살펴보겠습니다.

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대전지방법원 2009. 12. 4. 선고 2008가합7844 판결

▶ 사실관계

• 원고는 A와 홈쇼핑 판매 대행 계약을 체결하였고 A는 롯데홈쇼핑과 계약을 체결하여 롯데홈쇼핑이 원고 제품의 홈쇼핑 방송을 함

• 피고 대리인은 2008. 4. 10. 롯데홈쇼핑에 <원고 제품이 피고의 특허권 및 디자인권을 침해하는 제품인데 귀사의 유통망을 통해 판매됨으로써 피고의 정당한 권리가 무단히 침해되고 소비자의 선택권에 방해가 생기지 않도록 귀사에서 적극 협조하여 주실 것을 요청 드리는 바입니다. 주지하시는 바와 같이 타인의 특허권 및 디자인권을 침해한다는 사실을 알면서도 그러한 불법 모방 제품을 판매할 경우 관련법에 따라 민형사상의 책임을 부담할 수 있다는 점을 유념하시고, RYN코리아 및 소비자의 권리보호에 적극 협조해 주시기 바랍니다.>라는 취지의 내용증명을 발송함

• 롯데홈쇼핑은 원고에게 위 통보에 대한 해명을 요청하였고, 원고는 2008. 4. 29. 롯데홈쇼핑에 대하여 원고의 제품이 피고 제품의 특허권이나 디자인권을 침해하지 않는다는 내용의 해명을 함

• 그런데 피고는 2008. 6. 18. 또사시 롯데홈쇼핑 및 원고에게 <원고 제품의 판매를 중지할 것, 침해품의 유통 및 판매를 중지하고 앞으로 판매, 전시 및 광고 행위를 하지 않겠다는 각서를 2008. 6. 30.까지 피고에게 제출할 것> 등을 요구하는 경고장을 발송함

• 롯데홈쇼핑은 피고로부터 이 사건 경고장을 받은 후 ① 2008. 6. 22. 09:20 ~ 10:20, ② 2008. 6. 24. 08:15 ~ 09:15, ③ 2008. 6. 30. 08:20 ~ 09:20, ④ 2008. 7. 6. 07:20 ~ 08:20에 예정되어 있던 이 사건 제품의 홈쇼핑 방송을 모두 취소함

• 특허심판원은 원고 제품이 피고의 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 원고의 권리범위확인심판청구에 대하여 2008. 11. 14. 이 사건 제품이 특허 제780556호, 특허 제800060호, 특허 제800063호, 특허 제808386호의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결을 함

▶ 법원은 아래와 같이 판시하며, 피고의 원고에 대한 손해배상 책임을 인정함

특허권의 침해 여부는 고도의 전문적인 식견을 가지고 판단하여야 하고 전문가에 따라 견해의 차이가 있을 수 있으므로 특허심판원의 심결 또는 특허법원의 판결 등에 의하여 비로소 객관적으로 확정될 수 있으며, 특히 피고가 특허를 가지고 있다고 주장하는 마사이워킹용 전문슈즈의 경우 다수의 업체에서 생산되고 있고, 피고 스스로 인정한 바와 같이 피고도 다른 업체로부터 특허 침해를 원인으로 한 판매금지 경고장을 받는 등 각각의 업체마다 특허의 권리범위에 관하여 주장하는 바가 다르고 분쟁이 많아 특허의 권리범위를 쉽게 판단할 수 없다고 할 것인데, 피고가 특허심판원에 권리범위 확인의 청구를 하거나, 법원에 특허권 침해를 원인으로 한 가처분신청을 하지도 않은 채 단지 의뢰하였던 변리사의 판단에 근거하여 원고의 이 사건 제품이 피고의 특허권을 침해한다고 단정한 뒤, 피고의 특허를 침해하는 이 사건 제품들을 폐기하고 더 나아가 주요 일간지에 사과문을 게재하라는 강력한 내용의 경고장을 원고의 거래처에 발송한 행위는 고의 내지는 적어도 과실에 의해 원고의 영업활동을 방해한 것으로 봄이 상당하다.

--(중략)..

이 사건 경고장은 단순히 원고의 특허침해의 가능성을 언급한 것이 아니라 피고의 특허를 침해하는 원고의 이 사건 제품이 롯데홈쇼핑을 통해 판매, 유통되고 있다고 하여 이 사건 제품이 피고의 특허를 침해한다고 단정하고 있는 점, 롯데홈쇼핑은 홈쇼핑 업체로 이 사건 제품이 피고의 특허를 침해하는지 여부를 판단할 객관적인 능력이 있다고 보기 어려운 점, 특히 이 사건 경고장 발송일로부터 4일 후인 2008. 6. 22.부터 이 사건 제품의 홈쇼핑 방송이 예정되어 있었으므로 롯데홈쇼핑이 전문가의 자문을 구할 시간적 여유도 없었던 점, 기업 이미지의 관리가 중요한 홈쇼핑 업체로서는 피고를 대리하는 특허법률사무소가 이 사건 제품이 피고의 특허를 침해한다고 단정하고 있음에도 불구하고 위험을 무릅쓰고 이 사건 제품의 홈쇼핑 방송을 강행할 수는 없는 점 등에 비추어 보면, 예정되어 있던 방송이 취소된 것이 롯데홈쇼핑의 재량에 따른 것일 뿐이고 피고의 이 사건 경고장 발송과 무관하다고 볼 수는 없으며, 공신력 있는 기관으로부터 특허 침해 여부의 확인도 받지 않고 이 사건 경고장과 같은 강력한 내용의 경고장을 경쟁업체의 거래처에 발송하는 행위가 피고가 가지고 있는 특허를 보호하기 위하여 사회통념상 허용되는 정당한 행위라고 볼 수도 없다.

특허법원 2021. 9. 14. 선고 2020나2004 판결

▶ 사실관계

• 피고는 2018. 12. 28.자 TV 홈쇼핑 방송을 통해 원고 제품이 판매되고 있다는 사실을 인지하게 되자 바로 2019. 1. 3.경 특허법인을 통해 경고장 등을 발송하기로 결정하고 2019. 1. 7. 발송함

• 피고는 원고의 2019. 1. 10.자 답변서에 대하여 2019. 1. 30.자로 특허법인 G을 통해 의견서를 원고에게 발송함

• 특허심판원이 원고 제품은 피고 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결을 내림

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▶ 법원은 아래와 같이 판시하며, 피고의 원고에 대한 손해배상 책임을 인정함 ​

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등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.

또한 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매ㆍ광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다.

피고 B가 원고 및 E에 대하여 원고 제품의 생산·판매를 금지하는 가처분 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 앞서 본 바와 같이 이 사건 경고장 등을 발송한 행위는 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 고의 또는 과실로 원고의 영업활동을 위법하게 방해한 것이고, 피고 C는 피고 B의 대표이사로서 위와 같은 경고장 등의 발송행위에 관여하였으므로 민법 제750조, 제760조에 따른 공동불법행위에 해당한다고 봄이 타당하고, 이러한 피고들의 불법행위로 인하여 원고가 매출액 감소 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 피고들은 공동으로 원고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.

E 측으로서는 원고 제품이 피고 등록디자인권을 침해하였는지를 객관적으로 알기 어렵다. 특히 기업 이미지 관리가 중요한 홈쇼핑 회사로서는 위험을 무릅쓰고 홈쇼핑 방송을 강행할 수 없는 점을 고려하면, E 측이 피고 B 및 그 대리인인 특허법인으로부터 원고 제품이 피고의 등록디자인권 등을 침해한다는 취지의 단정적인 내용의 통고를 받고도 제품의 판매를 강행하기를 기대하기도 현실적으로 어려울 것으로 보인다. 특히 위와 같은 업무안내 통고는 홈쇼핑의 방송예정일 2일 전에 이루어짐으로써 전문가의 자문을 구할 시간적 여유도 없었던 것으로 보이는 점을 고려하면 더욱 그러하다.

서울동부지방법원 2017. 9. 13. 선고 2015가합100578 판결

▶ 사실관계

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피고가 원고의 거래처인 홈쇼핑에 원고 제품(밀폐용기)이 피고 특허권을 침해하므로 제조·판매를 중단하라는 취지의 내용증명을 발송하였고 홈쇼핑이 이에 방송을 중단했으나, 특허심판원이 소극적 권리범위확인심판에서 원고의 제품이 피고의 특허발명 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 한 사안임

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▶ 법원 판단

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피고가 현대홈쇼핑, 지에스홈쇼핑에 경고장을 발송한 행위는 고의 또는 과실로 원고의 영업활동을 방해한 위법한 행위라고 보는 것이 타당하고, 이 사건 경고장 발송과 이 사건 밀폐용기에 관한 광고·판매방송 중단 사이에 인과관계 및 그로 말미암아 원고가 영업이익을 상실하는 손해를 입게 되었다는 점도 모두 인정할 수 있다고 하면서, 피고는 원고에게 손해배상을 하라는 판결을 선고함

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지식재산권 침해가 의심된다고 하여 상대방의 거래처에게까지 무분별하게 경고장을 발송하는 경우, 자칫 손해배상책임을 부담할 수 있으므로 유의하여야 합니다.

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