[상표권] "전부승소"ㅣ브랜드가 도용, 상표권침해금지소송 승소 

안녕하세요, 법무법인 웨이브 [이변을 만드는 이변] 이창민 변호사입니다.

*의뢰인 보호를 위해 사건은 최대한 축약해서 설명드리고 있습니다. 그러나, 거짓말을 보태지는 않습니다.

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의뢰인은 유명한 디저트(혹은 과자?)를 개발해서 만든 사람이었는데, 제품을 판매한 유통사로부터 상표권침해금지 소송을 당하여 소장을 받았습니다. 그리고 얼마 지나지 않아 가처분 신청서까지 송달받게 되었습니다. 지인 소개로 저를 찾아오신 의뢰인 회사의 임원진들은 제게 사건을 맡겨주셨고, 결론부터 말씀드리자면 '가처분 전부 승소'하였고, 본안은 원고인 유통사가 승소가능성이 없다고 판단하였는지 스스로 소송을 '취하'하였습니다.

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1. 상표권침해금지청구란?

이 사건에서, 원고(정확한 용어는 채권자, 혹은 신청인이지만 독자의 편의를 위해 원고라고 쓰겠습니다)가 상표에 대한 권리만 주장한 것은 아니지만, 가장 핵심적인 쟁점은 상표에 대한 권리였으므로, 간략히 상표권침해금지청구에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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우리나라에서 상표에 대한 권리 주장을 할 수 있는 근거는 두 가지가 있습니다. 첫째는, 특허청에 등록을 한 상표의 경우에는 상표법에 따라 보호를 받을 수 있습니다. 둘째로, 등록을 하지 않은 상표의 경우에는 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률'에 따라 보호를 받을 수 있습니다, 다만 그 입증 방식이나 보호 범위에 따라 조금은 차이가 있습니다.

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상표에 대해 자신의 권리를 인정받게되면, 타인으로 하여금 해당 상표를 쓰지 말 것, 해당 상표를 사용하여 제작된 상품을 폐기할 것, 손해배상 등을 청구할 수 있게 됩니다.

2. 사건의 경위

의뢰인은 국내에서 꽤 인기를 끌었던 디저트류를 만들었던 회사입니다. 유통사측에서 "해외 유명 디저트류와 비슷한 컨셉의 제품을 만들 수 있겠느냐, 그러면 너가 만들고 우리가 판매하겠다"고 제안을 하였습니다. 이에 의뢰인은 개발을 독자적으로 하고, 유통사를 통해 유통을 하기 시작하였습니다.

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그러나 유통사와 갈등이 심화되고 결제가 밀리기 시작하자, 결국 의뢰인은 유통사와 계약을 해제하고 직접 디저트를 유통하게 되었습니다.

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그러자 유통사가 '해당 디저트의 독점 판매권, 상표에 대한 권리, 디자인에 대한 권리, 아이디어에 관한 권리가 자신에게 있다.'면서, 의뢰인이 만든 제품의 폐기, 판매금지, 손해배상 등을 가처분 및 소송으로 청구해왔습니다. 유통사가 주장하는 법적 근거는 아래와 같았습니다(가.목 위반, 자.목 위반, 차.목 위반).

부정경쟁방지 및 영업비밀에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기ㆍ포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)(이하 이 목에서 “타인의 상품표지”라 한다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포(頒布) 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

1) 타인의 상품표지가 국내에 널리 인식되기 전부터 그 타인의 상품표지와 동일하거나 유사한 표지를 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우

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자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

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차. 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위. 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 대응 전략 및 사건의 진행 경과

통상 가처분이 소송보다 빨리 진행되므로, 소송은 가처분 결과가 나올 때까지 기다려달라고 한 후, 가처분에 집중하였습니다. 가처분에서 승소하면 본안소송에서도 유리하게 끌고갈 수 있기 때문입니다.

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솔직히 소장을 본 후, 전혀 이해가 되지 않았습니다. 상식적으로 생각해도 '유통사'가 '개발/제조사'를 상대로 제조사가 제조한 제품이 자기 상품이라고 주장하는게 말이 되지 않기 때문이죠. 아, 유통사의 'PB상품'이라면 이야기가 달라지지만, 이 사건은 PB상품에 관한 것이 아니었습니다.

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따라서 너무나 쉽게 이길 수 있을 것이라고 생각했는데 웬걸, 너무나 터무니없는 주장이었던 탓일까요, 유통사가 제조사를 상대로 상표에 대한 권리를 주장한 판례를 찾을 수가 없는 것입니다. 오죽하면 판사님 역시도 "유사한 판례가 있는지 저도 찾아보고 있는데 쓰읍 발견이 안되네요... 혹시 변호사님들 판례 찾으시면 제출좀 부탁드립니다."라고 할 정도였으니까요.

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그러한 어려움 속에서도, 저는 아래와 같은 점을 밝히는 데에 주력하였습니다.

• 상표출원 및 디자인 등록이 우리 의뢰인에 의해 이루어졌고, 그 과정에서 유통사가 아무런 이의를 제기하지 않은 점

• 제품에 대한 개발은 우리 의뢰인이 100% 다 하였고, 상대방은 제품을 개발, 제작할 기술이나 공장도 없는 단순한 유통회사에 불과한 점

• 계약서상 독점판매권을 부여하였는지 명확하지 않고, 설령 독점판매권이 있다고 하더라도, 독점판매권과 상표/디자인/아이디어에 관한 권리는 다른 권리라는 점

• 유통사가 단순히 사업 제안을 하였다는 것을 가지고, 부정경쟁방지법에서 보호하는 '아이디어'라고 볼 수는 없다는 점

• 기타 유리한 사정

4. 결과

가처분의 경우, 기각이 될 경우 별도의 기각 결정을 하지 않고 몇 달 간 놔두는 경우도 많습니다. 그게 사실상 기각이기 때문입니다.

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그런데 이 사건의 경우, 금방 기각결정이 나왔습니다.

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결과는 우리가 전부 승소하였는데, 심지어 결정문에 "본안사건에서 승소할 가능성이 크다고 보기 어렵다"라고까지 친히 기재해주셨습니다. 그 때문인지 본안소송은 유통사가 자발적으로 취하를 하였습니다.