특허권침해 손해배상 

[특허발명 실시금지 계약 위반을 이유로 손해배상을 청구하는 사건]

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◇특허발명 실시금지를 내용으로 한 계약이 해당 특허가 무효로 확정된 때 이행불능에 빠지게 되는지 여부(적극) 및 위 계약 위반에 따른 손해배상청구에 대해 실시형태가 자유실시기술이라는 이유로 항변할 수 있는지 여부(소극)◇

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이 사건은 특허발명 실시금지 계약 위반으로 손해배상을 청구한 사안입니다. 원고와 피고는 특허발명을 실시하지 않기로 합의한 계약을 체결했으나, 이후 해당 특허가 무효로 확정되었습니다. 이에 피고는 특허 무효 확정으로 계약 효력이 소멸되었다고 주장하며 손해배상 책임을 부인했습니다.

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대법원은 특허 무효 확정이 계약의 효력에 미치는 영향을 명확히 하였습니다. 판결에 따르면, 특허발명 실시금지 계약은 계약 체결 당시 특허가 유효하다면, 이후 특허가 무효로 확정되더라도 계약은 무효 확정 시점까지 유효하게 존속합니다. 따라서 계약은 체결 시점부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수 없으며, 무효 확정 시점 이후에야 이행불능 상태가 됩니다.

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또한 피고가 실시한 기술이 자유실시기술, 즉 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 기술에 해당한다고 하더라도, 이러한 사정만으로 특허발명 실시금지 계약의 구속력을 면할 수는 없다고 대법원은 판시했습니다. 이는 특허발명 실시금지 계약이 특허권자와 계약상대방 간의 합의에 따라 구속력을 가지는 계약이기 때문입니다.

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이 사건에서 원심은 피고가 특허 무효 확정 이전 기간 동안 특허발명을 실시했거나, 이를 실시한 제품과 유사한 구조 및 작용 효과를 가지며, 시장에서 대체 가능성이 있는 제품을 생산했다고 보았습니다. 따라서 피고는 계약 위반 책임이 있으며, 원고는 이에 따른 손해배상을 청구할 권리가 있다고 판단했습니다.

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대법원은 이러한 원심의 판단을 유지하며 피고의 상고를 기각했습니다. 이 판결은 특허발명 실시금지 계약의 유효성과 특허 무효 확정 시점 이후 계약의 이행불능 여부를 명확히 하고, 자유실시기술 여부와 관계없이 계약 위반 책임을 인정한 중요한 판례로 평가됩니다.

특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 ‘특허발명 실시금지계약’이라 한다)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터 특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조). 따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조). 이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다.