[중기이코노미 전문가 칼럼] 상표 결정시 유의할 사항은? 

(중기이코노미 전문가 칼럼 / 법무법인 청향 윤희창 파트너변호사)

상대적으로 인지도가 떨어지는 기업 상품의 이미지를 각인시키는 데에는 임팩트 있는 상표만한 것이 없다. 다만 직접적인 의도성을 가지거나 우회적인 기대감을 가지고 유명 브랜드를 연상시킬 수 있는 상표를 선택할 경우, 상표법위반에 따라 자칫 전면적 수정으로 귀결될 위험이 있다. 최근 대법원이 코스닥 바이오벤처 회사의 의약품 상표 “레고켐파마”가 외국 완구 상표 “레고”의 식별력을 손상시킬 염려가 있다고 판단한 바, 상표 결정시 숙지하여야 할 내용을 소개한다.

1. 상표등록을 받을 수 없는 경우

“상표”란 자기의 상품(서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건 포함)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시)으로 정의된다(상표법 제2조 제1항 제1호, 제2호).

상표법 제34조 제1항은 제1호 내지 제21호로 등록을 받을 수 없는 상표(부등록사유) 21가지를 규정하고 있는데, 통상 실무적으로 쟁점이 되는 경우를 4가지만 선별하면 아래와 같다.

가. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표(제9호)

타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(주지상표)의 경우에는 그 등록 여부를 불문하고, 주지상표와 표장이 동일·유사한 상표로서 주지상표의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하려는 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 즉, 주지상표에 해당한다면 상표등록 여부와 관계없이 선출원 등록상표와 동일하게 취급하여 그와 동일·유사한 상표를 그 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표 등록을 금지하고 있는 것이다.

‘주지상표’ 해당 여부의 판단에는, 사용, 공급, 영업활동 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등을 포함하여 거래실정, 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부 등이 우선적인 기준이 되며, 당해 상표가 사용되는 상품의 수요자 및 거래자 등 거래관계자 중 압도적 다수에게 당해 상표의 존재가 인식되는 정도에까지 이를 것을 요한다.

나. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표(제11호)

1) 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표(제11호 전단)

수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업(저명상표)은 그 상표가 사용상품의 수요자나 거래자는 물론 일반 대중에게까지 널리 알려져 있을 뿐 아니라 그 상표의 사용상품이 갖는 품질의 우수성 때문에 상표의 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 양질감을 획득하여 상품의 출처뿐만 아니라 그 영업주체를 표시하는 힘까지 갖게 된 상표를 의미한다.

‘혼동’이라 함은 상표의 유사 여부를 직접적인 요건으로 하지 아니하는 바, 양 상표가 서로 유사하다고 할 수 없는 상표라도 그 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우라면 본호에 해당한다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결).

2) 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표(제11호 후단)

‘식별력의 손상’이라 함은 특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것으로서, 저명상표에 대한 긍정적 이미지, 광고선전력, 고객흡인력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석되는 경우 출처표시 기능의 손상에 해당하여 상표 등록이 허용될 수 없는 것이다(특허법원 2020. 11. 26. 선고 2020허2789 판결).

다. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표(제12호)

‘품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’라 함은, 그 상표의 구성 자체가 그 상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하는 것으로서, 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실관계, 예컨대 양자가 동일계통에 속하는 상품이거나 재료, 용도, 외관, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 함으로써 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 한다. 그러나, 상품과 아무런 관계가 없는 의미의 상표로서 상품 자체의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다는 사유로는 품질 오인의 우려가 있다고는 할 수 없다(특허법원 2013. 8. 23. 선고 2013허3999 판결).

한편, ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’라 함은, 상품의 품질과 관계없이 상품의 출처의 오인을 초래함으로써 기만할 염려가 있는 상표로서, 기존상품이나 상표가 반드시 주지 또는 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상품이나 상표라고 하면 특정인의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야만 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있다(대법원 1999. 9. 3. 선고 98후2870 판결).

라. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표(제13호)

‘부정한 목적’이 있는지 여부는, 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 고려하여 판단한다(대법원 2017. 9. 7. 선고 2017후1007 판결).

2. 결어

위와 같이 상표법은 부등록사유를 구체적으로 규정하고 있으며 법 개정을 거듭할수록 불비된 부분에 대한 보완을 거듭하고 있는 반면, 일반인의 관점에서 부등록사유 해당 여부에 대한 특허청 및 법원의 판단은 다소 추상적으로 비춰질 수 있는바 기업으로서는 중요 상품이나 서비스에 대한 상표를 결정할 때 사전에 전문가의 법률 자문을 구할 것을 권고한다.