특허소송 특허무효 증명책임 

발명의 소유권에 대한 분쟁이 있는 경우, 선 출원이 되어 등록이 되어서 무권리자의 출원으로 판명이 나는 경우는 무효가 된다. 이 경우 무권리자 출원을 주장하는 경우 통상은 무효심판을 제기하는데, 무효심판에서 누가 증명책임을 지는지 문제가 된다.

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과거 무권리자 출원을 주장하는 경우, 심판청구인은 무효사유만 주장하고 등록특허권자이자 심판피청구인 또는 특허명의인이 무효가 아니라는 점에 대한 증명책임을 진다고 보는 견해도 있었고, 실제 유사한 사례도 존재한다.

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특허명의인이 증명책임을 진다는 견해는, 특허출원의 유효성은 특허권의 권리발생요건이므로 권리의 발생을 주장하는 특허명의인이 그 증명책임을 진다고 주장한다.

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반면 일단 등록된 특허는 충분한 심리와 절차를 겪었으므로 유효로 추정해야 한다고 보는 반대 견해도 있었다.

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그러나 최근 대법원은 증명책임은 심판청구인이 부담한다고 판시함으로써 이 문제를 종결지었는데, 그 판결이 바로 대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결이다.

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[사실관계]

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선행발명 1, 2는 요코야마 제작소로부터 받았는데, 원고는 납품계약을 체결하였고 도면을 받았는데, 그러나 이미 갑은 그 전에 다른 업체와 납품계약을 체결하고 납품을 마친 바 있다.

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이 사건에서 갑이 특허등록을 마쳤는데, 상대방은 갑이 요코하마 제작소로부터 받은 도면을 기초로 하여 특허가 등록이 되었다고 주장하였다.

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그러나 대법원은 "명칭을 "롤 코팅장치"로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 그 출원일 이전에 요코하마 제작소에서 공동특허권자인 미래나노텍 주식회사(이하 '미래나노텍'이라고 한다)에 제공한 선행발명 2와 실질적으로 동일하다고 볼 여지가 있다. 그러나 이 사건 특허발명은 종래의 마스터 롤 방식의 문제점을 해결하기 위해 마스터 시트 방식의 마스터부와 3세트의 도료 공급부를 도입한 것을 기술적 특징으로 하는데, 원고가 미래나노텍으로부터 선행발명 2를 제공받았다 하더라도 그 전에 마스터 시트 방식의 마스터부를 포함한 롤 코팅장치를 자체적으로 완성한 반면, 원고가 이 사건 특허발명의 출원 전 선행발명 2를 지득하였다고 단정할 만한 증거는 부족하다. 이러한 사정을 종합하여 보면, 심판청구인인 피고가 제출한 자료만으로는 원고가 선행발명 1 또는 2를 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다는 점이 증명되었다고 보기 어렵다."고 판시하여, 결국 모인출원을 부정하였다.

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[법리]

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구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람(이하 '무권리자'라고 한다)이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다. 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다.

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[의의]

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이 판결은 최초로 무효심판의 증명책임이 특허명의인에게 있는 게 아니라, 무효를 주장하는 심판청구인에게 있음을 확인해 준 데 의의가 있다.