뺏긴 상표 되찾는 법, 선사용권과 무효심판 

💡 혹시 지금 이런 상황이신가요?
10년 넘게 애지중지 키워온 가게 이름을 누군가 먼저 상표 등록해버린 상황인 분
내가 먼저 사용했는데도 상표권 침해라며 경고장을 받아 불안함을 느끼는 분
뺏긴 상표를 되찾기 위해 무효심판이나 취소심판 등 법적 대응을 고민 중인 분

안녕하세요. 법무법인 쉴드 조재황 대표변호사 입니다.

만약 내가 10년 넘게 쓴 가게 이름, 남이 등록했다면 어떠실까요?

오랜 시간 땀 흘려 가꾼 식당이나 쇼핑몰의 이름이 어느 날 갑자기 남의 소유가 되었다는 내용증명을 받는다면, 그 상실감과 당혹감은 이루 말할 수 없을 것입니다.

상표권 관련 다툼을 보다 보면, "내가 먼저 썼으니 당연히 내 것 아니냐"며 억울함을 호소하시는 의뢰인분들을 자주 만나게 됩니다. 안타깝게도 법의 잣대는 우리의 일반적인 상식과 조금 다르게 작동할 때가 많습니다. 오늘은 '선사용권'과 '선출원주의'의 충돌 상황에서 여러분의 소중한 브랜드를 어떻게 지키고 되찾을 수 있는지 구체적으로 살펴보겠습니다.

1.한국 상표법의 대원칙: 등록주의 - 먼저 출원한 자가 독점합니다

선출원주의 원칙

우리나라 상표법은 상표를 먼저 사용한 사람(사용주의)이 아니라 특허청에 먼저 출원하여 등록한 사람(등록주의 및 선출원주의)에게 상표권을 부여하는 것을 대원칙으로 삼고 있습니다.

「상표법」 제35조(선출원)
① 동일ㆍ유사한 상품에 사용할 동일ㆍ유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있다.

이는 권리관계를 객관화하여 법적 안정성을 도모하기 위함입니다. 상표의 사용 여부는 외부에서 쉽게 확인하기 어렵지만, 특허청에 등록된 권리는 누구나 명확하게 조회하고 확인할 수 있기 때문입니다.

따라서 아무리 내가 수십 년 전부터 특정 상호나 브랜드를 사용해 왔더라도, 특허청에 상표 등록을 하지 않은 상태에서 제3자가 이를 먼저 출원하여 등록해 버리면 원칙적으로 그 상표의 권리는 제3자에게 넘어가게 됩니다.

2. 선사용권이 인정되는 예외적인 경우 - 내가 먼저 썼다는 사실만으로는 부족합니다

상표법 제99조 선사용에 따른 권리

그렇다면 먼저 상표를 사용해 온 사람은 무조건 간판을 내리거나 상표를 바꿔야만 할까요? 우리 법은 억울한 선사용자를 보호하기 위해 예외적으로 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리(선사용권)'를 별도로 규정하고 있습니다.

「상표법」 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리)
① 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.
1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것
2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것

내가 먼저 사용했다는 이유로 타인의 등록상표를 배제하거나 무효로 만들기 위해서는 내 상표가 수요자들에게 특정인의 상표로 널리 알려진 이른바 '주지상표'에 해당해야 합니다. 대법원은 이러한 주지상표의 판단 기준에 대해 다음과 같이 판시하고 있습니다.

대법원 상표등록무효심판 판결 (대법원 1994. 1. 25. 선고 93후268 판결 등 참조) "상표법 제7조 제1항 제9호 소정의 주지상표로서 타인의 상표등록을 배제하려면 그 상표가 특정인의 상표에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자 간에 널리 인식되어 있을 것이 필요하고, 구체적으로 그 상표가 주지상표인가의 여부는 그 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 우선의 기준이 된다고 할 것이다."

위 판례에서 보듯, 단순히 '내가 먼저 썼다'는 주장만으로는 부족합니다. 상표의 사용 기간, 영업활동의 방법, 사용량, 거래 범위 등을 객관적인 자료로 증명하여 사회통념상 널리 알려졌음을 입증해야만 선사용권자로서 보호받거나 타인의 상표를 무효화할 수 있습니다.

3. 뺏긴 상표를 되찾기 위한 전략 - 공격이 최선의 방어입니다

악의적 등록을 무효화하는 법적 대응

단순히 방어를 넘어 내 권리를 적극적으로 되찾아야 한다면 (등록)'무효심판'과 (등록)'취소심판'이라는 법적 수단을 고려해야 합니다.

특허법원 2019. 9. 6. 선고 2018허8395 판결
"등록상표와 미등록 상표의 관계에서 등록상표에 우선권을 부여하여 등록상표의 출원 전부터 사용하여 온 미등록 상표라도 등록상표와 저촉되는 때는 원칙적으로 상표권 침해로 규정하되, 예외적으로 미등록 상표가 등록상표의 출원 전에 상당히 사용된 결과 국내 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이른 경우에는 미등록 상표의 사용자에게 상표의 무효사유로 주장할 수 있도록 하고 있다."

만약 상대방이 나의 상표가 널리 알려져 있다는 사실을 알면서도 부당한 이익을 얻을 목적으로 등록했다면, 「상표법」 제117조에 따른 무효심판을 청구하여 해당 상표권을 처음부터 없었던 것으로 만들 수 있습니다.

또한, 타인이 선점의 목적으로 상표를 등록만 해두고 3년 이상 정당한 이유 없이 사용하지 않고 있다면 「상표법」 제119조에 따른 취소심판을 통해 기존 상표권을 소멸시킨 후 본인이 다시 안전하게 출원하는 전략을 취할 수 있습니다.

지금까지 상표권의 사용주의와 등록주의, 그리고 뺏긴 상표를 되찾는 법에 대해 살펴보았습니다.

요약하자면,

한국은 상표를 먼저 사용한 사람이 아닌 먼저 출원한 자가 권리를 갖는 등록주의(선출원주의)를 채택하고 있습니다.

예외적으로 선사용권이 인정되려면, 타인의 출원 전부터 소비자들에게 널리 알려졌다는 높은 수준의 주지성이 입증되어야 합니다.

부당하게 뺏긴 상표는 요건에 따라 무효심판이나 취소심판을 적극적으로 활용하여 되찾아야 합니다.

권리는 잠자는 자를 보호하지 않습니다. 빠른 출원만이 상표 관련 분쟁을 예방하는 해답입니다. 사업이 성장하고 가치가 높아질수록 상표 분쟁의 타겟이 될 리스크는 덩달아 커집니다. 사후에 무효심판 등의 법적 대응을 거치는 것보다, 사업 구상 단계에서 상표를 먼저 출원하는 것이 가장 안전하고 확실한 방패입니다.

상표권 피소 문제나 뺏긴 상표를 되찾는 과정으로 어려움을 겪고 계신다면 언제든 전문가의 조력을 받으시길 권해드립니다.

여러분의 소중한 브랜드와 정당한 권리를 위해, 법무법인 쉴드가 곁에서 함께 고민하겠습니다.



지금까지 법무법인 쉴드 조재황 대표변호사였습니다.
끝까지 당신의 편에서, 당신을 지킵니다.