상표 불사용 취소심판 요건과 대응방법 

💡 혹시 지금 이런 상황이신가요?
마음에 쏙 드는 상표를 발견했는데, 이미 등록되어 있어 좌절하신 분
등록된 상표를 검색해 보니, 몇 년째 전혀 사용되지 않는 것 같아 고민이신 분
내 상표를 등록해 두었지만, 아직 사업을 시작하지 않아 취소될까 봐 불안하신 분

안녕하세요.의뢰인의 소중한 브랜드를 든든하게 지켜드리는 법무법인 쉴드 조재황 대표변호사 입니다.

사업을 구상하며 시장의 이목을 끌 기가 막힌 브랜드 네이밍이 떠오를 때가 있습니다. 부푼 마음으로 특허청 키프리스(KIPRIS)를 검색해 보지만, 애석하게도 이미 누군가 선점해 둔 경우가 허다합니다.

그런데 상세 정보를 자세히 살펴보면, 해당 상표가 등록만 되어 있을 뿐 실제 온·오프라인 시장에서는 수년째 전혀 쓰이지 않고 방치된 사례가 적지 않음을 알 수 있습니다. 이럴 때 우리는 그 멋진 상표를 영영 포기해야만 할까요?

결론부터 말씀드리면 그렇지 않습니다. 우리 상표법은 이러한 '잠자는 상표'를 깨워 실제 사업을 영위하고자 하는 새로운 권리자가 사용할 수 있도록 하는 합리적인 제도를 마련해 두고 있습니다. 오늘 말씀드릴 내용은 바로 방치된 상표를 합법적으로 가져오거나, 반대로 내 상표를 타인에게 빼앗기지 않기 위해 반드시 짚고 넘어가야 할 '상표 불사용 취소심판'입니다.

1. 상표법상 '사용'의 의미와 불사용 취소심판의 핵심 요건

상표권이라는 것은 특허청에 적법한 절차를 거쳐 등록함으로써 발생하는 독점적이고 배타적인 권리입니다. 많은 분들이 한 번 상표를 등록해 두기만 하면, 제품을 팔든 팔지 않든 영구적으로 자신만의 소유가 된다고 오해하십니다.

하지만 상표법의 근본적인 제정 목적은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하고, 나아가 산업발전에 이바지하며 수요자의 이익을 보호하는 데 있습니다.

즉, 상표는 시장에서 실제로 널리 사용되어 소비자가 누구의 제품인지 명확히 식별할 수 있도록 기능할 때 비로소 그 법적 존재 가치가 온전히 인정되는 것입니다. 따라서 권리만 선점해 두고 실제 상거래에서는 전혀 사용하지 않는 이른바 '저장된 상표'에 대해서는 일정한 제재를 가하여, 상표를 꼭 필요로 하는 타인이 사용할 수 있는 길을 열어두고 있습니다.

이러한 입법 취지에서 우리 법은 일정한 기간 동안 상표를 방치할 경우, 이해관계인이나 제3자가 해당 상표의 등록을 취소해 달라고 특허심판원에 요구할 수 있는 제도를 명문화해 두었습니다. 이를 구체적으로 규정하고 있는 것이 바로 상표법 제119조 제1항 제3호입니다.

「상표법」 제119조(상표등록의 취소심판)
① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. 3. 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

위 조항의 내용을 면밀히 살펴보면, 상표권자 본인뿐만 아니라 정당하게 사용 허락을 받은 전용사용권자나 통상사용권자 중 단 한 명이라도 해당 상표를 적법하게 사용했다면 취소되지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 권리자 중 그 누구도 정당한 이유 없이 3년 이상 국내에서 해당 상표를 지정상품에 사용하지 않았다면, 그 상표는 언제든 취소심판의 대상이 되어 소멸할 위기에 처하게 됩니다.

여기서 법률상 '사용'이란 단순히 법인명이나 상호명으로 쓰는 것을 넘어, 상품이나 포장에 상표를 명확히 표시하거나 이를 양도, 전시, 수출입하는 등 상표법 제2조에서 명확히 열거하고 있는 구체적인 상거래 상의 행위를 의미합니다.

2. 3년 이상 미사용 시 가능한 상표 불사용 취소심판

상표 불사용 취소심판을 다룰 때 가장 주의 깊게 보아야 할 기준점은 '취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상'이라는 엄격한 기간 요건입니다. 이는 누군가 취소심판을 청구한 바로 그 날짜를 기준으로 과거로 3년을 역산했을 때, 단 한 번도 상표의 정상적인 사용 내역이 존재하지 않아야 함을 의미합니다.

만약 3년이라는 긴 기간 중에 단 하루라도 적법하고 정당하게 상표를 부착하여 상품을 판매한 사실이 입증된다면, 불사용 취소심판은 여지없이 기각되며 상표권자는 자신의 권리를 방어할 수 있습니다. 반대로 해석하면, 내가 간절히 원하는 타인의 상표가 3년 넘게 시장에 유통되지 않고 숨어있다면, 누구든지 심판을 청구하여 해당 상표를 소멸시키고 자신이 새롭게 등록받아 사업의 날개를 펼칠 기회를 얻을 수 있다는 뜻이기도 합니다.

이때 상표권자에게 상표를 사용하지 못한 '정당한 이유'가 존재했다면, 예외적으로 상표가 취소되는 것을 면할 수 있습니다. 하지만 실제 법원 실무에서 인정해 주는 정당한 이유의 문턱은 일반인들의 생각보다 훨씬 높고 까다롭습니다.

단순히 자금이 부족해서 사업을 제때 시작하지 못했다거나, 내부적인 경영 사정이 악화되어 제품 출시가 미뤄졌다는 등의 개인적이고 주관적인 사유는 결코 정당한 이유로 방어받지 못합니다. 천재지변이나 법률에 의한 강력한 규제, 국가의 전면적인 판매 금지 조치 등 상표권자의 귀책사유로 돌릴 수 없는 객관적이고 외부적인 불가항력 상황만이 극히 예외적으로 인정될 뿐입니다.

결과적으로 당장 사업 구체화 단계도 아니면서 미리 상표부터 수십 개씩 선점해 두는 관행은 추후 치명적인 법적 리스크를 내포하게 됩니다. 3년이라는 시간은 스타트업이나 중소기업이 제품을 기획하고 테스트하여 온전히 시장에 출시하기까지 훌쩍 지나가 버릴 수 있는 짧은 기간이기도 합니다.

따라서 상표를 무사히 등록받은 이후에는 반드시 해당 지정상품에 대하여 상표를 표시한 제품을 지속적으로 판매하거나 적극적으로 광고하는 등 실질적인 사용 이력을 꼼꼼히 남겨두어야 합니다. 자칫 관리에 소홀할 경우, 어느 날 갑자기 날아온 취소심판 청구서 한 장에 의해 애써 막대한 비용을 들여 등록한 브랜드를 허무하게 잃어버리는 막막한 상황에 직면할 수 있습니다.

3. 심판 청구 시 입증 책임의 소재와 치명적인 명목상 사용

특허심판원에 상표 불사용 취소심판이 접수되었을 때, 해당 상표를 3년 이내에 사용했다는 것을 증명해야 하는 무거운 책임은 과연 누구에게 있을까요? 일반적인 민사 소송에서는 주장을 제기하는 원고 쪽에 입증 책임이 있는 경우가 많지만, 이 제도의 법리는 정반대입니다. 청구인이 '상표를 사용하지 않았음'이라는 '부존재'의 사실을 완벽히 증명하는 것은 현실적으로 불가능에 가깝기 때문에, 우리 상표법은 방어하는 입장인 '상표권자(피청구인)'에게 상표를 정당하게 사용했다는 사실을 스스로 입증하도록 책임을 지우고 있습니다. 즉, 상표권자가 자신이 과거 3년 이내에 국내에서 상표를 정상적으로 상거래에 사용했다는 객관적인 증거, 예컨대 세금계산서, 거래명세서, 실질적인 광고 집행 내역 등을 제출하지 못하면 상표는 꼼짝없이 취소되고 맙니다.

이 방어 과정에서 다급해진 많은 상표권자들이 범하는 치명적인 패착이 바로 '명목상 사용'의 유혹에 빠지는 것입니다. 누군가 내 상표에 대해 취소심판을 청구할 것 같은 낌새를 채거나, 3년의 방치 기간이 만료되어 가는 것을 뒤늦게 깨닫고는 황급히 보여주기식의 형식적인 사용 증거를 만들어내는 경우가 비일비재합니다.

하지만 우리 대법원은 상표 제도의 본질을 훼손하는 이러한 꼼수를 매우 엄격하게 배척하고 있습니다. 상표의 사용은 소비자가 출처를 식별할 수 있도록 정상적인 상거래 질서와 유통망 내에서 자연스럽게 이루어져야 하며, 오직 상표권 취소라는 위기를 모면하기 위해 임시방편으로 만들어낸 기형적인 사용 내역은 어떠한 법적 보호도 받을 수 없다는 것이 확고한 판례의 태도입니다.

대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결
"등록상표가 광고 등에 표시되었더라도 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우, 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다."

따라서, 상대방의 취소심판에 대응하기 위해서는 단순한 상품 이미지 캡처본 몇 장을 내밀 것이 아니라, 다수의 일반 소비자에게 실제로 상품이 노출되고 실질적인 매출 및 거래 관계가 형성되었음을 객관적으로 보여주는 구체적인 영업 자료를 평소에 철저히 준비하고 보존해야만 합니다.

지금까지 상표 불사용 취소심판의 구체적인 성립 요건과 미사용 시 직면할 수 있는 리스크, 그리고 주의해야 할 명목상 사용의 법리적 한계에 대해 자세히 살펴보았습니다.

요약하자면,

첫째, 마음에 드는 타인의 훌륭한 상표가 3년 이상 방치되어 잠자고 있다면, 불사용 취소심판이라는 제도를 통해 합법적이고 정당하게 내 권리로 가져올 수 있습니다.

둘째, 상표 불사용취소심판을 제기하기 위해서는 등록 후 3년 이내에 지정상품에 대해 실질적인 생산 및 판매 등 상거래 사용이 되었는지 확인해야 합니다.

셋째, 심판을 회피하기 위해 급조한 '명목상 사용' 증거는 법원의 매서운 검증을 통과하지 못하므로, 평소 꾸준히 정상적인 사용 증거를 수집하고 문서화해 두는 꼼꼼한 관리가 필수적입니다.

비즈니스의 성공적인 시작과 끝은 결국 소비자의 신뢰가 담긴 내 브랜드의 가치를 굳건히 지키는 일에 달려 있습니다. 잠자고 있는 타인의 상표를 깨워 내 사업의 든든한 날개로 삼고자 준비 중이시거나, 누군가의 악의적이고 기습적인 취소심판 청구로부터 나의 소중한 상표권을 방어해야 하는 절박한 상황이시라면 지체 없이 전문가의 조력을 받으시길 권해드립니다.

여러분의 치열한 땀방울이 밴 브랜드를 온전히 지켜내기 위해, 법무법인 쉴드가 가장 날카로운 창이자 든든한 법적 방패가 되어 곁에서 끝까지 함께 고민하겠습니다.



지금까지 법무법인 쉴드 조재황 대표변호사였습니다.
끝까지 당신의 편에서, 당신을 지킵니다.