특허 침해 손해배상 5배 증액, 고의 인정 요소와 산정 순서 

특허받은 기술을 그대로 베낀 제품이 시중에 유통되는 것을 확인했을 때, 특허권자가 가장 먼저 떠올리는 질문은 손해배상을 얼마나 받을 수 있는가입니다. 2024년 8월 특허법이 개정되면서 고의적인 특허 침해에 대해서는 통상 손해액의 최대 5배까지 배상액을 인정받을 수 있는 길이 열렸습니다. 문제는 이 5배 증액배상이 자동으로 적용되는 것이 아니라, 손해액 산정이라는 앞선 절차를 통과하고 나서야 비로소 다툴 수 있는 영역이라는 점입니다. 이 글에서는 특허 침해 손해배상액이 실제로 어떤 순서로 산정되는지, 그리고 어떤 요소를 갖춰야 법원이 고의적 침해를 인정해 5배 증액배상까지 나아가는지 살펴보겠습니다.

법무법인 도모 강대현 대표변호사

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특허 침해 손해배상, 왜 최대 5배까지 늘어나는가

특허권 침해로 인한 손해배상은 민법상 불법행위 책임의 특칙으로, 침해자의 고의 또는 과실과 손해 발생, 그리고 그 사이의 인과관계가 기본 전제입니다. 그런데 특허침해 소송에서는 특허권자가 실제 손해액을 증명하기가 유독 어렵다는 문제가 있습니다. 침해자의 판매수량이나 원가·이익률 같은 핵심 자료는 침해자 내부에 있고, 특허권자가 소송 전에 접근할 방법이 마땅치 않기 때문입니다. 특허법 제128조가 제2항부터 제7항까지 여러 단계의 손해액 추정·의제 규정을 두고, 그중 고의적 침해에 대해서는 제8항이 별도로 증액배상을 인정하는 것도 이 입증의 공백을 메우기 위해서입니다.

이 증액배상 제도의 연혁을 보면 도입 취지가 분명해집니다. 2019년 1월 8일 공포되어 그해 7월 9일 시행된 개정 특허법이 처음으로 고의적 침해에 대해 손해액의 3배를 넘지 않는 범위에서 배상액을 정할 수 있도록 했습니다. 그러나 3배 상한으로는 침해행위를 억지하는 효과가 부족하다는 지적이 이어지자, 2024년 2월 20일 공포되고 같은 해 8월 21일부터 시행된 개정 특허법이 이 상한을 5배로 상향했습니다. 다만 이 개정규정은 시행일인 2024년 8월 21일 이후에 발생한 침해행위부터 적용되고, 그 이전의 침해행위에는 종전의 3배 상한이 그대로 적용됩니다.

5배 증액배상은 손해액에 곱하는 배수이지 손해액 자체가 아니다 — 산정 순서를 먼저 이해해야 무엇에 5배를 곱하는지가 보인다.

손해액 산정 1단계 — 양도수량법과 침해자 이익액 추정

특허법 제128조 제2항은 침해자가 침해행위를 조성한 물건을 양도한 경우, 그 양도수량에 특허권자가 그 물건을 판매했다면 얻을 수 있었던 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 삼을 수 있도록 정합니다. 다만 이 금액은 특허권자의 생산능력 등 실시 능력의 범위를 한도로 하는 것이 원칙이어서, 가령 특허권자의 연간 생산능력이 1만 개인데 침해자가 3만 개를 판매했다면 초과하는 2만 개분까지 이 방식만으로 손해액에 담기는 어렵습니다.

이 한도를 그대로 두면 침해자가 많이 팔수록 오히려 특허권자가 배상받지 못하는 몫이 커지는 불합리가 생깁니다. 이를 보완한 것이 제128조 제3항으로, 특허권자가 그 한도를 초과하는 수량에 대해서도 실시계약을 체결할 수 있었다고 인정되는 경우에는 그 초과분에 대해 합리적인 실시료 상당액을 추가로 청구할 수 있도록 했습니다. 앞의 예라면 2만 개 초과분에 대해 실시료 상당액을 별도로 청구하는 방식입니다.

위 방법의 입증이 여의치 않을 때는 제128조 제4항이 대안이 됩니다. 침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정하는 규정으로, 특허권자 자신의 생산·판매 능력을 따로 증명하지 않아도 침해자의 매출과 원가자료만으로 손해액을 구성할 수 있어 실무에서 자주 활용됩니다.

• 제2항 — 양도수량 × 특허권자의 단위수량당 이익액(실시 능력 범위가 한도).

• 제3항 — 그 한도를 초과하는 수량에 대한 실시료 상당액 추가 청구.

• 제4항 — 침해자가 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정.

양도수량법의 한도를 넘는 부분을 포기할 필요는 없다 — 제3항이 그 초과분에 대한 실시료 상당액 청구권을 별도로 인정한다.

손해액 산정 2단계 — 실시료 상당액과 법원의 재량 인정

제128조 제5항은 한 걸음 더 나아가, 특허권자가 그 특허발명의 실시에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액, 즉 실시료 상당액을 손해액으로 삼아 배상을 청구할 수 있도록 합니다. 침해자의 판매수량이나 이익률을 전혀 증명하지 못하더라도 청구할 수 있는 최후의 보루 성격을 가지는 규정입니다.

다만 실제 손해가 실시료 상당액보다 큰 경우도 있습니다. 제128조 제6항은 이런 경우 그 초과하는 손해에 대해서도 배상을 청구할 수 있도록 하면서, 다만 침해자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때는 법원이 배상액을 정할 때 이를 참작해 감액할 수 있다는 단서를 두고 있습니다.

그럼에도 손해 발생 자체는 분명하지만 정확한 손해액을 증명할 자료가 성질상 극히 부족한 사건도 있습니다. 이런 경우를 위해 제128조 제7항은 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초해 상당한 손해액을 재량으로 인정할 수 있도록 정합니다. 침해자가 회계자료 제출을 거부하거나 관련 자료를 은닉하는 사례가 드물지 않은 만큼, 이 조항은 손해액 입증의 공백을 메우는 실무상 중요한 안전판입니다.

이 입증의 공백을 메우는 또 다른 장치가 특허법 제132조의 자료제출명령입니다. 법원은 당사자의 신청에 따라 상대방에게 침해의 증명이나 손해액 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있고, 그 자료가 영업비밀에 해당한다는 사정만으로는 제출을 거부할 정당한 이유가 되지 않습니다. 이 경우에도 법원이 열람 범위나 열람 가능한 사람을 지정해 영업비밀은 별도로 보호합니다. 상대방이 정당한 이유 없이 이 명령에 따르지 않으면 법원은 자료의 기재에 관한 특허권자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있어, 침해자가 매출자료 제출을 미루는 전략을 쓰기 어렵게 만드는 효과가 있습니다.

제2항부터 제7항까지는 특허권자가 자신에게 유리한 산정방법을 선택적으로 주장할 수 있는 구조다 — 손해액 산정이 끝나야 비로소 제8항의 증액배상 여부를 다툴 수 있다.

5배 증액배상의 요건 — 고의는 어떻게 인정되는가

위 방식으로 손해액이 확정되면 그다음 단계로 넘어가는 것이 제128조 제8항의 증액배상입니다. 이 조항은 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에 한해, 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 않는 범위에서 법원이 배상액을 정할 수 있도록 합니다. 핵심은 고의적인 것으로 인정되는 경우라는 요건으로, 단순 과실로 인한 침해에는 이 조항이 적용되지 않습니다.

고의가 인정되려면 침해자가 자신의 행위가 타인의 특허권을 침해한다는 사실을 인식했거나 인식할 수 있었어야 합니다. 실무에서 자주 문제 되는 정황으로는 특허권자가 보낸 경고장이나 내용증명을 받고도 동일한 형태의 실시를 계속한 경우, 거래관계·동업관계를 통해 상대방의 특허 등록 사실을 이미 알고 있었던 경우, 특허공보에 이미 공개되어 있어 동종업계에서 통상적인 주의를 기울였다면 확인할 수 있었던 경우 등이 있습니다.

반대로 특허권자 입장에서는 침해자가 특허의 존재를 인식했다는 사실을 뒷받침할 자료를 미리 확보해 두는 것이 증액배상 청구의 성패를 가르는 지점이 됩니다. 경고장을 발송했다면 발송 일시와 수신 확인 기록을, 거래관계가 있었다면 그 경위를 보여주는 계약서나 이메일을, 특허공보 공개일과 침해행위 개시 시점의 선후관계를 정리해두는 작업이 소송에 앞서 필요합니다.

경고장을 보냈는지, 상대방이 특허의 존재를 알 수밖에 없었던 사정이 있었는지가 고의 인정의 출발점이다.

법원이 배상액을 정할 때 보는 8가지 요소

고의가 인정된다고 해서 곧바로 5배가 적용되는 것은 아닙니다. 특허법 제128조 제9항은 법원이 제8항의 배상액을 정할 때 고려해야 할 요소를 구체적으로 열거하고 있습니다. 이 요소들을 종합적으로 심리해 실제 배수를 3배로 할지, 4배로 할지, 상한인 5배까지 갈지를 정하는 구조입니다.

• 침해자의 우월적 지위 여부.

• 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도.

• 침해행위로 특허권자 등이 입은 피해규모.

• 침해행위로 침해자가 얻은 경제적 이익.

• 침해행위의 기간·횟수 등.

• 침해행위에 따른 벌금.

• 침해자의 재산상태.

• 침해자의 피해구제 노력의 정도.

이 중 우월적 지위 요소는 대기업이 협력업체나 중소기업의 특허를 인지하고도 낮은 실시료로 협상을 강요하거나 아예 무시하는 사안에서 특히 무겁게 고려됩니다. 반대로 침해자가 소송 도중 자발적으로 실시를 중단하고 재고를 폐기하거나 특허권자와 화해를 시도하는 등 피해구제 노력을 보였다면, 그만큼 배수가 낮아지는 방향으로 작용할 수 있습니다.

5배는 상한일 뿐 자동 적용되는 고정값이 아니다 — 실제 배수는 제9항의 8개 요소를 법원이 종합평가해서 정한다.

실무에서 증액배상까지 이어지는 전형적 상황

예를 들어 중소 제조업체가 자체 개발한 부품 특허를 등록한 뒤, 거래 관계에 있던 발주업체에 특허 침해 사실을 알리는 경고장을 보냈는데도 그 발주업체가 별도 협력사를 통해 동일한 구조의 부품을 계속 납품받았다면, 경고장 수령 이후에도 실시를 지속했다는 사정만으로 고의 인정 가능성이 높아집니다. 여기에 발주업체가 거래상 우월한 지위를 이용해 실시료 협상 자체를 거부한 정황까지 더해지면, 제9항의 우월적 지위 요소와 고의 인식 정도 요소가 함께 작용해 배수가 상한에 가깝게 산정될 여지가 커집니다.

반대로 침해행위가 단기간에 그치고 침해자가 특허권자의 경고를 받은 직후 곧바로 실시를 중단한 경우라면, 침해행위의 기간·횟수 요소와 피해구제 노력의 정도 요소가 낮은 배수 쪽으로 작용합니다. 같은 고의 침해라도 정황에 따라 실제 인정되는 배수는 크게 달라질 수 있으므로, 소송 준비 단계에서부터 제9항의 요소별로 유리한 사실관계를 정리해 두는 작업이 중요합니다.

또 다른 유형으로는 한 번 경고를 받고 실시를 중단했다가 시간이 지난 뒤 제품 디자인이나 부품 조달 경로만 바꿔 사실상 동일한 기술을 다시 실시하는 경우가 있습니다. 이런 반복 침해는 침해행위의 기간·횟수 요소에서 불리하게 작용할 뿐 아니라, 이미 한 차례 경고를 받아 특허의 존재와 권리범위를 명확히 인식하고 있었다는 사정 자체가 고의를 뒷받침하는 강력한 근거가 됩니다. 특허권자 입장에서는 최초 경고 이후의 실시 중단·재개 정황을 시계열로 정리해 두는 것이 이런 재발 사례에서 특히 중요합니다.

증액배상을 다투는 피고 측 방어 포인트

침해자로 지목된 쪽에서도 증액배상 청구에 대응할 방법이 없는 것은 아닙니다. 가장 근본적인 방어는 특허무효심판이나 권리범위확인심판을 통해 애초에 특허권 자체가 무효이거나 자신의 실시형태가 특허의 권리범위에 속하지 않는다고 다투는 것입니다. 특허가 무효로 확정되거나 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되면 손해배상책임 자체가 성립하지 않습니다.

침해 사실 자체는 다투기 어렵더라도 고의성만을 다투는 방어도 가능합니다. 독자적으로 기술을 개발했다는 자료, 특허공보를 확인할 합리적 계기가 없었다는 사정, 경고장을 받은 사실이 없거나 받자마자 실시를 중단했다는 정황 등을 통해 고의 인정 자체를 막거나, 인정되더라도 낮은 배수에 그치도록 다투는 전략입니다. 아울러 특허출원 당시 이미 국내에서 그 발명을 실시하거나 실시 준비를 하고 있었고 출원된 발명의 내용을 알지 못한 채 독자적으로 개발했다면, 특허법 제103조의 선사용에 의한 통상실시권이 인정되어 실시하던 범위 내에서는 애초에 침해 자체가 성립하지 않을 수 있습니다. 이 항변이 받아들여지려면 실시 또는 실시 준비 사실을 뒷받침하는 설계도면·발주내역·시제품 제작 기록처럼 시점을 특정할 수 있는 자료가 필요하므로, 이 요건 충족 여부와 자료 확보 가능성을 함께 검토할 필요가 있습니다.

고의는 있는지 없는지의 문제만이 아니라 어느 정도 뚜렷했는지의 문제이기도 하다 — 방어의 초점을 어디에 둘지가 배수를 좌우한다.

자주 묻는 질문

Q. 특허 침해가 고의가 아니라 과실이면 5배 배상을 받을 수 없나요?

A. 특허법 제128조 제8항은 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에만 적용되므로, 단순 과실로 인한 침해는 증액배상 대상이 아닙니다. 다만 이 경우에도 제1항부터 제7항까지의 통상 손해배상은 그대로 청구할 수 있습니다.

Q. 손해액 자체를 증명하기 어려우면 소송을 포기해야 하나요?

A. 그렇지 않습니다. 제128조 제7항은 손해 발생은 인정되지만 손해액 증명이 성질상 극히 곤란한 경우 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사 결과에 기초해 상당한 손해액을 재량으로 인정할 수 있도록 하고 있습니다.

Q. 경고장을 보내지 않았는데도 고의가 인정될 수 있나요?

A. 가능합니다. 경고장은 고의를 입증하는 유력한 증거이지 필수 요건은 아니며, 동업·거래관계로 특허 등록 사실을 이미 알고 있었거나 특허공보 공개로 통상의 주의를 기울였다면 확인할 수 있었던 사정으로도 고의가 인정될 수 있습니다.

Q. 5배 규정은 언제부터 시행됐고 그 이전 침해에도 적용되나요?

A. 2024년 8월 21일부터 시행됐습니다. 이 시행일 이후에 발생한 침해행위부터 5배 상한이 적용되고, 그 이전에 발생한 침해행위에는 종전의 3배 상한이 그대로 적용되는 것이 원칙입니다.

Q. 전용실시권자도 5배 증액배상을 청구할 수 있나요?

A. 가능합니다. 특허법 제128조는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위를 대상으로 규정하고 있어, 특허권자뿐 아니라 전용실시권자도 요건을 갖추면 증액배상을 청구할 수 있습니다.

Q. 침해자가 여러 명이면 5배 배상액은 어떻게 나뉘나요?

A. 공동으로 침해행위에 관여한 자들은 원칙적으로 부진정연대책임을 지는 것으로 다뤄지되, 법원은 각 침해자의 관여 정도와 고의 인정 여부를 개별적으로 심리해 배상액과 배수를 정하게 됩니다.

맺음말

특허 침해 손해배상에서 5배 증액배상은 손해액 산정이라는 앞선 단계를 통과해야 비로소 의미를 갖는 마지막 단계입니다. 제2항부터 제7항까지 중 어느 방법으로 손해액을 구성할지, 그리고 제9항의 여덟 가지 요소 중 어떤 사실관계를 갖추고 있는지에 따라 실제로 받을 수 있는 금액은 크게 달라집니다. 경고장 발송 여부와 그 이후의 침해자 행태, 거래관계상 우월한 지위 유무처럼 사소해 보이는 사정 하나하나가 결국 배수를 좌우하는 근거가 됩니다.

시흥 시화·정왕이나 화성 향남처럼 제조업체가 밀집한 경기남부 산업단지에서는 협력업체 간 기술 유용이나 발주 관계에서 비롯되는 특허 분쟁이 드물지 않게 발생합니다. 특허 침해를 확인한 시점부터 경고장 발송과 증거 확보를 어떤 순서로 진행할지 미리 점검해 두시길 권합니다.

조력이 필요하시면 010-3432-1451 강대현 대표변호사에게 연락주십시오. 신속히 도와드리겠습니다.

의뢰인을 위한 최선의 전략을 끊임없이 고민합니다.