특허침해소송 자유실시기술의 항변 실제 승소 사례 소개 

안녕하세요. 손광남 변호사입니다.

특허법에서는 신규성 및 진보성을 특허요건으로 정하고 있습니다. 즉, 출원인의 발명이 특허를 받기 위해서는 종래 기술과 동일하지 않고(신규성) 종래 기술로부터 당업자가 용이하게 창작할 수 없어야(진보성) 합니다. 특허 제도의 취지가 기존에 없는 새로운 발명을 세상에 공개하고, 공개의 대가로 혼자만 사용할 수 있는 독점권을 받는 것이기 때문입니다.

하지만, 특허심사도 사람이 하는 일이다 보니 신규성 및 진보성 위반인 발명 즉 종래 기술과 동일하거나 별반 다르지 않는 발명도 간혹 특허 등록되기도 합니다. 특허권자들은 자신의 권리가 특허청 심사를 거쳐 등록되었기 때문에 자신의 특허가 신규성 및 진보성 요건을 만족한다고 믿고 경쟁업자들을 상대로 특허침해소송을 제기합니다.
실상은 종래기술에 불과한데, 특허 등록된 것을 기화로 자신만 종래기술을 독점하려고 하는 것입니다. 이러한 경우를 대비하여 특허법에서는 무효심판을 정하고 있으며, 무효심판을 통해 사후적으로 특허를 소급 무효화 할 수 있습니다.

하지만, 특허침해소송의 피고가 무효심판을 제기하려면 별도의 심판비용(추후 심결취소소송비용)이 들기 때문에 무효심판 청구를 망설이게 됩니다.

이경우 특허침해소송 상대방은 "자유실시기술 항변"을 하여 무효심판을 제기하지 않고도 특허침해소송에서 승소할 수 있습니다. 자유실시기술 항변이란 특허침해소송의 피고(침해자)가 실시하는 기술이 공지기술(종래기술)이거나 공지기술(종래기술)로부터 당업자가 용이하게 실시할 수 있는 경우 특허 침해를 불인정하는 것입니다.

특허권 침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다

(대법원 2013. 9. 12. 선고 2012다36316 판결,
대법원 2004.9. 23. 선고 2002다60610 판결,
대법원 2011. 1. 27. 선고 2009후832 판결 등 참조)

즉, 침해소송을 당한 경우 자신이 실시하는 기술이 특허출원 이전부터 업계에서 사용되던 기술이라면 별도의 무효심판을 제기하지 않고 자유실시기술 항변을 통해 특허침해소송에서 승소할 수 있습니다.

아래 사건은 특허권자(원고)가 경쟁업자들(피고들)을 상대로 특허침해소송을 제기하였고, 별도의 무효심판을 제기하지 않고 권리남용 항변과 자유실시기술 항변을 주장하여 승소한 사안압니다.
(재판부에서는 자유실시기술 항변만 판단하였고, 권리남용 부분은 따로 판단하지 않았습니다.)

특허침해소송에서는 특허의 진보성은 늘 쟁점이 됩니다. 사실 세상 없던 전혀 새로운 것이 갑자기 나온다는 것은 불가능하기 때문입니다. 따라서 누가 종래기술과 비교하여 진보성 여부에 대해 재판부를 잘 설득하는지가 재판의 승패를 가릅니다.

저는 변리사시험 합격 후 4년간 변리사 실무를 하다가 사법시험을 봐서 변호사가 되었고, 변호사가 된 후로도 많은 특허침해소송을 수행하였습니다. 특허침해소송과 관련한 법률고민이 있으시다면 최상의 해결책을 제시해 드리겠습니다. 변리사 출신 손광남 변호사와 상담하시기 바랍니다.