상표권 침해(선사용권) 소송 실제 승소 사례 소개 

안녕하세요. #특허전문변호사 손광남 입니다.

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오늘은 #상표권 #침해 #소송 실제 승소 사례, 더 구체적으로 말씀 드리면, #선사용권 #항변 실제 #승소 사례를 소개하겠습니다.

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사업을 시작하면 사업에 맞는 #상호 와 #상표 를 선정하고 사용하게 됩니다. 사업 초기부터 #상표출원 을 통하여 자신의 상표권을 확보하면, 그 상표를 사용하는 동안 상표로 인한 문제에 휘말리지 않을 수 있습니다. 하지만, 사업 초기에는 상표권에 대해 잘 알지 못하고 다른 바쁜 일로 상표권 확보까지 신경 쓸 여력이 없는 것이 사실입니다.

자신이 사용하고 있는 상호나 상표에 대한 권리를 확보하지 않은 상태에서 상표를 사용하다가, 경쟁업자가 자신의 상호나 상표와 동일한 상표를 출원하여 등록 받은 경우, 상표권 분쟁에 휘말리게 됩니다.

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본 사례에서 제 의뢰인은 피고로서 건설업을 하시는 업체인데 상표를 출원하고 있지 않고 자신의 상호를 약간 변형하여 상표로 사용하고 있다가, 경쟁업자(원고)가 상표 출원을 하고 제 의뢰인(피고) 상표권 침해를 주장하며 상표권 침해 중지 및 #손해배상 청구를 한 사안입니다.

저희(피고)는 원고의 상표권 침해 주장에 대해 #상표법 #제90조 상표권 효력 예외 항변과 #제99조 선사용권 항변을 하였습니다. 상표법 제90조 제1항 제1호는 상호에 대해 상표권의 효력을 배제하는 규정이고, 상표법 제99조에서는 타인의 상표출원 이전에 상표를 사용한 정당 권리자를 보호하는 규정입니다.

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제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.

1. 자기의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장 또는 저명한 아호ㆍ예명ㆍ필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표

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③ 제1항제1호는 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장 또는 저명한 아호ㆍ예명ㆍ필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다.

상표법 제90조

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제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) ① 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.

1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것

2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것

② 자기의 성명ㆍ상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항제1호의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다.

③ 상표권자나 전용사용권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.

상표법 제99조

저희는 먼저, 상표법 제90조 제1항 제1호 상호에 대한 상표권의 효력 배제를 주장하였습니다. 하지만, 저희(피고)는 자신의 상호에서 "주식회사"를 빼고 사용하였기 때문에, 상호라 볼 수 없고 상호의 약칭으로 밖에 볼 수 없었습니다. 상호의 약칭인 경우 #저명성 을 인정 받아야 위 규정에 적용을 받을 수 있으나, 저희(피고)의 상표는 저명하다고는 볼 수 없어, 이 항변은 법원에서 인정 받지 못하였습니다.

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하지만, 상표법 제99조 선사용권 항변은 1) 저희(피고)의 상표가 상표권자(원고)의 상표 출원 전부터 사용되었고, 2) 부정경쟁의 목적도 없으며, 3) 원고의 상표 출원 시에 피고의 상표가 국내 수요자간에 피고의 상품(서비스)을 표시하는 것으로 인식되었다는 점을 법원이 인정하여, 이 항변이 인정되었습니다.

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결국 선사용권 항변으로 소송은 승소(청구 기각) 판결을 받았습니다.

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손광남 변호사는 변리사 시험 합격(2004년) 후 사법시험을 합격(2010년)한 #변리사 출신 #특허전문 변호사로서 #특허, #상표, #저작권 등 #지적재산권 사건을 다수 처리한 경험이 있습니다. #특허권, 상표권, 저작권 등 #지식재산권 분쟁으로 어려움을 겪고 계시다면 손광남 변호사와 상담하시기 바랍니다.

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