상표권 침해 판단기준 : 상표의 유사와 요부 

대법원 2023. 9. 21. 선고 2023도 판결

[사실관계]
피고인은 헬스클럽을 운영하면서, 피해자가 설정등록한 이 사건 등록상표(좌)와 유사하게 보이는 피고인 사용상표 1과  2(우)를 사용함

[결합상표의 요부판단]

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억, 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품이 출처표시 기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰이 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사여부를 대비, 판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지, 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등이 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

[원심의 판단]

원심은, 등록상표의 요부를 'BURN'부분이라고 볼 수 없어 전체관찰을 하면 등록상표와 피고인 사용상표 1은 유사하지 않고, 피고인 사용상표 2는 피고인이 자기의 상호인 '번피트니스'를 영문ㅇ로 표기한 것으로서 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표이므로 등록상표권이 효력이 사용상표 2에 미치지 않는다는 이유로, 이 사건 공소사실을 무죄로 판단하였음

[대법원의 판단]

대법원은, 이 사건 등록상표의 'BURN' 부분은 독립하여 상표의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수 있으므로 요부에 해당하고, 등록상표의 요부와 피고인 사용상표 1은 외관이 유사하고 호칭·관념이 동일하므로 등록상표와 피고인 사용상표 1이 유사하며, 사용상표 1은 피고인이 상호인 '번피트니스' 자체를 사용한 것으로 볼 수 없어 등록상표권의 효력이 사용상표 1에 미친다는 이유로, 이와 달리 판단한 원심을 파기·환송함(다만 피고인 사용상표 2에 대한 원심의 판단은 정당함)

1. 요부의 결정 : 요부는 'BURN' 부분임

* 이사건 등록상표를 구성하는 'BURN' 부분과 'FITNESS' 부분은 띄어쓰기로 서로 구분되어 있다. 이 사건 등록상표의 'FITNESS' 부분은 그 지정상품의 효능이나 용도를 표시하는 것으로서 그 식별력이 없다. 반면, 이 사건 등록상표의 'BURN ' 부분은 식별력이 없는 'FITNESS' 부분에 비하여 상대적으로 일반 수요자에게 강한 인상을 주고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 낮지 않다.

* 'BURN' 부분은 지정상품과의 관계를 고려하였을 때 '운동을 통해 체지방 또는 칼로리, 스트레스 등을 태우다'는 이미를 암시한다고 볼 수는 있어도 그 지정상품의 효능이나 용도, 성질 등을 직감하게 하는 것이라고 단정할 수 없고, 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시라고 할 수도 없어 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우에 해당한다고 보기도 어렵다.

* 이처럼 'BURN' 부분은 'FITNESS' 부분에 비하여 상대적으로 식별력이 높고, 달리 'FITNESS' 부분과 결합한 일체로서만 식별표지로 기능한다고 볼 수는 없다.

2. 등록상표의 요부(BURN)와 피고인 사용상표 1과의 유사성

이 사건 등록상표의 'BURN' 부분은 독립하여 상표의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수 있으므로 요부에 해당한다. 이 사건 등록상표의 'BURN' 부분과 사용상표 1은, 글자체 및 도안화의 정도에 있어 다소 차이가 있으나 그와 같은 차이가 일반 수요자 내지 거래자의 특별한 주의를 끈다고 보기 어려워 외관이 유사하고, 모두 '번'으로 호칭되고 관념이 동일하므로, 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품이 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다. 따라서 사용상표 1은 이 사건 등록상표와 유사하다.