상표권침해금지 및 손해배상청구 (승소) 

등록상표권과 유사한 표장을 사용하여 생산, 판매, 홍보를 한 회사를 상대로 상표권침해금지 및 손해배상을 청구한 사건으로 1심에서 승소하였으며, 불복하지 않아 확정되었습니다.



1. 사건의 개요

의뢰인은 알로에 제품을 제조, 판매 등을 목적으로 하는 법인으로서 A상표의 상표권자입니다. 피고1 또한 생활잡화 도소매업을 목적으로 한 법인이며, 피고2는 알로에 제품을 생산하여 피고1에게 납품하는 법인입니다. 원고는 알로에와 관련하여 상당한 인지도를 쌓은 상황이었는데, 피고1은 원고의 상표와 유사한 상표를 등록했고, 해당 상표로 상품을 팔아왔으나 특허심판원으로부터 등록무효 심결을 받았습니다. 이후 해당 상표가 붙은 상품의 생산 및 판매 금지 및 집행관에게 보관을 요청하는 가처분을 받아 집행을 완료하였습니다. 그러나 원고는 그간 입었던 피해에 대하여 보상을 받고, 상표권이 붙은 상품의 폐기 및 상표권 논란에 대한 완전한 종결을 원했기에 배수영 변호사를 찾았습니다.

2. 본 사건의 특징

본 사건은 상표권 침해와 부정경쟁, 그리고 상표법상 손해배상이 이슈가 된 사항입니다. 상표권의 침해가 인정되려면, 1) 상표로서 사용된 표장이 상호 유사해야 하며, 2) 해당 표장이 실제로 상표로서 사용되어야 하며, 3) 나아가 상표가 사용된 상품 자체가 유사한 것이어야 합니다. 

이에 대해 대법원은 “상표의 동일․유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 일반수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이 원칙(대법원 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결 참조)”이지만, “상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌기 쉬운 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상품표지를 기능적으로 관찰하고, 그 중심적 식별력을 가진 주요부위를 추출하여 두 개의 상품표지를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로 필요하다(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결 참조)”고 판시하고 있습니다. 나아가, “문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 구성부분 중 일부만에의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조)”고 판단하고 있습니다.

더불어 유사한 상표의 사용으로 인해 부정경쟁이 인정되려면, 1) 상품의 표지 등이 국내 에 널리 인식(국내 주지성)되어 있어야 하며, 2) 상표를 통한 혼동하게 하는 행위가 있어야 합니다(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목). 

부정경쟁방지법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "부정경쟁행위"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기ㆍ포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포(頒布) 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

이 때 혼동하게 하는 행위란 “상품의 출처가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일 도는 유사한 표지를 사용함으로써 일반수요자나 거래자로 하여금 당해 상품표지의 주체와 동일ㆍ유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함(대법원 2001. 4. 10. 선고98도2250 판결 등 참조)”합니다.

마지막으로 상표법 침해로 인한 손해배상액을 결정하는데 있어 대법원은 “상표권자가 상표법 제67조 제1항에 의하여 상표권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구하는 경우에, 침해자가 받은 이익의 액은 침해 제품의 총 판매액에 그 순이익률을 곱하거나 또는 그 제조판매수량에 그 제품 1개당 순이익액을 곱하는 등의 방법으로 산출함이 원칙이지만, 통상 상표권의 침해에 있어서 침해자는 상표권자와 동종의 영업을 영위하면서 한편으로 그 상표에 화체된 상표권자의 신용에 무상으로 편승하는 입장이어서, 위와 같은 신용을 획득하기 위하여 상표권자가 투여한 자본과 노력 등을 고려할 때, 특별한 사정이 없는 한 침해자의 위 순이익률은 상표권자의 해당 상품 판매에 있어서의 순이익률보다는 작지 않다고 추인할 수 있으므로, 침해자의 판매액에 상표권자의 위 순이익률을 곱하는 방법으로도 침해자가 받은 이익의 액을 산출할 수 있다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 참조)”고 판시하고 있습니다.

본 사건은 다행스럽게도 특허심판원의 등록무효 심결처분이 있어 상표의 유사성이 인정될 가능성이 높았지만, 피고1은 여전히 유사 상표임에 대해 인정하지 않고 있었으며, 원고의 전 대표로부터 사용권을 인정받았다며 주장하고 있었기에 방심할 수 없었습니다. 더불어 원고 입장에서는 상표권에 대한 침해 인정이나 피고들에 대한 처벌도 중요하나, 장래의 위법한 사용을 막고 위법한 상표 사용으로 의뢰인이 입은 피해를 금전적으로 얼마나 배상받을 수 있을지와 같은 현실적인 문제가 더욱 중요했습니다. 

3. 배수영 변호사의 조력

의뢰인과 상담한 뒤, 배수영 변호사는 특허심판원의 결정과 다른 결정이 나오지 않도록 관련 자료를 최대한 준비하여 주장하였습니다. 해당 상표의 표장이 매우 유사한 것이며, 이러한 표장이 상표로서 사용되고 있고, 이러한 상표가 사용된 상품이 유사한 알로에 제품임을 구체적, 논리적으로 입증하였습니다. 나아가 원고의 상표가 국내에서 널리 인식되어 있는 것임을 명확히 하기 위해 원고가 알로에 제품의 대명사임을 입증하기 위해 원고의 강연 내용이나 도서, 소비자의 인식 등에 대해 종합적으로 분석하여 이를 주장하였습니다. 

4. 결론

결과적으로 법원은 피고1의 주장들에 대해 많은 부분 증거가 없다며 인정하지 않았습니다. 대신 배수영 변호사의 주장을 받아들여 피고1의 상표는 원고의 상표와 유사한 것이며, 유사한 상품에 사용되어 원고의 상표권을 침해한 것임을 인정하였습니다. 그리고 원고의 알로에 상표가 국내에 널리 인정되어 있는 것이며, 피고1이 이러한 상표를 붙여 상품을 판매한 행위가 소비자들을 혼동하게 하는 행위라고 판단했습니다. 이를 바탕으로 법원은 피고1의 상품들 중 이와 같은 상표가 붙어있는 상품들을 폐기하라고 명령함과 동시에, 원고가 그간 입었던 피해에 대해 손해를 배상할 것을 명하였습니다. 더불어 피고1과의 계약에 따라 상표권을 위반한 상품을 만들어 피고1에게 납품한 피고2 또한 연대하여 손해액을 배상토록 판결하였습니다.