선사용 상표 침해 경고 대응, 상대방 상표등록 무효 심결 

법무법인 원은 기존에 사용해 온 상표와 동일한 명칭을 뒤늦게 등록한 상대방으로부터 상표권 침해 경고를 받은 기업을 대리하여 상표등록 무효심판을 청구하고, 특허심판원으로부터 상대방의 상표등록을 무효로 하는 심결을 이끌어냈습니다.

의뢰인은 온라인에서 일정한 명칭을 사용하여 의류를 제작·판매해 왔으나, 이후 동일한 명칭으로 상표등록을 받은 상대방으로부터 상표권 침해를 주장하는 경고장을 받았습니다.

이에 의뢰인은 기존에 사용해 온 명칭을 계속 사용할 수 있는지, 상대방의 상표등록 자체를 무효로 할 수 있는지에 관한 법적 대응이 필요한 상황이었습니다.

이 사건의 핵심 쟁점은 의뢰인의 선사용 표장이 상대방의 상표등록 여부가 결정될 무렵 관련 소비자들에게 특정인의 상품 출처를 나타내는 표시로 알려져 있었는지 여부였습니다.

법무법인 원은 상대방의 등록상표와 의뢰인의 선사용 표장이 동일하고, 관련 상품과 서비스 역시 동일하거나 유사하다는 점을 분석하여 상표등록 무효심판을 청구하였습니다.

특히 의뢰인의 과거 판매 게시물과 주문 내역, 고객 후기 및 온라인상에서 해당 명칭이 사용된 자료 등을 시기별로 정리하여 상대방의 상표등록 이전부터 의뢰인이 해당 명칭을 사용해 왔다는 사실을 입증하였습니다.

또한 선사용 상표가 반드시 널리 유명해야 하는 것은 아니며, 관련 소비자나 거래자들이 해당 표시를 특정인의 상품 출처로 인식할 수 있을 정도로 알려져 있다면 수요자 기만 우려가 인정될 수 있다는 법리를 강조하였습니다.

심판 진행 중 상대방의 상표권이 등록료 미납으로 소멸하였으나, 법무법인 원은 의뢰인이 이미 상표권 침해 경고를 받은 만큼 상표등록의 효력을 다툴 이해관계가 있다는 점을 주장하며 무효심판을 진행하였습니다.

그 결과 특허심판원은 의뢰인의 선사용 표장이 관련 소비자들에게 특정인의 상품 출처를 나타내는 표시로 알려져 있었고, 상대방의 등록상표와 표장 및 관련 상품이 동일하거나 유사하다고 판단하였습니다.

이에 특허심판원은 상대방의 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있다는 이유로 상표등록을 무효로 하고, 심판비용도 상대방이 부담하도록 심결하였습니다.

이번 사건은 먼저 사용한 상표가 반드시 전국적으로 유명하지 않더라도 실제 판매기록과 고객 반응 등을 통해 관련 소비자들의 인식을 입증하면 뒤늦게 등록된 상표의 무효를 다툴 수 있음을 보여준 사례입니다.

법무법인 원은 선사용 사실과 소비자 인식에 관한 객관적인 자료를 체계적으로 분석하여 상대방의 상표권 침해 경고에 대응하고, 상표등록 무효 심결을 이끌어내는 성과를 거두었습니다.