특허권 침해금지가처분, 경쟁사 제품 판매를 소송 중에 멈추게 하는 요건과 담보 

경쟁사가 내 특허를 그대로 베낀 제품을 시중에 풀고 있는데, 손해배상 소송 판결이 나오기까지 기다리다가는 그사이 시장을 다 빼앗길 수 있습니다. 특허권 침해금지가처분은 본안소송의 결론을 기다리지 않고 법원의 잠정적 판단만으로 상대방의 제조·판매를 먼저 멈추게 하는 절차입니다. 다만 이 가처분은 사실상 본안판결과 같은 효과를 낳는 만큼 법원이 매우 신중하게 심리하고, 신청인에게는 담보 제공이라는 대가를 요구합니다. 이 글에서는 특허권 침해금지가처분이 인용되기 위한 요건, 상대방이 흔히 내세우는 방어논리, 그리고 담보가 어떻게 정해지는지를 살펴보겠습니다.

법무법인 도모 강대현 대표변호사

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특허권 침해금지가처분이란 — 본안판결을 기다리지 않는 이례적 조치

경쟁사의 제품이 내 특허를 침해하고 있다고 판단되면 손해배상청구소송이나 침해금지청구소송을 제기할 수 있지만, 이 본안소송은 1심 판결까지만도 통상 1년 이상 걸리는 경우가 많습니다. 그동안 상대방이 계속 제품을 생산·판매하면 특허권자는 시장점유율과 거래처를 빼앗기고, 나중에 승소하더라도 이미 벌어진 손해를 온전히 회복하기 어려워집니다. 이런 상황을 막기 위해 활용하는 절차가 특허권 침해금지가처분입니다. 민사집행법 제300조 제2항은 다툼이 있는 권리관계에 대하여 계속하는 손해를 피하거나 급박한 위험을 피하기 위해 필요한 경우 임시의 지위를 정하기 위한 가처분을 할 수 있다고 정하고 있고, 특허법 제126조 제1항이 규정한 침해금지청구권을 본안판결 전에 잠정적으로 실현하는 수단이 바로 이 가처분입니다. 즉 본안소송의 결론이 나오기를 기다리지 않고, 법원이 잠정적으로 판단한 결과만으로 상대방의 제조·판매를 먼저 멈추게 하는 절차입니다.

가처분이 인용되면 결정문에는 대상 제품의 생산·사용·양도·대여·수입·전시 등 특허법 제126조 제2항이 정한 침해행위 태양을 구체적으로 특정해 금지하는 내용이 담기고, 필요하면 침해행위를 조성한 물건이나 반제품의 폐기, 침해에 사용된 설비의 제거까지 명할 수 있습니다. 이는 본안판결이 확정되기도 전에 사실상 상대방의 해당 사업을 정지시키는 효과를 낳기 때문에, 실무에서는 이런 유형의 가처분을 '만족적 가처분'이라 부르며 일반적인 보전처분보다 훨씬 엄격하게 심리합니다. 법원이 신중해지는 이유는 나중에 본안에서 특허권자가 패소하거나 특허 자체가 무효로 확정되면, 가처분으로 인해 상대방이 입은 영업손실은 돌이키기 어렵기 때문입니다. 그래서 신청인은 피보전권리와 보전의 필요성을 모두 높은 수준으로 소명해야 하고, 법원이 이를 인용하더라도 담보 제공을 조건으로 붙이는 것이 일반적입니다.

특허권 침해금지가처분은 본안판결을 기다리지 않고도 사실상 같은 효과를 내는 절차이기 때문에, 법원은 일반적인 보전처분보다 피보전권리와 보전의 필요성을 훨씬 엄격하게 심리한다.

피보전권리 — 특허권과 침해 사실을 함께 소명해야 인정된다

가처분에서 피보전권리로 인정받으려면 먼저 신청인이 유효한 특허권자 또는 전용실시권자라는 사실부터 소명해야 합니다. 특허법 제94조는 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 정하고 있고, 같은 법 제126조 제1항은 이 권리를 침해한 자나 침해할 우려가 있는 자에게 금지·예방을 청구할 수 있다고 규정합니다. 다음 단계는 상대방 제품이 실제로 특허권을 침해한다는 점을 밝히는 것인데, 상대방 제품이 특허청구범위에 기재된 구성요소를 그대로 포함하는 문언침해인지, 일부 구성을 균등한 다른 구성으로 치환했을 뿐인 균등침해인지를 구체적으로 대비해야 합니다. 이때 청구범위 해석은 명세서의 발명의 설명과 도면, 출원 당시 심사과정에서 오간 의견제출통지서·보정서 등 출원경과까지 종합해서 이뤄지므로, 같은 청구항을 두고도 당사자마다 해석이 크게 갈리는 경우가 흔합니다. 결국 신청인은 특허등록원부, 청구범위 대비표, 상대방 제품의 실물이나 카탈로그·설명서 등을 갖춰 침해 여부를 구체적으로 소명해야 합니다.

문제는 이런 기술적 판단을 가처분이라는 단기 절차 안에서 내려야 한다는 점입니다. 본안소송이라면 전문심리위원이나 감정인의 의견을 듣고 여러 차례 변론을 거쳐 판단할 사안을, 가처분에서는 서면과 소명자료, 짧은 심문만으로 판단해야 하는 경우가 많습니다. 그래서 실무에서는 신청 단계에서부터 특허청구범위와 상대방 제품의 구성을 항목별로 대응시킨 대비표, 필요하면 사설 감정기관의 침해감정서까지 미리 준비해 제출하는 경우가 많습니다. 소명자료가 부실하면 법원이 피보전권리 자체를 인정하지 않고 신청을 기각할 수 있으므로, 준비 부족 상태로 서둘러 신청부터 하는 것은 오히려 불리하게 작용할 수 있습니다.

무효 항변과 자유실시기술 항변 — 상대방이 특허권 자체를 흔드는 방어논리

가처분을 신청받은 상대방은 단순히 '베끼지 않았다'는 부인에 그치지 않고, 특허권 자체의 효력을 흔드는 방어논리를 함께 내세우는 경우가 많습니다. 대표적인 것이 특허무효 항변입니다. 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결은, 특허발명에 진보성이 없어 특허무효심판에서 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지·손해배상 청구가 권리남용에 해당해 허용되지 않는다고 판시했습니다. 이 판결의 의미는, 특허청 무효심판에서 무효심결이 확정되기를 기다리지 않고도 침해소송이나 가처분을 심리하는 법원이 곧바로 그 특허의 진보성 유무를 스스로 판단할 수 있게 되었다는 데 있습니다. 그래서 상대방은 가처분 심문 단계에서부터 선행기술 자료를 제시하며 '이 특허는 진보성이 없어 조만간 무효로 확정될 것'이라는 취지로 다투는 경우가 많습니다.

또 다른 방어논리는 자유실시기술 항변입니다. 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 등이 밝힌 법리에 따르면, 상대방의 실시기술이 특허 출원 전에 이미 공개된 공지기술만으로 이루어졌거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 정도라면, 특허발명의 청구범위와 굳이 대비할 필요 없이 애초에 특허권 침해가 성립하지 않는다고 봅니다. 이 항변이 받아들여지면 신청인이 아무리 문언상 구성요소가 겹친다고 주장해도, 상대방의 기술 자체가 이미 세상에 공개되어 있던 것이므로 특허권으로 막을 수 없다는 결론에 이릅니다. 신청인 입장에서는 이런 항변에 대비해 상대방이 내세우는 선행기술과 특허발명의 차이점을 미리 정리해두는 것이 유리합니다.

• 특허무효 항변 — 진보성 결여로 무효가 명백하면 침해금지 청구 자체가 권리남용으로 배척될 수 있음.

• 자유실시기술 항변 — 상대방 기술이 공지기술이거나 그로부터 쉽게 실시 가능하면 청구범위 대비 없이 침해 불성립.

• 신청인 대응 — 특허무효심판 계속 여부, 선행기술과의 차이점을 미리 정리해 반박자료로 준비.

특허가 진보성이 없어 무효로 될 것이 명백하면, 그 특허권에 기초한 침해금지 청구는 권리남용에 해당해 허용되지 않는다 — 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.

보전의 필요성 — 지금 당장 멈춰야 하는 사정을 증명하는 문제

피보전권리가 소명되었다고 해서 가처분이 곧바로 인용되는 것은 아닙니다. 법원은 별도로 '보전의 필요성', 즉 본안판결을 기다렸다가는 회복하기 어려운 손해가 계속되거나 급박한 위험이 있는지를 따집니다. 이 판단은 가처분 인용 또는 기각에 따라 신청인과 상대방 양쪽이 각각 입게 될 이익과 손해를 비교하고, 본안소송에서의 승패 가능성, 그 밖의 여러 사정을 종합해 법원의 재량으로 이뤄집니다. 예를 들어 상대방이 이제 막 사업을 시작한 단계이거나 문제된 제품이 상대방 전체 매출에서 차지하는 비중이 낮다면, 가처분으로 상대방이 입는 타격이 상대적으로 크지 않으므로 보전의 필요성이 비교적 쉽게 인정될 수 있습니다. 반대로 상대방이 이미 오랫동안 해당 제품을 생산·판매해 왔고 그 제품이 사업의 핵심이라면, 가처분 하나로 사업 자체가 무너질 수 있어 법원이 훨씬 신중하게 판단합니다.

이 단계에서 신청인이 준비할 자료는 상대방 제품으로 인해 실제로 매출이나 거래처를 잃고 있다는 구체적 정황입니다. 견적 경쟁에서 밀린 사례, 거래처의 이탈, 특허발명 실시제품의 판매량 감소 추이 등을 정리해두면 '계속하는 손해'를 소명하는 데 도움이 됩니다. 반대로 손해배상만으로 사후 구제가 충분하다고 볼 사정이 있다면, 즉 상대방에게 배상능력이 충분하고 손해액 산정도 어렵지 않은 경우라면 법원은 굳이 사업을 미리 정지시키는 가처분까지는 필요하지 않다고 볼 수 있습니다. 결국 보전의 필요성 판단은 기술적 침해 여부와는 또 다른 차원의 사실관계 다툼이라는 점을 염두에 두어야 합니다.

관할법원과 심리절차 — 어디에 신청하고 어떻게 진행되나

민사소송법 제24조 제2항에 따라 특허권 등의 침해에 관한 소는 일반 관할법원이 있는 곳을 관할하는 고등법원 소재지의 지방법원, 즉 서울중앙·수원·대전·대구·부산·광주지방법원 등의 전속관할로 되어 있습니다. 같은 조 제3항에 따라 관할 지방법원이 서울중앙지방법원이 아니더라도 서울중앙지방법원에 중복해서 소를 제기할 수도 있습니다. 특허권 침해금지가처분 역시 본안소송에 관한 이 관할 규정에 준하여 신청하므로, 아무 지방법원에나 낼 수 있는 것이 아니라 정해진 관할법원 중 한 곳을 골라 신청해야 합니다. 관할을 잘못 짚어 엉뚱한 법원에 신청하면 이송 절차만큼 시간이 지체될 수 있습니다.

임시의 지위를 정하기 위한 가처분은 민사집행법 제300조 제2항 단서에 따라 원칙적으로 변론기일이나 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 열어 심리해야 합니다. 즉 신청인의 서면만 보고 일방적으로 결정하는 것이 아니라, 상대방에게도 반박할 기회를 주는 것이 원칙입니다. 다만 그런 기일을 열어 심리하면 가처분의 목적 자체를 달성할 수 없는 급박한 사정이 있는 경우에는 예외적으로 심문 없이 결정할 수도 있습니다. 특허권 침해금지가처분은 기술 내용을 다투는 사건 특성상 대체로 심문기일이 여러 차례 열리고, 이 과정에서 앞서 살펴본 무효 항변·자유실시기술 항변이 집중적으로 다투어지는 경우가 많습니다.

담보제공 — 가처분이 훗날 잘못으로 드러났을 때의 안전장치

법원이 가처분을 인용하면서 담보 제공을 명하는 이유는 분명합니다. 나중에 본안소송에서 신청인이 패소하거나 가처분 자체가 부당한 것으로 밝혀지면, 그 사이 상대방이 입은 영업손실을 배상할 재원을 미리 확보해두기 위해서입니다. 특허권 침해금지가처분의 담보액에는 정해진 정액표가 없고, 상대방의 예상 매출 감소분, 재고·설비 손실, 거래처 이탈로 인한 타격 등을 법원이 재량으로 종합해 산정합니다. 대상 제품의 시장 규모가 크고 상대방의 사업 비중이 높을수록 담보액도 그만큼 커지는 경향이 있습니다. 따라서 신청 전에 상대방 제품의 매출 규모나 시장 점유율을 어느 정도 가늠해두면 예상 담보액을 짐작하는 데 도움이 됩니다.

담보 제공 방법은 민사소송법 제122조에 따라 금전이나 법원이 인정하는 유가증권을 공탁하는 방법, 또는 은행이나 보험회사와 지급을 보증하기로 하는 위탁계약을 맺은 문서, 즉 보증보험증권을 제출하는 방법 중에서 고를 수 있습니다. 담보액 전액을 현금으로 마련하기 부담스러운 경우가 많아 실무에서는 보증보험을 활용하는 경우가 흔합니다. 다만 법원에 따라 일부 금액은 현금 공탁을, 나머지는 보증보험을 요구하는 등 혼합 방식을 명하기도 합니다. 담보를 정해진 기한 안에 제공하지 못하면 가처분 인용 결정 자체가 효력을 발생시키지 못하므로, 결정이 나오면 담보 제공 절차를 서둘러 진행해야 합니다.

• 담보액 산정 — 상대방 예상 매출 감소분, 재고·설비 손실, 거래처 이탈 규모를 법원이 재량으로 종합.

• 공탁 — 금전이나 유가증권을 법원에 직접 공탁.

• 지급보증위탁계약 — 은행·보험회사의 보증보험증권 제출로 현금 부담 완화.

담보는 가처분이 훗날 잘못으로 드러났을 때 상대방의 손해를 메우기 위한 장치이지, 신청인이 미리 치르는 벌금이 아니다 — 담보액이 크다는 이유만으로 신청 자체를 포기할 이유는 아니다.

가처분 인용 이후 — 본안소송 제소명령과 상대방의 대응수단

가처분이 인용되었다고 해서 그것으로 사건이 끝나는 것은 아닙니다. 가처분은 어디까지나 본안소송의 결론이 나올 때까지의 잠정적 조치이므로, 상대방(채무자)은 민사집행법 제287조에 따라 신청인에게 정해진 기간 안에 본안의 소를 제기하라는 제소명령을 신청할 수 있습니다. 이 규정은 민사집행법 제301조에 의해 가처분 절차에도 그대로 준용됩니다. 신청인이 법원이 정한 기간 안에 본안소송을 제기했다는 증명서류를 내지 못하면, 상대방의 신청에 따라 법원은 결정으로 가처분을 취소해야 합니다. 따라서 가처분을 받아냈다고 안심할 것이 아니라, 제소명령을 받을 경우를 대비해 침해금지 및 손해배상 청구소송을 제기할 준비까지 함께 갖춰두어야 합니다.

상대방도 가만히 있지만은 않습니다. 가처분 결정 자체에 불복해 이의신청을 제기하고 피보전권리나 보전의 필요성을 다시 다툴 수 있고, 이의신청과 별도로 집행정지를 신청해 결정의 집행을 잠시 멈춰달라고 요청하기도 합니다. 또한 특허무효심판이나 권리범위확인심판을 별도로 청구해 그 결과를 근거로 사정변경에 따른 가처분 취소를 시도하는 경우도 흔합니다. 결국 특허권 침해금지가처분은 단발성 절차가 아니라, 본안소송·무효심판·이의신청이 맞물려 돌아가는 하나의 분쟁 국면의 시작으로 보는 것이 정확합니다.

자주 묻는 질문

Q. 특허권 침해금지가처분을 신청하면 바로 판매가 멈추나요?

A. 법원이 심문 절차를 거쳐 피보전권리와 보전의 필요성을 인정해 인용 결정을 내려야 효력이 생기고, 담보 제공을 명령받았다면 그 담보를 실제로 공탁하거나 보증보험증권을 제출한 뒤에야 결정문이 상대방에게 송달되어 집행됩니다. 신청 즉시 자동으로 멈추는 것은 아닙니다.

Q. 특허가 아직 무효심판 중이면 가처분을 신청할 수 없나요?

A. 무효심판이 진행 중이라는 사정만으로 가처분 신청 자체가 막히지는 않습니다. 다만 상대방이 특허가 진보성 결여로 무효로 될 것이 명백하다는 권리남용 항변을 제기하면 법원이 이를 직접 심리해 판단할 수 있어, 무효 가능성이 높아 보이는 사건은 가처분 인용 가능성이 낮아질 수 있습니다.

Q. 담보를 걸면 나중에 돌려받을 수 있나요?

A. 본안소송에서 승소가 확정되고 상대방에게 손해가 발생하지 않았다면 공탁한 담보는 돌려받을 수 있습니다. 다만 가처분이 부당한 것으로 밝혀져 상대방이 손해를 입었다면 그 담보에서 손해배상이 먼저 충당됩니다.

Q. 가처분 결정에 불복하면 어떻게 되나요?

A. 채무자는 가처분 결정에 대해 이의신청을 제기해 그 당부를 다시 다툴 수 있고, 이의신청 자체만으로는 집행이 당연히 정지되지 않아 별도로 집행정지를 신청해야 하는 경우가 많습니다.

Q. 경쟁사가 가처분을 신청했는데 계속 팔면 어떻게 되나요?

A. 인용 결정이 송달된 이후에는 결정 내용에 따라 제조·판매를 중단하는 것이 원칙이고, 이를 어기면 별도의 민형사상 문제로 이어질 수 있습니다. 이의신청이나 취소신청은 결정의 효력을 다투는 절차일 뿐, 결정을 무시하고 계속 판매해도 되는 근거가 되지는 않습니다.

Q. 제소명령을 받으면 반드시 본안소송을 내야 하나요?

A. 채권자가 정해진 기간 안에 본안의 소를 제기했다는 서류를 내지 못하면 채무자의 신청으로 가처분이 취소되므로, 가처분을 유지하려면 제소명령 기간 내에 침해금지 및 손해배상 청구소송을 실제로 제기해야 합니다.

맺음말

특허권 침해금지가처분은 특허권과 침해 사실이라는 피보전권리, 그리고 본안판결을 기다릴 수 없는 사정이라는 보전의 필요성을 모두 높은 수준으로 소명해야 인용되는 절차입니다. 상대방은 단순 부인에 그치지 않고 특허무효 항변이나 자유실시기술 항변으로 특허권 자체를 흔드는 경우가 많으므로, 신청인은 처음부터 이런 반박을 예상하고 선행기술과의 차이점, 청구범위 대비표 같은 자료를 촘촘히 준비해야 합니다. 가처분이 인용되더라도 담보 제공을 거쳐야 실제 집행력이 생기고, 이후에도 제소명령·이의신청 같은 후속 절차가 이어진다는 점도 함께 염두에 두어야 합니다.

가처분은 본안소송의 승패를 미리 확정짓는 절차가 아니라 어디까지나 잠정적 조치라는 점을 기억할 필요가 있습니다. 신청 단계에서부터 특허청구범위와 상대방 제품을 항목별로 대비한 자료, 매출·시장 관련 자료, 예상 담보액에 대한 대비까지 갖춰두는 쪽이 실제 심문 과정에서 훨씬 유리하게 작용합니다.

시흥 시화·정왕이나 이천 부발처럼 제조업체가 밀집한 산업단지 인근에서는 협력업체나 경쟁사 사이에 이런 특허 분쟁이 벌어지는 경우를 적지 않게 볼 수 있습니다. 가처분 신청이든 방어든 초기 대응 속도와 자료 준비의 완성도가 결과를 크게 좌우하는 만큼, 분쟁 조짐이 보이는 시점부터 준비를 시작하시길 권합니다.

조력이 필요하시면 010-3432-1451 강대현 대표변호사에게 연락주십시오. 신속히 도와드리겠습니다.

의뢰인을 위한 최선의 전략을 끊임없이 고민합니다.