상표 등록 전 체크리스트와 유의사항 

💡 혹시 지금 이런 상황이신가요?

• 새로운 브랜드를 런칭하며 설레는 마음으로 로고를 제작 중인 분

• 정성껏 지은 가게 이름이 이미 다른 곳에서 사용 중일까 봐 걱정되는 분

• 상표권 침해 경고장을 받고 사업의 근간이 흔들릴까 봐 불안한 분

안녕하세요. 의뢰인의 정당한 권리를 법리라는 방패로 지켜드리는 법무법인 쉴드 조재황 대표변호사 입니다.

새로운 사업을 시작할 때 가장 먼저 고민하는 것은 바로 사업장의 '이름'입니다.

사업장의 이름이야말로, 그 성격과 가치를 표현하는 데에 있어 가장 직접적이고 우선되는 수단이기 때문입니다.

그러나 밤새 고민하여 만든 브랜드가 시장에서 빛을 발하기도 전에 상표권 분쟁에 휘말린다면 그 경제적·심리적 타격은 이루 말할 수 없습니다.

특히 최근에는 온라인 마케팅의 확대로 인해 의도치 않게 타인의 상표를 침해하여 소송의 피고가 되는 소상공인분들이 늘고 있습니다.

오늘 이 포스트에서는 여러분의 소중한 브랜드를 안전하게 등록하고 보호받기 위해 반드시 체크해야 할 사항들을 정리해 드리겠습니다.

키워드 검색(KIPRIS)으로 동일·유사 상표 확인하기

사전 검색은 분쟁을 예방하는 가장 확실한 수단입니다.

상표 등록의 첫 단추는 내가 사용하려는 상표가 이미 등록되어 있거나 선출원된 상표와 동일하거나 유사한지 확인하는 것입니다.

한국특허정보원(KIPRIS)을 통해 누구나 무료로 검색이 가능하므로, 사업 구상 단계에서부터 철저한 조사가 선행되어야 합니다. 단순히 글자가 똑같은 것뿐만 아니라 발음이나 의미가 비슷하여 소비자에게 오인이나 혼동을 줄 가능성이 있다면 등록이 거절될 수 있습니다.

상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 제33조에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다.

7. 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표

실제 판례에서도 상표의 유사성 판단은 외관, 칭호, 관념을 객관적으로 관찰하여 소비자가 출처를 혼동할 우려가 있는지를 기준으로 합니다. 따라서 단순 키워드 검색에 그치지 않고 법리적 관점에서 유사성을 면밀히 따져보는 과정이 필요합니다.

대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결

"타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다."

참고링크) 상표 검색 누리집

KIPRIS, kipris.or.kr

식별력 없는 상표(일반 명칭 등) 피하는 법

누구나 사용하는 일반적인 단어는 독점할 수 없습니다.

상표는 자신의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있는 '식별력'이 있어야 합니다.

예를 들어 사과 판매업자가 '사과'라는 단어를 상표로 등록하거나, 단순히 상품의 성질이나 효능을 설명하는 단어(예: 맛있고 신선한)를 사용하는 경우 식별력이 없는 것으로 간주되어 등록이 거절됩니다.

일례로, 제가 담당하였던 '기절베개' 사례에서도 해당 표현이 브랜드로서의 출처 표시보다는 상품의 효능을 설명하는 기술적 문구로 해석되어 배상액이 감액된 사례가 있습니다.

상표법 제33조(상표등록의 요건)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.

3. 그 상품의 산지(産地)ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

식별력 유무는 해당 업계의 관행과 소비자의 인식 등을 종합적으로 고려하여 판단됩니다. 따라서 독창적인 네이밍을 통해 타 상표와 차별화된 인상을 주는 것이 중요합니다.

만약 일반적인 단어를 포함하고 싶다면 도형이나 독특한 폰트와 결합하여 전체적인 식별력을 확보하는 전략을 세워야 합니다.

지정상품과 서비스업 분류 정확히 선택하기

상품 및 서비스의 분류 범위를 잘못 지정하면 상표권을 보호받지 못할 수 있습니다.

상표는 모든 영역에서 보호받는 것이 아니라, 출원 시 지정한 '상품'과 '서비스업' 범위 내에서만 권리가 인정됩니다. 예를 들어 '쉴드'라는 상표를 '법률 서비스'업에만 등록했다면, 전혀 다른 분야인 '의류 판매'업에서 누군가 같은 이름을 쓰더라도 상표권 침해를 주장하기 어려울 수 있습니다.

따라서 다음과 같이 현재 영위하는 사업뿐만 아니라 향후 확장 가능성이 있는 분야까지 고려하여 분류를 선택해야 합니다.

• NICE 분류 체계 활용 : 전 세계적으로 통용되는 상품 분류(1~34류) 및 서비스업 분류(35~45류)를 정확히 파악해야 합니다.

• 유사 군 코드 확인 : 서로 다른 류에 속하더라도 유사 군 코드가 같다면 상호 간에 영향을 미칠 수 있으므로 주의가 필요합니다.

• 다각도 출원 전략 : 온/오프라인 판매 경로에 따라 필요시 '통신판매업' 등 관련 서비스업을 추가로 확보하는 것이 유리합니다.

사업 분류를 너무 좁게 설정하면 경쟁사의 모방을 막지 못하고, 너무 넓게 설정하면 다른 선출원 상표와 충돌하여 등록 자체가 어려워질 수 있습니다. 자신의 사업 모델에 최적화된 '핀셋 출원' 전략이 필요한 이유입니다.

지금까지 상표 등록 전 필수 체크리스트에 대해 살펴보았습니다.

요약하자면,

KIPRIS 검색을 통해 기존 상표와의 유사성 여부를 선제적으로 확인해야 합니다.

상품의 효능이나 일반적 명칭이 아닌 식별력 있는 고유한 표장을 구성해야 합니다.

사업 범위를 포괄할 수 있는 정확한 상품 및 서비스업 분류 선택이 필수적입니다.

상표권은 한번 확보하면 강력한 법적 방패가 되지만, 절차상 하자가 있거나 법리 검토가 부족하면 등록 거절로 인해 시간과 비용만 낭비하게 됩니다. 특히 등록 이후에 발생하는 무효 심판이나 침해 소송은 대응이 훨씬 까다롭습니다.

브랜드의 탄생부터 안전하게 보호받고 싶으시다면 언제든 전문가의 조력을 받으시길 권해드립니다. 여러분의 소중한 브랜드 가치를 위해, 법무법인 쉴드가 곁에서 함께 고민하겠습니다.

법무법인 쉴드, 조재황 변호사였습니다.