상표권침해 소송 내용증명 

갑자기 자신이 쓰던 상표에 대하여 침해 사실이 있다고 하면서 내용증명을 받거나 형사고소를 당하거나 민사소송을 당하는 경우, 어떻게 대응해야 하는지 알아보고자 한다.

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1. 일단 상대방이 적법한 상표권자인지 확인해 보아야 한다. 상표권 침해를 주장하려면 자신이 상표권자이거나 또는 전용사용권자이어야 하는데, 그렇지 않는 경우도 있다. 예컨대 자신이 외국 상표권자의 총판이다 또는 수입업자라고 하면서 주장하는 경우도 적지 않다. 그러나 외국 상표권자의 총판이거나 수입업자만으로는 상표권 침해 주장을 할 수 없다. 상표권자인지 아닌지는 특허청 사이트에서 점검하는 게 가장 정확하다.

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2. 다음으로 상표 표장이 유사한지 보아야 한다. 상대방의 표장과 자신의 표장이 유사한지 보아야 하는데, 동일한 경우에는 크게 다툴 게 없지만, 동일하지 않는 경우에는 법률적으로 유사한지 따져보아야 한다. 법률적 유사성을 따질 때는 요부를 결정하고 요부가 유사한지 따지는 게 일반적이다. 요부란 식별력이 높은 부분을 의미한다고 보면 된다. 즉 식별력이 약한 부분을 떼어놓고 식별력이 강한 부분만을 놓고 비교하면 된다.

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3. 상표 표장이 유사한 경우라도 지정상품이나 지정서비스가 다른 경우도 적지 않다. 신발을 지정상품으로 정한 상표권자가 백에 대하여 상표권 침해를 주장하는 경우도 있고, 한식을 지정서비스로 지정한 상표권자가 분식에 대하여 상표권 침해를 주장하는 경우도 있다. 유사성을 따질 때에는 소비자나 수요자 입자에서 유사하게 받아들일 수 있는지를 기준으로 판단하므로, 전문적인 판단을 해야 할 수도 있다. 이 판단은 일의적으로 이루어지는 게 아니라 여러 가지 사정을 고려해서 판단한다.

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4. 상표 표장과 지정상품, 지정서비스가 유사한 경우에는, 상대방의 상표가 무효 사유를 가지는지 보면 된다. 예컨대 지정상품의 속성이나 보통명칭 등을 담고 있는 경우에는, 등록상표라도 무효가 될 수 있으므로 무효심판을 통해서 무효 확인을 받거나 민사소송에서 권리남용을 주장할 수 있다. 무효심판은 특허심판원에 제기하는 것이고, 민사소송에서 권리남용 항변은 민사소송 중에 하는 주장이다.

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5. 상대방의 상표에 무효 사유가 없더라도, 상표권의 효력이 미치지 않는 경우가 있을 수 있다. 예컨대 통상의 방법으로 상호를 사용하고 있다면 상표권의 효력이 미치지 않는 경우라 할 수 있다. 이 경우 상대방의 상표가 무효가 되는 게 아니고, 당해 사안에서만 상표권의 효력이 미치지 않는 경우이므로 그 사용 방법이 달라지거나 하면 결론이 바뀔 수 있음에 유의해야 한다.

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6. 실무에서 많이 문제되는 경우는 바로 선사용권이다. 우리 상표법이 등록주의를 취하고 있기에, 먼저 사용했더라도 먼저 등록한 상대방에 대하여 대항할 수 있는 방법이 많지는 않다. 선사용권은 무조건 먼저 사용했다고 해서 인정되는 게 아니고 어느 정도 인지도를 가지고 있어야 하므로 오해가 없어야 한다. 즉 먼저 사용했으므로 자유롭다는 주장은 받아들이기 어렵고, 소상공인 경우는 선사용권 인정 받는 게 쉽지 않을 수 있다.

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7. 상대방이 등록상표를 가지고 있더라도 이를 사용하지 않으면 불사용 취소심판을 제기할 수 있고, 손해배상액이 발생하지 않는다는 주장을 할 수 있다. 즉 최근 3년 동안 상표권자가 그 상표를 사용하지 않고 보유만 하고 있다면 권리를 주장할 수 없고, 등록상표를 사용하지 않았다면 금지청구는 별론으로 하더라도 손해배상 주장을 할 수도 없을 수 있으므로, 상대방이 등록상표를 실제로 사용했는지 점검해 보는 게 필요하다.

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상표는 사업의 기초이자 필수요소이므로, 이외로 분쟁이 많이 발생한다. 특히 제한된 언어 자원을 사용하다 보니 불가피하게 분쟁이 발생하는 경우도 쉽게 본다. 상표 관리를 잘 해서 분쟁 리스크를 최소화하여만 사업 성장에 제약이 생기지 않을 것이다.