[판례소개] 상표등록소송 

등록상표의 사용권자들에 의한 실사용상표들의 사용은 부정사용에 해당하고 등록권자가 상표 사용에 관하여 상당한 주의를 다하였다고 볼 수 없으므로 등록취소사유가 존재한다고 본 사례(특허법원 2020허1984)

1. 사실관계

원고는 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, “피고가 대표이사로 있는 주식회사 삼부자의 실사용상표 1의 사용 및 통상사용권자인 주식회사 효성푸드의 실사용상표 2의 사용은, 대상상표들에 대한 관계에서 상표법 제119조 제1항 제1, 2호(구 상표법제73조 제1항 제2, 8호)에, 유사서비스표에 대한 관계에서 상표법 제119조 제1항 제5호(구 상표법 제73조 제1항 제9호)에 각 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 취소되어야 한다”는 취지로 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 등록취소사유가 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

​

2. 관련 법리

가. 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함되는지 여부

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다)는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다. 다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고, 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 전용사용권자 또는 통상사용권자도 ‘타인’에 포함된다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결)

나. 실사용상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이에 혼동 유무를 판단하는 방법

구 상표법 제73조 제1항 제8호에서 규정하는 상표등록취소에 관한 요건의 하나인, 실사용상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라고 한다) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 실사용상표의 사용으로 대상상표의 상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는지 여부에 두어야 할 것이다 ( 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).

​

​

3. 본 사건의 경우

비록 실사용상표들은 이 사건 등록상표에 ‘소문난’이라는 문자 부분이 부가된 것이기는 하지만, 부가된 문자부분은 이 사건 등록상표부분보다 글자 크기가 작고, 그 상단에 위치하여 일정한 간격을 두고 그 좌측에 경사지게 결합되어 있어 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보인다. 나아가 ‘소문난’은 사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음‘을 뜻하는 것으로 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과하다고 할 것이므로 이 사건 등록상표와 결합하여 이 사건 등록상표와는 다른 새로운 관념이 형성된다고 볼 수도 없다. 따라서 실사용상표들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하거나 적어도 유사하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다.