기술 라이선스 독점적 통상실시권, 계약서 문구 하나가 전용실시권과 다른 보호를 가른다 

기술 라이선스 계약을 맺으면서 "다른 업체에는 허락하지 않겠다"는 약속을 받았다면, 그 약속이 법적으로 어디까지 나를 지켜주는지가 가장 큰 관심사입니다. 그런데 특허법은 이런 권리를 '독점적 통상실시권'이라는 이름으로 따로 규정하고 있지 않고, 전용실시권과도 보호의 강도가 다릅니다. 계약서에 독점이라는 단어가 들어 있어도 그것이 어떤 권리에 대한 독점인지, 제3자가 끼어들었을 때 누구를 상대로 무엇을 청구할 수 있는지는 별개의 문제입니다. 이 글에서는 독점적 통상실시권이 성립하는 구조, 전용실시권과의 차이, 약속이 깨졌을 때의 구제 수단과 계약 전에 반드시 확인해야 할 지점을 짚어보겠습니다.

법무법인 도모 강대현 대표변호사

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독점적 통상실시권의 성립 — 법에 없는 이름, 계약에서 생기는 권리

특허법 제102조 제1항은 특허권자가 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다고 규정하고, 같은 조 제2항은 통상실시권자가 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다고 정합니다. 여기에는 '독점'이라는 말이 없습니다. 통상실시권은 원래 특허권자가 여러 사람에게 중복해서 허락할 수 있는 권리이고, 허락을 받았다는 사실만으로는 다른 업체의 실시를 막을 수 없습니다.

그렇다면 독점은 어디서 나올까요. 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결은 특허권자가 실시권자에게 통상실시권을 허락하면서 그 실시권자 외의 제3자에게는 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우, 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다고 판단했습니다. 즉 독점은 법이 부여하는 지위가 아니라, 특허권자가 계약으로 스스로 묶인 부작위 의무에서 비롯되는 지위입니다. 이 판결은 같은 법리가 실용신안권·디자인권·상표권에도 동일하게 적용된다고 밝혔습니다.

이 구조에서 곧바로 따라 나오는 결론이 있습니다. 독점적 통상실시권의 뿌리는 계약상의 약속이므로, 계약서에 그 약속이 어떤 문언으로 적혀 있느냐가 권리의 존재와 범위를 결정합니다. 구두로 "다른 곳엔 안 준다"고 했거나, 협상 메일에만 남아 있고 계약서 본문에는 빠져 있다면 독점을 입증하는 일부터가 쟁점이 됩니다.

독점적 통상실시권은 법이 만들어 준 권리가 아니라, 특허권자가 '제3자에게 허락하지 않겠다'는 부작위 의무를 계약으로 진 결과 생기는 지위다.

전용실시권과의 차이 — 같은 독점이어도 권리의 성격이 다르다

특허법 제100조 제2항에 따르면 전용실시권을 설정받은 자는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점합니다. 이때 특허권자 자신도 그 범위에서는 실시할 수 없게 되는 것이 전용실시권의 특징입니다. 또한 제101조 제1항 제2호는 전용실시권의 설정·이전·변경·소멸을 등록하여야만 효력이 발생한다고 정하고 있어, 등록이 곧 권리 성립의 요건입니다.

반면 독점적 통상실시권은 지식재산처 등록 없이 계약만으로 성립합니다. 그만큼 간편하지만 대가가 따릅니다. 특허법 제126조 제1항의 침해금지청구권과 제128조 제1항의 손해배상청구권은 문언상 '특허권자 또는 전용실시권자'에게 부여되어 있고, 통상실시권자는 명시되어 있지 않습니다. 따라서 제3자가 특허를 침해해도 통상실시권자는 이 조문을 근거로 직접 침해금지나 법정 손해배상 산정 규정을 쓰는 데 한계가 있습니다.

• 성립 — 전용실시권은 등록해야 효력 발생(제101조 제1항 제2호), 독점적 통상실시권은 계약만으로 성립.

• 독점의 근거 — 전용실시권은 법이 정한 물권적 성격의 권리, 독점적 통상실시권은 특허권자의 부작위 채무.

• 특허권자의 자기 실시 — 전용실시권 범위에서는 불가, 독점적 통상실시권은 계약에서 허용 여부를 정해야 함.

• 침해 대응 — 전용실시권자는 제126조·제128조에 따라 직접 청구, 통상실시권자는 계약상 구제와 특허권자의 협조에 의존하는 비중이 큼.

• 재실시 허락 — 전용실시권자는 특허권자 동의를 받아 통상실시권 허락 가능(제100조 제4항), 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하거나 상속 등 일반승계되는 경우가 아니면 동의 없이 이전 불가(제102조 제5항).

사업상 독점이 핵심이라면 처음부터 전용실시권을 설정하는 방법이 있습니다. 다만 전용실시권은 특허권자 입장에서 자기 실시권까지 내놓는 것이어서 협상이 어렵고, 등록면허세 등 비용도 따릅니다. 현실에서 독점적 통상실시권이 널리 쓰이는 이유가 여기 있습니다.

계약서 문구가 범위를 가른다 — 독점·단독의 구분과 자기실시 조항

독점적 통상실시권을 계약서에 쓸 때 가장 흔한 분쟁은 특허권자 본인이 실시할 수 있는지입니다. 같은 '독점'이라도 특허권자가 제3자에게 허락하지 않을 뿐 자신은 직접 실시할 수 있게 남겨두는 구조가 있고, 특허권자 자신도 실시하지 않기로 하는 구조가 있습니다. 전자는 실시권자가 특허권자와 경쟁하게 될 위험을 안고, 후자는 실시권자가 시장을 완전히 가져가는 대신 대가가 높아지는 경향이 있습니다. 둘 중 무엇인지가 문언상 불분명하면 분쟁에서 의사표시의 해석 문제로 넘어가는데, 앞의 2023다280358 판결도 의사표시는 그 내용, 동기와 경위, 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합해 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석해야 한다는 일반 법리를 확인했습니다.

범위를 정할 때는 최소한 네 가지 축을 문서로 확정해 두어야 합니다. 첫째는 대상 특허의 특정입니다. 등록번호로 특정하고, 계약 이후 출원되는 개량발명·분할출원·패밀리 특허를 포함할지를 적어야 합니다. 둘째는 분야와 지역입니다. 예컨대 국내 전 분야인지, 특정 용도나 특정 국가에 한정되는지에 따라 같은 독점이라도 의미가 전혀 달라집니다. 셋째는 기간이며, 넷째는 재실시 허락(서브라이선스) 권한입니다.

가정해 보겠습니다. 소재 가공 기술의 국내 독점 실시권을 받았는데 계약서에는 "특허권자는 제3자에게 본건 특허의 실시를 허락하지 않는다"라고만 적혀 있고, 특허권자가 자회사에 직접 생산을 시키는 경우입니다. 자회사가 실시하는 것은 '제3자에 대한 허락'이 아니라 특허권자 본인(또는 계열)의 실시라고 주장할 수 있어, 문언만으로는 막기 어렵습니다. "특허권자 및 그 계열사를 포함하여 일체의 제3자"라고 적어두었는지가 이때 결과를 가릅니다.

권리의 대상 — 특허권·디자인권 단위로 특정해야 한다

2023다280358 판결에서 대법원이 짚은 또 하나의 쟁점은 '독점적 통상실시권'의 대상이었습니다. 대법원은 독점적 통상실시권이 특허법·실용신안법·디자인보호법·상표법 등에서 각각 정의한 행위 태양인 실시(사용)를 전제로 하므로, 특허권·실용신안권·디자인권·상표권 중 어느 권리에 대한 것인지에 따라 내용과 범위가 달라진다고 보았습니다. 나아가 이 권리는 특허권 등을 대상으로 하는 권리일 뿐 특정 제품을 대상으로 하는 권리가 아니라고 판단했습니다.

이 사건에서 원심은 실시권자가 '제품에 관한 독점적 통상실시권'을 보유한다고 단정하고 침해를 인정했습니다. 대법원은 석명권을 행사해 주장하는 권리가 무엇인지를 밝히게 한 다음, 그 권리를 특허권자로부터 실제로 부여받았는지를 심리했어야 한다며 원심 판결 중 해당 부분을 파기하고 환송했습니다. 실무에 주는 교훈은 분명합니다. "이 제품은 우리만 만든다"는 식의 약정은 특허권 등 구체적 권리와 연결되어 있지 않으면 독점적 통상실시권으로 인정받기 어렵다는 점입니다.

그래서 소송이나 분쟁 단계에서 독점적 통상실시권을 주장하려면, 어느 특허(또는 디자인·상표)에 대한 어떤 실시 행위의 독점인지를 계약 조항 단위로 특정해 입증해야 합니다. 계약서에 기술 노하우, 특허, 상표가 섞여 있다면 각각을 분리해 어떤 권리에 기대 어떤 청구를 하는지를 먼저 정리하는 편이 안전합니다.

독점적 통상실시권은 '제품'이 아니라 특허권 등 구체적 권리를 대상으로 하므로, 분쟁에서는 어느 권리의 어떤 실시를 독점하는지부터 특정해야 한다.

특허권자가 약속을 어기고 제3자에게 허락했다면 — 채무불이행 구제

독점의 뿌리가 부작위 채무라면, 특허권자가 제3자에게 실시를 허락한 순간 그것은 계약상 채무불이행입니다. 실시권자는 민법 제390조에 따라 손해배상을 청구할 수 있고, 계약에 해지 조항이나 위약금 조항이 있다면 그에 따라 해지와 위약금도 주장할 수 있습니다. 또한 민법 제389조 제3항은 부작위 채무에 위반한 때 채무자의 비용으로 위반한 것을 제거하고 장래에 대한 적당한 처분을 법원에 청구할 수 있도록 하고 있어, 제3자에 대한 실시 허락을 철회하게 하는 방향의 청구 근거가 됩니다.

다만 한계도 알아야 합니다. 독점 약속은 특허권자와 실시권자 사이의 계약이므로, 특허권자에게 허락을 받은 제3자의 실시 자체는 특허권 침해가 아닙니다. 특허권자가 허락했기 때문입니다. 따라서 실시권자가 그 제3자를 상대로 특허 침해를 이유로 한 금지·손해배상을 구하는 것은 허락의 효력이 유효한 이상 어렵고, 책임은 특허권자에게 묻는 구조가 됩니다. 손해액은 특허권자가 약속을 지켰다면 얻었을 매출 감소분, 시장점유율 하락, 가격 인하 압박 등으로 입증해야 하는데, 이를 위해 재무자료와 판매 데이터를 일찍부터 정리해 두는 것이 중요합니다.

그래서 실무에서는 계약서에 위반 시 위약금 산정 방식, 독점 위반 시 즉시 해지권과 이미 낸 실시료의 일부 반환, 특허권자의 제3자 허락 이력 고지 의무 같은 조항을 넣어 입증 부담을 낮추는 방법을 씁니다.

제3자가 특허를 침해할 때 — 직접 청구의 한계와 계약상 보완책

독점 시장을 지키려는 실시권자에게 가장 현실적인 위협은 특허권자가 허락하지 않은 제3자의 무단 실시, 즉 침해입니다. 앞서 본 대로 제126조의 금지청구와 제128조의 손해배상 규정은 문언상 특허권자 또는 전용실시권자에게 부여되어 있습니다. 통상실시권자가 이 조문에 기대어 직접 청구하는 길이 열려 있다고 단정하기는 어렵습니다. 2023다280358 판결도 독점적 통상실시권 침해를 원인으로 하는 손해배상 청구에 대해서는 권리의 의미와 부여 여부를 먼저 따져야 한다는 입장이었습니다.

이 공백은 계약으로 메우는 것이 안전합니다. 대표적인 조항은 세 가지입니다. 하나는 침해 사실을 알게 되면 상대방에게 즉시 통지하는 의무, 둘은 특허권자가 침해 대응(경고장·가처분·본안소송)에 나설 의무와 그 기한, 셋은 특허권자가 일정 기간 대응하지 않으면 실시권자가 특허권자 명의로 또는 공동으로 소송을 제기할 수 있다는 권한 부여입니다. 소송 비용 분담과 배상금 배분 비율도 미리 정해두어야 사후 갈등을 줄일 수 있습니다.

그렇게 해서도 해결이 어려운 구조라면 전용실시권으로 전환하는 선택지를 검토해야 합니다. 침해 대응이 사업의 핵심인 시장이라면 등록 비용을 감수하더라도 제126조·제128조의 직접 청구 자격을 확보하는 편이 합리적입니다.

특허권이 넘어가면 독점도 따라갈까 — 등록과 대항력

독점적 통상실시권은 특허권자가 특허를 양도하거나 담보로 제공하면 또 다른 위험을 맞습니다. 특허법 제118조 제1항은 통상실시권을 등록한 경우 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 효력이 발생한다고 정합니다. 같은 조 제3항은 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한 등을 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다고 정하고 있습니다. 통상실시권 등록은 지식재산처에 신청하며, 특허권자의 협조가 필요하므로 계약서에 등록 협력 의무를 넣어두어야 합니다.

중요한 점은 등록되는 것이 '통상실시권'이라는 사실입니다. 특허원부에 독점이라는 내용이 그대로 공시되는 것은 아니어서, 새 특허권자가 계약상 부작위 의무까지 승계했는지는 별개의 문제입니다. 그래서 특허 양도 시 실시권 계약상 지위를 양수인이 승계하도록 하는 조항, 양도 전 실시권자의 사전 동의 조항, 위반 시 위약금 조항을 함께 두는 것이 실무입니다.

• 통상실시권 등록 — 등록 후 특허권을 취득한 자에게도 효력 발생(제118조 제1항).

• 등록의 공시 내용 — 실시권의 존재는 공시되나 독점 약정 내용까지 보장되는 것은 아니므로 계약상 승계 조항 필요.

• 특허권 양도 시 — 양수인의 계약 승계 의무와 양도 통지·동의 조항을 계약서에 명시.

• 특허권자 도산 위험 — 실시료 지급·계약 존속 조건을 미리 검토.

계약 전에 확인할 것 — 독점을 지키는 실질적 점검 항목

분쟁이 생기고 나서 독점을 입증하는 것보다, 계약 단계에서 문구를 정확히 잡는 것이 훨씬 비용이 적습니다. 먼저 대상 특허의 권리 상태를 확인해야 합니다. 특허권자가 진짜 권리자인지, 공동 소유 지분이 있는지(공유자 전원의 동의가 필요할 수 있습니다), 이미 다른 업체에 허락한 선행 실시권이 있는지, 전용실시권이 설정되어 있지는 않은지를 등록원부와 계약 이력 확인으로 검증합니다. 이미 제3자에게 전용실시권이 설정되어 있다면 특허권자가 그 범위에서는 허락할 권한 자체가 없습니다.

다음으로 독점의 내용을 문서화합니다. "특허권자는 계약 기간 중 본건 특허에 관하여 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않으며 전용실시권도 설정하지 않는다", "특허권자 및 계열사의 자기 실시 여부는 다음과 같다", "위반 시 위약금은 얼마이고 즉시 해지할 수 있다"처럼 구체적으로 적어야 합니다. 마지막으로 의무를 실시권자 쪽에도 대칭으로 확인해야 합니다. 독점을 받는 대가로 최소 실시료나 최소 판매 수량을 약정하는 경우가 많고, 이를 못 채우면 독점이 비독점으로 전환되거나 계약이 해지될 수 있습니다.

이 점검을 끝내면 계약서 한 장이 사업 전체의 방어선이 됩니다. 반대로 점검 없이 서명하면 독점이라는 단어만 있고 실질은 비어 있는 계약이 되기 쉽습니다.

자주 묻는 질문

Q. 계약서에 '독점'이라고만 쓰면 독점적 통상실시권이 인정되나요?

A. 단어 하나만으로 결정되지는 않고, 특허권자가 실시권자 외의 제3자에게 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는지를 계약 전체의 내용과 경위를 종합해 해석합니다. 대법원 2023다280358 판결이 이 기준을 제시했습니다. 어느 특허권에 대한 독점인지가 특정되어 있어야 하고, 특정 제품만 지정한 약정은 권리 대상으로 부족할 수 있습니다.

Q. 독점적 통상실시권도 지식재산처에 등록해야 하나요?

A. 성립에는 등록이 필요 없습니다. 다만 특허법 제118조 제1항에 따라 통상실시권을 등록해 두면 등록 후 특허권을 넘겨받은 사람에게도 효력이 미칩니다. 특허권 양도나 담보 설정 위험이 있는 기술이라면 등록을 하고, 특허권자의 등록 협조 의무를 계약서에 넣어두는 것이 좋습니다.

Q. 특허권자가 다른 업체에 몰래 실시를 허락했다면 어떻게 하나요?

A. 독점의 근거인 부작위 채무를 위반한 것이므로 민법 제390조에 따른 손해배상, 계약상 해지와 위약금 청구가 가능합니다. 부작위 채무 위반에 대해서는 민법 제389조 제3항에 따라 위반한 결과의 제거와 장래 처분을 법원에 청구하는 경로도 있습니다. 손해액 입증을 위해 매출과 시장점유율 변화 자료를 보관해 두어야 합니다.

Q. 제3자가 특허를 침해하면 독점적 통상실시권자가 직접 소송할 수 있나요?

A. 특허법 제126조와 제128조는 침해금지와 손해배상의 청구권자를 특허권자 또는 전용실시권자로 적고 있어, 통상실시권자의 직접 청구는 쉽지 않습니다. 계약에 특허권자의 침해 대응 의무와 실시권자의 소송 참여·권한 부여 조항을 넣어 두는 방식으로 보완해야 합니다. 침해 대응이 핵심이라면 전용실시권 설정을 검토해야 합니다.

Q. 독점적 통상실시권을 받은 뒤 다른 회사에 재실시를 허락할 수 있나요?

A. 통상실시권은 특허법 제102조 제5항에 따라 특허권자의 동의 없이는 이전하기 어렵고, 재실시 허락 역시 계약에서 허용한 범위가 있어야 합니다. 전용실시권자가 통상실시권을 허락하려는 경우에도 제100조 제4항에 따라 특허권자의 동의가 필요합니다. 사업 구조상 자회사나 협력사 생산이 필요하다면 서브라이선스 권한을 계약서에 명시해야 합니다.

Q. 특허권자 본인이 직접 제품을 만들어 팔면 독점 위반인가요?

A. 독점적 통상실시권의 핵심은 '제3자에게 허락하지 않을 의무'라서, 특허권자 본인의 실시는 계약에서 따로 금지하지 않았다면 허용되는 구조일 수 있습니다. 반드시 막고 싶다면 특허권자와 계열사의 자기 실시 금지를 명시해야 하고, 그 경우 전용실시권에 가까운 구조가 됩니다. 문언이 애매하면 계약 체결 경위와 목적에 따라 해석이 갈립니다.

맺음말

독점적 통상실시권은 특허법이 정한 권리가 아니라 특허권자가 제3자에게 허락하지 않겠다고 약속한 계약의 결과이고, 그래서 계약서의 문언과 대상 권리의 특정이 모든 것을 결정합니다. 전용실시권과 달리 등록 없이도 성립하지만, 침해에 대한 직접 청구와 특허권 양도에 대한 대비는 계약과 등록으로 따로 채워야 합니다.

이미 계약을 체결했다면 독점 조항의 문언, 자기 실시 허용 여부, 침해 대응 조항, 등록 여부를 한 번에 점검해 보시길 권합니다. 약속이 깨졌다면 매출·계약 이력 자료를 보관한 상태에서 채무불이행 구제 수단을 검토하는 순서가 안전합니다. 계약 전 단계라면 독점 범위를 문서로 확정하는 것이 가장 비용이 적게 드는 방어입니다.

조력이 필요하시면 강대현 대표변호사에게 연락주십시오. 신속히 도와드리겠습니다.

의뢰인을 위한 최선의 전략을 끊임없이 고민합니다.