안녕하세요, 지식재산 전문 양영화 변호사 입니다.
타인의 등록상표를 사용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없습니다(대법원 2002도3445 판결 등).
즉, 타인의 등록상표를 사용한 경우라 하더라도 상표적 사용에 해당하지 않는다면 상표권 침해가 성립하지 않는데, 상표는 출처표시를 위한 것이므로 출처표시를 위해 사용해야 상표적 사용에 해당합니다.
상표적 사용 판단기준
상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단합니다(대법원 2002도3445 판결 등).
용도/기능 설명을 위해 사용한 경우는 상표적 사용이 아님
▶ 대법원 2001도1355 판결
위 판결은, 자동차부품인 에어 클리너(일명 에어필터)를 제조하여 오면서 자신이 제조한 에어 클리너의 포장상자에 에어 클리너가 사용되는 적용차종을 밝히기 위하여 "소나타Ⅱ", "라노스", "크레도스" 등의 표시한 사건 입니다.
대법원은, 피고인이 이 사건 에어 클리너의 포장상자에 위 각 회사의 해당 등록상표를 사용하였다고 하더라도 그 출처표시가 명백하고 부품 등의 용도설명 등을 위하여 사용한 것에 불과하므로 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 없다고 보아 상표법위반에 대해 무죄를 선고하였습니다.
▶ 대법원 2005도1637 판결
위 판결은, 피고인이 원격조정기(리모콘)의 내부회로기판에 "SONY" 표장을 사용하고 위 원격조정기 표면에 '만능eZ 소니전용'이라는 표장을 표기한 사안입니다.
대법원은, 내부회로기판에 "SONY" 표장을 사용한 것에 대해서는, "공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없다."고 판시하며 상표권 침해를 부정하였습니다.
대법원은, 표면에 '만능eZ 소니전용'이라는 표장을 사용한 것에 대해서는, "'여러 가지 기기에 손쉽게 사용될 수 있는 원격조정기로서 소니에서 나온 기기에 사용하기에 적합한 것'이라는 정도의 의미로 받아들여질 수 있어 위 원격조정기의 용도를 표시하는 것으로 보일 수 있을 뿐, 등록상표 "SONY"와 동일한 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없다."고 판시하며 상표권 침해를 부정하였습니다.
내용 안내, 설명을 위해 사용한 경우 상표적 사용이 아님
▶ 대법원 2002다63640 판결
위 판결은, 타인의 등록상표인 "Windows"를 제품의 사용설명서, 고객등록카드, 참고서 등에 표시한 사안입니다.
대법원은, 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 서적의 내용 등을 안내·설명하기 위하여 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 하면서, 타인의 등록상표인 "Windows"를 제품의 사용설명서, 고객등록카드, 참고서 등에 표시한 경우, 이는 컴퓨터 소프트웨어 프로그램의 명칭을 표시한 것으로 그 사용설명서, 고객등록카드, 참고서에 기술되어 있는 내용을 안내·설명하기 위한 것일 뿐 상품의 출처표시로 사용된 것이라고 볼 수 없다고 보아 상표권 침해를 부정하였습니다.
디자인적으로 사용한 경우 상표적 사용이 아님
▶ 대법원 96도1424 판결
위 판결은, 봉제완구제조업을 영위하는 피고인이 타인의 등록상표를 모방한 봉제완구 48,000개를 만들어 전국 각지 완구점에 판매하였다는 내용으로 기소된 사안입니다.
대법원은 "타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다 할 것이다.
기록에 의하면, 피고인이 사용하였다는 이 사건 등록상표들(특허등록번호 1, 2, 3, 4 생략)과 유사한 표장이라는 것은 동물의 머리 모습을 한 봉제완구들(이하 이 사건 완구라 한다)에 의장적으로 표현된 것임을 알 수 있어 그것이 출처표시를 위한 것이라고 단정하기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 완구가 출처표시의 기능을 가지고 있다고 하더라도 이 사건 완구와 이 사건 등록상표들을 대비하여 보면 양자의 전체적인 외관이나 관념에 차이가 있고, 이 사건 완구에 "GARFIELD"라는 문자부분이 기재되어 있기는 하나 이 사건 등록상표들이 "가필드"라는 호칭으로 인식될 수 있을 정도로 일반 수요자들에게 널리 알려져 있음을 인정할 증거가 부족하여 이 사건 완구와 이 사건 등록상표들이 그 칭호에 있어서 반드시 유사하다고 할 수도 없어 양자는 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있을 정도로 유사하다고 보이지 아니하므로 피고인이 이 사건 완구의 제작, 판매에 의하여 이 사건 등록상표들의 상표권을 침해하였다고 볼 수는 없다고 할 것이다."라고 판시하며, 무죄를 선고하였습니다.
*과거에는 디자인이 아니라 의장이라는 용어를 사용하였습니다. 위 판결에서 의장적 사용은 디자인적 사용을 말합니다.
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