13억 상표권 손해배상 소송에서 전부승소한 사례

정창래 변호사

승소

서****

상표권 무효 소송에서 패소하였고 고소를 당하여 벌금까지 납부한 피고가 13억 민사소송 피소당했을 때

상표법 위반으로 고소 당하여 벌금까지 납부한 적이 있는 피고가 과연 상표권 위반 손해배상 소송에서도 배상액을 물지 않는 방법이 있을까요?

제가 실제로 최근에 수행하였고 상표권이 없는 피고 측이 13억에 이르는 손해배상 소송을 당한 사건에서 상표권자가 주장한 내용에 대하여 상표권자의 상표권 행사가 권리남용 이라는 이유로 기각판결을 받아 의뢰인들을 전액 승소시켰습니다.

원고는 상표소송에서 최종승소하였고 첫 등록에 권리자 동의도 묵시적으로 받긴 하였습니다.

원고는 이 사건 상표표장의 선사용자였던 그러나 국내 및 일본에서 상표등록은 하지 않았던 권리자로부터 이 사건 표장이 사용된 제품들의 외형을 개선시켜 국내 및 해외에 원활히 수출하고자 국내에 상표를 등록하겠다는 의사표시를 한 다음 권리자로부터 묵시적 동의를 얻어 국내에 상표를 무난히 등록하였습니다.

그러나 원고는 이전에 피고들이 수입하던 제품과 제품숫자를 구별하여 유통하자고 합의한 적이 있었고, 외형도 다르게 하자고 스스로 제안하였으며, 이 사건 상표를 사용하지 않겠다고 스스로 선언한 적도 있었습니다.

한편 원 권리자는 원고가 국내에 상표등록을 요청하기 이전에도 국내 수입상 및 그 이후의 수입상이었던 피고들에게 자신의 완제품 즉 외형이 바뀌지 않은 제품들을 국내에 수입시켜 유통 판매해 왔습니다. 사안이 이러한 관계로 원고와 권리자는 제품은 같으나 외형이 다르고 하여 각 제품라인에 혼동을 주지 않기 위하여 원고가 외형을 바꾼 제품은 2자리 숫자, 완제품 그대로 수입하여 판매하는 제품은 원래의 제품이름 그대로 4자리 숫자 등으로 서로 구별하여 유통하기로 합의하였습니다.

이후에 원고는 더 욕심을 부려 이 사건 상표표장 뿐 아니라 원 권리자가 사용하고 있었던 회로이름 및 회사 이름까지 몰래 국내에서 상표등록을 하려다 권리자 및 피고들에게 들켜 이 사건 상표표장만을 제외하고는 모두 등록무효 판정을 받은 바 있었습니다.

이 사건 상표표장 같은 경우 등록 당시에는 사용자들에게 특정인의 상품이라고 알려지지는 않았다, 그리고 등록 신청 당시 굳이 권리남용을 하기 위하여 등록을 신청한 것은 아니라는 이유로 무효로까지는 되지 않았습니다.

원 권리자와 피고들은 이에 대하여 끝까지 다투려 하였으나 대법원의 상고비용이 너무 비싸 상고까지는 이르지 못하여 결국 이 사건 상표표장의 국내 권리자는 원고로 되고 말았습니다.

원고는 이 사건 손해배상 소송 이전에 이 사건 상표표장이 무효가 되지 않고 살아남았다는 이유로 피고들의 이 사건 표장이 표시된 중고제품 거래 등에 대하여 이를 미끼상품을 구매한 다음 상표를 침해하였다는 이유로 고소까지 하여 피고들은 벌금 1,300만원까지 납부한 바 있었습니다.

이처럼 과거에 원고의 제품과 원 권리자의 허락을 얻어 국내에 수입한 다음 판매해 온 피고들은 처음에는 서로 공존하면서 국내에 유통하였고, 제품의 외형이 달라 소비자들도 원고와 피고들의 제품을 서로 다른 제품으로 인식하였고, 더군다나 원고는 원 권리자로부터 이 사건 표장에 대한 상표등록에 대하여 묵시적으로나마 동의를 얻었던 자이므로 이 사건 손해배상 소송은 피고들에게 아주 불리해 보였습니다. 더군다나 위에서 언급하였듯 피고들은 상표법 위반으로 이미 벌금까지 납부한 이력이 있기 때문에 더더욱 그러했습니다.

상표전문 정창래 변호사의 전략대응

이에 지식재산권 소송에 아주 깊은 경력이 있는 정창래 변호사는 원고의 이러한 주장에 대해 기존에 있었던 이 사건 표장 외의 다른 표장들에 대한 심결무효심판 및 이 사건 표장에 대한 무효심판 등 여러 기록을 면밀히 검토하였고, 상표권 침해가 아닐 수 있는 많은 법리와 판례들을 소송 과정에서 제출하여 13억에 이르는 손배 소송에서 모두 승소할 수 있었습니다.

정창래 변호사는 위 소송에서 원고가 과거에 피고들 및 원 권리자와의 관계에서 제품공존이 서로 가능하였음을 인정한 원고 자신의 블로그 글 및 상표무효 심결 등 여러 소송과정에서 원고가 더 이상 이 사건 표장을 사용하지 않고 회사이름을 바꾸겠다는 말을 한 사실, 또한 권리자로부터 상표등록 및 이용에 관한 동의를 얻긴 하였지만 국내에서 원고에게만 독점적으로 상표이용에 관한 허락을 준 것은 아니라는 주장을 피력하였고, 피고들 또한 권리자로부터 동의를 얻어 수입하여 판매한 것이므로 원고의 권리행사는 권리남용 내지 신의칙 위반 이라는 주장을 적극 하였습니다.

또한 이 사건 제품들에는 이 사건 표장 외에도 회로이름, 회사이름 등 다른 로고도 같이 사용되고 있어서 굳이 이 사건 표장만으로 원고의 제품과 피고들 수입제품이 소비자들 사이에 혼동될 염려는 없으므로 식별력 침해가 없어서 상표권 침해가 아니라는 주장도 하였습니다.

원고는 애초에 이 제품이 국내에 수입되기 시작한 시점이후 자기가 상표등록을 원만히 마친 직후 시점부터의 모든 손해배상을 청구하였으나 청구 시점이 너무 오래되어 청구금액 중 일부에 있어서는 소멸시효가 완성되었을 거라는 주장도 함께 하였습니다.

더군다나 둘의 제품은 외형이 다르므로 이 사건 로고 때문에 침해가 되기도 어려우며, 인과관계가 인정되지 않을 거라는 주장도 역시 함께 피력하였습니다.

그리고 가장 중요한 부분인데 피고들이 과거에 상표법 위반으로 처벌을 받았기 때문에 이에 민사적 책임과의 인과관계를 바로 인정하여 손해배상을 바로 인정하지 않을까 하였지만 정창래 변호사는 설사 유죄판결이 있었다 하더라도 그 형사재판 과정에 권리남용 판단이 들어가 있었던 것은 아니며, 과거에 이 사건 상표표장에 대한 무효심결 과정에서조차 등록당시만을 기준으로 당시에는 부정한 목적까지는 있지 않았기 때문에 굳이 무효로 하지 않았을 뿐 세월이 지난 이번 청구에서는 원고의 권리남용 내지 부정한 목적이 보인다고 충분히 피력하였습니다.

위와 같이 피고들의 유력한 여러 주장이 있었지만 재판부에서는 그 중에서도 피고측의 권리남용 주장을 받아들여 원고의 청구를 모두 기각하였으며 어느 한 가지를 들어 기각하는 이상 다른 사유까지는 판단할 필요가 없어 판단하지 않았습니다.

이 재판은 23년 9월에 제기되어 25년 7월이 되어서야 1심 판결선고가 겨우 났으며, 당사자인 의뢰인들은 과거에 이미 상표법 위반으로 벌금까지 이미 납부한 터라 매우 불안해하고 또한 너무 큰 청구금액이라 초조해 하면서 행여 일부패소라도 될까봐 노심초사 하였습니다. 긴 시간 동안 소송에 시달리면서 이 사건 재판결과를 기다려왔는데 다행히 전부 승소하여 저에게 매우 감사해 하였습니다.

종합법률사무소 노블