상표권 분쟁 시 법적 조치와 벌금은?

Question

안녕하세요 
도소매 및 온라인판매를 하고 있는 자영업자 입니다.
거래처 몇군데와 협업하여 에이블비 라는 상표권 출원을 하고 화장품공장(본코스메틱)에 OEM을 의뢰후 에이블비 상품으로 샴푸 및 린스 등 판매하고 있었습니다.
엊그제 에이블 및 Able 상표를 특허낸 법률사무소에 연락이 왔는데요
내용은 본인은 13년도 상표등록 저희는 16년도 등록하여 앞선 선행 권리이며 대법원 판례도 첨부하여 추가적인 법적 조치를 검토할 수 밖에 없다고 하네요
이럴 경우 어떻게 하나요?

"현재로서는 “에이블비” 표장에 관하여 별도의 상표출원 또는 등록이 있으므로 상표권 침해가 아니라는 취지로 이해됩니다.
그러나 위와 같은 사정만으로 본 상표권자 측 선등록상표권에 대한 침해 책임이 당연히 면제되는 것은 아닙니다."
"따라서 “에이블비” 표장에 관하여 별도의 출원 또는 등록자료가 존재한다는 사정만으로는, 본 상표권자 측 선등록상표권에 대한 침해 책임이 면제된다고 보기 어렵습니다."
"아울러 본 상표권자 측 선행상표가 2013년에 이미 출원·등록되어 있었고, 후행 상표를 출원하는 과정에서는 선행상표 검색 및 등록가능성 검토가 통상적으로 이루어지는 점을 고려하면,
제조사 또는 관련 출원인 측이 본 상표권자 측 선행상표의 존재를 인지하였거나, 최소한 이를 확인할 수 있었음에도 유사 표장을 채택·사용하였을 가능성을 배제하기 어렵습니다."

'에이블비' 상표는 저희가 독자적으로 만들지 않았으며, 저희포함 5군데 정도 거래처와 만든 상표권이며 에이블비 출원은 제 명의로 만들지 않았습니다. 이에따른 혹시 법적 조치를 받을 수 있을까요?
벌금 또한 금액대가 궁금합니다. 감사합니다.

도형욱 변호사 · Answer

질문자님의 사안은 우선 상대 측이 등록한 상표권인 "에이블"과 질문자님께서 사용 중인 상표권인 "에이블비"가 동일한 지정 품목에 해당하는 상표권인지 여부 및 같은 업종 즉, 화장품, 샴푸, 린스 등의 제품을 판매함에 있어 사용하는 상표권인지 여부 등을 체크해보아야 합니다.

만일 동일한 지정 품목 및 동종업계에서 사용하는 상표권이 맞다면, "에이블"과 "에이블비"는 혼동 가능성이 있어 보여 상표권 침해 문제가 발생할 여지가 큽니다.

따라서 위와 같은 과정을 거쳐 상표권 침해에 해당한다고 판단된다면, 지금이라도 즉시 제품에 대한 판매행위를 중단해야 민, 형사상 책임을 지지 않을 가능성도 존재할 수 있습니다.
(상대 측에서 보낸 내용증명을 보더라도 지금부터라도 질문자님의 고의성을 배제할 수 없도록 "본 상표권자 측 선행상표의 존재를 인지하였거나, 최소한 이를 확인할 수 있었음에도 유사 표장을 채택·사용하였을 가능성을 배제하기 어렵습니다"라는 문구를 넣어 내용증명을 발송한 것입니다)

또한, 질문자님께서 즉시 제품에 대한 판매행위를 중단하신다면  법원에서는 특허청의 심사를 통해 상표권이 적법하게 등록된 것에 대하여 고의 또는 과실을 통한 침해행위로 인정하는 경우는 드물기 때문에 질문자님께서 상대 측의 선행 상표권을 확인하였음에도 계속적으로 판매한 사실 등의 특별한 사정을 상대 측에서 입증하지 못한다면 민, 형사상 책임도 지지 않을 가능성도 충분히 존재합니다.

이처럼 현 상황에서 추후 조치를 어떻게 하느냐에 따라 질문자님께서 민, 형사상 책임을 질 수도 있고 지지 않을 수도 있는 상황이므로, 상담을 통해 빠르게 조치하실 것을 권유 드립니다.

이상과 같이 답변 드리니 참고하시기 바라며, 잘 해결되시기 바랍니다.

권오훈 변호사 · Answer

상표권 분쟁에서 선행 권리자의 이의제기와 법적 조치 예고는 매우 심각한 상황입니다. 귀사의 2016년 상표등록에 대해 2013년 등록자가 선행 권리를 주장하고 있으며, 특히 대법원 판례까지 제시하며 법적 조치를 예고한 상황에서는 즉각적인 법적 검토와 대응 전략 수립이 필수적입니다.

핵심은 '에이블비'와 '에이블', 'Able' 상표 간의 동일성 또는 유사성 판단입니다. 상표권자가 제시한 대법원 판례가 어떤 내용인지, 그리고 귀사의 상표가 실제로 선행 권리와 충돌하는지를 정확히 분석해야 합니다. 만약 귀사의 상표 등록이 부정당할 사유가 있다면, 상표청의 이의심사 단계에서 이를 저지할 수 있는 대응이 필요합니다. 또한 이미 등록되어 판매 중인 제품의 경우, 상표권 침해 금지 청구와 손해배상 청구로 이어질 가능성도 고려해야 합니다.

중요한 점은 선행 권리자의 법적 조치가 구체화되기 전에 선제적 대응이 매우 효과적이라는 것입니다. 현 단계에서 할 수 있는 조치는 여러 가지가 있습니다. 상표청에 대한 무효심판 청구권 검토, 귀사 상표의 유효성을 뒷받침하는 증거 수집, 혹은 상표권자와의 협상을 통한 사전 합의 추진 등이 모두 고려 대상입니다. 특히 현재 판매 중인 상품과 기 확보한 시장 점유를 보호하는 것도 중요합니다.

또한 법무법인의 이의제기와 법적 조치 예고라는 것이 정확히 어떤 절차를 의미하는지, 그리고 귀사가 응할 수 있는 이의심사 기간은 언제까지인지를 파악해야 합니다. 상표권 분쟁은 초기 대응이 결과를 크게 좌우합니다. 차앤권 법률사무소는 상표권 침해 여부 판단, 귀사 상표의 유효성 방어, 상표청 절차 진행 및 대리, 나아가 선행 권리자와의 협상 중개 등을 통해 귀사의 지적재산권을 효과적으로 보호해 드릴 수 있습니다.

차앤권 법률사무소

허훈무 변호사 · Answer

안녕하세요 허훈무 변호사입니다. 공들여 키워온 브랜드가 상표권 분쟁에 휘말려 무척 당혹스럽고 걱정이 크실 것 같습니다. 상표권은 먼저 등록한 사람의 권리가 우선되기에 선등록 상표권자와의 유사성 문제는 사업 운영에 있어 매우 중대한 사안입니다.

우선 귀하의 명의로 출원하지 않았더라도, 해당 상표를 사용하여 상품을 판매하고 수익을 얻었다면 상표법 위반에 따른 법적 책임에서 완전히 자유롭기는 어렵습니다. 상대측 주장처럼 대법원은 후등록 상표가 있더라도 선등록 상표와 유사하다면 침해를 인정하는 추세입니다. 상표법 위반 시 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있으며, 실무상 초범이고 고의성이 낮다면 매출액 규모에 따라 수백만 원 단위의 벌금이 부과되는 경우가 많습니다.

다만, 상표의 유사성 여부는 외관, 칭호, 관념을 종합적으로 판단해야 하므로 '에이블비'와 '에이블'이 실제 소비자에게 혼동을 줄 정도인지 면밀히 따져보아야 합니다. 만약 침해가 명백하다면 신속하게 판매를 중단하고 상대방과 원만히 합의하여 형사 처벌 및 민사상 손해배상 리스크를 줄여야 합니다.

저는 다양한 상표권 분쟁에서 의뢰인의 사업권을 보호하고 최적의 합의를 이끌어낸 경험이 풍부합니다. 개별 사안은 상세한 상표 검토가 필수적이므로 변호사와의 심층 상담을 통해 불이익을 최소화하시길 권합니다. 저의 로톡 프로필을 방문하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다. 언제든지 편하게 문의주세요.

한대섭 변호사 · Answer

1. 상대방이 2013년에 에이블이라는 상표를 먼저 출원하여 등록했고, 귀하 측이 사용한 에이블비가 지정상품인 화장품이나 샴푸 분야에서 소비자로 하여금 출처의 혼동을 일으킬 만큼 유사하다고 판단된다면, 민사상 손해배상 책임이나 사용 금지 청구를 당할 위험이 존재합니다. 비록 상표 등록을 귀하 명의로 하지 않았더라도, 해당 상표가 부착된 제품을 실제로 유통하고 판매하여 수익을 얻었다면 사용자에 해당하므로 법적 책임에서 완전히 자유롭기는 어렵습니다.

2. 하지만 상표법 제230조에 따른 형사 처벌이나 최대 1억원의 벌금형은 쉽게 성립하지 않습니다. 형벌을 가하려면 타인의 권리를 침해한다는 사실을 명확히 알면서도 도용했다는 고의성이 입증되어야 합니다. 귀하께서는 5곳의 거래처와 협업하는 과정에서 특허청에 정상적으로 등록된 상표를 믿고 사용했을 뿐, 타인의 선행 상표를 훔쳐 쓸 의도는 없었습니다. 따라서 상대방의 존재를 인지하지 못했다는 정황을 소명하면 범죄의 고의성이 조각되어 형사적인 벌금 처벌을 피하실 수 있습니다.

3. 상대방 법률사무소의 1차적인 목적은 판매 중단과 합의금 요구에 있습니다. 내용증명을 무시하면 고의성을 인정하는 결과가 될 수 있으므로, 해당 브랜드의 온오프라인 판매와 광고를 일시적으로 중단하시고 재고를 파악하시기 바랍니다. 이후 고의가 없었음을 소명하는 공식 답변서를 회신하여 원만하게 사안을 종결지으시기를 권해드립니다.

정덕 변호사 · Answer

안녕하세요, 정덕 변호사입니다. 정성껏 거래 관계를 쌓아 오시던 중 갑작스럽게 상표권 침해 주장과 벌금 우려까지 전해 들으셔서 매우 당황스러우셨을 것 같습니다. 사안은 민사적 침해 책임과 형사적 처벌 가능성을 나누어 살펴보아야 합니다. 우선 상표권 침해는 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을, 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하여 출처 혼동을 일으킬 때 성립합니다. 의뢰인의 경우 후행 등록상표권자이며 표장과 상품군이 선등록상표와 유사하다면, 선등록권자와의 권리 충돌 자체는 발생할 수 있습니다. 다만 후행 등록이 무효 심결로 확정되기 전까지는 적법한 권리로 보호되며, 단지 OEM 의뢰 후 화장품을 유통한 사정만으로 곧바로 침해의 고의가 추정되지는 않습니다. 또한 제조사가 별도 출원·등록한 표장이고 의뢰인이 직접 상표를 만들지 않은 점, 거래처 5곳 정도에 한정 유통한 점은 침해 인식과 주의의무 위반 여부를 판단할 때 유리한 정황입니다. 상표법 위반죄는 침해의 고의가 인정되어야 하며, 단순 과실만으로는 형사 처벌이 어렵습니다. 따라서 무효심판, 권리범위확인심판 청구와 함께 침해 부인 의견서를 신중히 준비하시는 전략이 효과적입니다. 저희 법무법인 게이트는 상표권 분쟁을 다수 다루어 온 경험이 있습니다. 저의 로톡 프로필을 방문하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다. 언제든지 편하게 문의해 주세요.

이푸름 변호사 · Answer

안녕하세요, 이푸름 법률사무소의 이푸름 변호사입니다. 우선 결론부터 말씀드리면, 질문자님은 실제 판매 및 사용 주체로 평가될 가능성이 있어 상표권 침해 주장 대상이 될 수 있습니다. 다만 현재 단계는 바로 형사처벌이 확정된 상황은 아니며, 실제 상표 유사성·사용 구조·고의성 여부에 따라 책임 범위는 달라질 수 있습니다.

설명해 주신 상황을 보면 질문자님은 거래처들과 함께 “에이블비” 상표를 사용하여 샴푸와 린스 등을 OEM 방식으로 제조·판매해 온 것으로 보입니다. 이후 “에이블” 및 “Able” 선등록 상표권자 측 법률사무소로부터 경고성 연락을 받았고, 상대방은 자신들의 상표가 2013년 선등록되었으며 “에이블비” 사용이 선행 상표권 침해에 해당할 수 있다는 취지로 주장하고 있는 상황으로 이해됩니다.

이 사안의 핵심 쟁점을 보면 “에이블”과 “에이블비”가 소비자 입장에서 혼동될 정도로 유사한지가 중요합니다. 상표는 외관, 호칭, 관념을 종합적으로 판단합니다. 특히 화장품류처럼 동일하거나 유사한 상품군에서 사용되었다면 침해 판단 가능성이 높아질 수 있습니다. 또한 최근에는 후행 등록상표가 존재하더라도 선행 상표와 충돌하면 침해 책임이 인정되는 사례가 있습니다. 질문자님 명의로 상표를 출원하지 않았더라도 실제 판매와 광고를 했다면 사용자 책임이 문제될 수 있습니다. 다만 초범이고 고의성이 약한 경우에는 실제 처벌 수위가 조정되는 경우도 많습니다.

향후 대응 방향을 말씀드리면, 우선 상대방 주장에 바로 인정하거나 임의 합의하지 마시고 선등록 상표의 지정상품, 등록 범위, 실제 사용 상품군을 먼저 확인하셔야 합니다. 또한 공동 운영 구조, OEM 계약 내용, 판매 주체 및 매출 규모 자료를 정리하는 것이 중요합니다. 이푸름 법률사무소에서는 상표권 침해 경고장 검토, 답변서 작성, 형사 고소 대응 및 손해배상 협상까지 함께 조력하고 있습니다. 감사합니다.

김정현 변호사 · Answer

선임을 절대 강요하지 않는 변호사 김정현입니다.

연락 받으시고 많이 놀라셨을 것 같네요.

이미 상표 등록까지 되어 있고 실제 판매도 해오셨는데 갑자기 법적 조치 얘기 나오면 누구나 무섭고 두렵기 마련입니다.

다만 적어주신 내용을 보니 지금 단계는 아직 경고 수준에 가까운 상태로 보입니다.

현재는 선등록 상표와 실제로 얼마나 유사하게 보이는지, 소비자가 혼동할 가능성이 있는지를 따져봐야 합니다.

질문자님 명의로 출원한 게 아니더라도 실제 사용·판매를 했다면 사용자 책임 문제는 일부 생길 수 있어 보입니다.

다만 상표를 누가 만들었고, 누가 출원했고, 실제 운영 구조가 어땠는지는 책임 범위에 영향을 줄 수 있겠는데요.

형사까지 바로 가는 경우는 흔하진 않고 보통은 판매중지 요구나 손해배상 협의부터 시작하는 경우가 많습니다.

벌금도 바로 정해지는 구조는 아니니 과한 걱정은 접어두셔도 좋습니다.

지금은 상대방 연락에 바로 인정하거나 대응하지 마시고 현재 등록된 상표 범위, 실제 사용 상품군, 공동 진행 구조를 먼저 정리해서 법적 검토를 한 번 받아보시는 게 필요합니다.

필요 없는 불안감까지 감수하지 마시고 한번 서류를 놓고 따져보십시오.

생각보다 간단하게 끝나는 케이스도 정말 많습니다.

정진열 변호사 · Answer

주신 내용을 바탕으로 의견드리겠습니다.

1. 상표권 침해 여부 (에이블 vs 에이블비)
 상표권 침해는 두 상표의 '외관, 호칭, 관념'을 종합적으로 봅니다. '에이블(Able)'과 '에이블비(Able-B)'는 호칭과 외관에서  유사하다고 판단될 가능성이 있어 보입니다. 같은 화장품(샴푸 등) 분류라면 혼동의 여지가 큽니다.
등록상표의 항변: 과거에는 내 상표도 등록되어 있으면 침해가 아니라고 했으나, 최근 대법원 판례는 내 상표가 등록되어 있더라도 먼저 등록된 남의 상표와 유사하다면 침해가 될 수 있다고 판결하고 있습니다. 상대방이 이 점을 정확히 짚고 공격하는 것입니다.

2. 본인의 법적 책임 (판매자로서의 책임)
상표권자가 아니어도 책임이 있습니다. 상표법상 상표권 침해는 제조뿐만 아니라 양도(판매), 전시, 수출입 행위 모두를 포함합니다.
공동 책임: 비록 상표 출원인이 본인 명의가 아니더라도, 그 상표를 부착한 제품을 실제 판매하여 수익을 올리고 있다면 침해 행위의 주체가 됩니다.
 제조사(본코스메틱)와 상표권자, 그리고 질문자님 같은 판매자가 연대하여 책임을 질 수 있습니다.

3. 벌금 및 손해배상 규모
 고의성이 인정될 경우 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 초범이고 규모가 크지 않다면 수백만 원 단위의 벌금이 나오는 경우가 많으나, 상대방이 합의를 종용하는 수단으로 활용합니다.
손해배상: 상대방이 입은 손해액이나 질문자님이 얻은 이익액을 기준으로 산정합니다.

4.  상대방의“에이블/ABLE”의 ​정확한 등록번호, 지정상품(류), 권리범위​를 확보하셔야 합니다(샴푸/린스/화장품이 포함되는지). 귀하 “에이블비”의 ​등록/출원 상태, 지정상품, 실제 사용 주체(판매자 계정, 사업자명, 광고 주체), OEM 계약서상 표장 사용 책임 조항​을 정리하시는 것이 중요합니다. 샴푸·린스 등 화장품류에서 “에이블비”가 거래상 “에이블”로 약칭·호칭될 여지, 또는 “비(B)”의 식별력이 있는지 검토가 중요합니다.