사건 개요

한 출원인이 '연료 전지용 막-전극-단위 조절 방법'에 대한 특허를 신청했어요. 하지만 특허청 심사관은 특허청구범위에 기재된 ‘바람직하게는’이라는 표현이 발명의 범위를 불명확하게 만든다는 이유로 거절 결정을 내렸어요. 출원인은 이에 불복하여 특허심판원에 심판을 청구했으나 기각되자, 법원에 심결 취소 소송을 제기하며 긴 법적 다툼이 시작되었어요.

청구인(원고)의 입장

출원인은 ‘바람직하게는’이라는 표현이 해당 기술 분야에서 통상적으로 사용되는 용어라고 주장했어요. 관련 기술에 대한 지식이 있는 사람이라면, 이 표현이 더 넓은 범위의 기술 중 하나의 좋은 예를 제시하는 것임을 쉽게 이해할 수 있다고 항변했어요. 따라서 발명의 내용이 불명확하지 않으며, 특허 등록 거절은 부당하다고 맞섰어요.

피고(행정청)의 입장

특허청은 ‘바람직하게는’이라는 표현이 특허 권리 범위를 이중으로 한정하는 결과를 낳는다고 반박했어요. 이로 인해 보호받고자 하는 기술의 범위가 넓은 개념인지, 아니면 ‘바람직하게는’ 뒤에 나오는 좁은 개념인지 명확하지 않게 된다고 지적했어요. 이는 특허법이 요구하는 ‘명확하고 간결한 기재’ 요건을 위반한 것이므로 거절 결정이 정당하다고 주장했어요.

법원의 판단 (상·하급심)

1심 격인 특허법원은 출원인의 손을 들어주었어요. 해당 기술 분야의 통상의 기술자라면 그 의미를 충분히 이해할 수 있고, 권리 범위가 이중으로 한정된다고 보기는 어렵다고 판단했어요. 하지만 대법원의 판단은 달랐어요. 대법원은 특허청구범위의 기재는 관점에 따라 다르게 해석될 여지가 없어야 하며, ‘바람직하게는’과 같은 표현은 발명의 범위를 불명확하게 해 분쟁의 소지를 남길 수 있다고 보았어요. 결국 대법원은 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈고, 파기환송심에서는 대법원의 취지에 따라 특허청의 거절 결정이 적법하다고 판결했어요.

법적 포인트

이 사건의 핵심은 특허법 제42조 제4항 제2호가 규정하는 ‘특허청구범위의 명확성 원칙’이에요. 특허권의 보호 범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해지므로, 그 내용은 누가 보아도 명확해야 해요. 대법원은 ‘바람직하게는’과 같은 표현이 다양한 해석의 가능성을 열어두어 권리 범위를 모호하게 만들 수 있다고 판단했어요. 따라서 특허 출원 시에는 발명의 보호 범위를 특정할 때 오해의 소지가 없는 명확한 용어를 사용해야 한다는 점을 명백히 한 판결이에요.

나의 사건과 유사할까?

• 특허 출원 명세서에 ‘바람직하게는’, ‘예를 들어’ 등 예시적인 표현을 사용한 적 있다.
• 특허청으로부터 청구항 기재가 불명확하다는 이유로 의견제출통지를 받은 상황이다.
• 권리 범위가 넓게 또는 좁게 해석될 수 있는 용어를 사용하여 특허를 신청했다.
• 심사관이 지적한 불명확한 기재를 수정하지 않고 심판 또는 소송을 진행 중이다.

체크리스트 중 여러 항목에 해당된다면 이 사건과 유사한 상황일 수 있으며, 특히 특허청구범위의 명확성 원칙이 주요 법적 쟁점이 될 수 있어요.